CE-11001-03-24-000-2005-00094-01-2010

COTEJO MARCARIO – Entre la marca FALCONIL y el signo FALCON / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia respecto del signo FALCON al existir similitud y riesgo de confusión con la marca FALCONIL El resultado es que ambas marcas en su estructura ortográfica o visual pueden generar riesgo de confusión, dadas sus significativas semejanzas. […] Se evidencia sin dificultad alguna que la marca “FALCON”, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª, guarda una estrecha semejanza en la escritura (comparación visual), con la marca registrada “FALCONIL”, para distinguir productos de la misma clase, ya que el impacto visual que presenta es suficiente para determinar que existe riesgo de confusión, que genera a error al consumidor en el momento de seleccionarlas o en la adquisición de los productos que ellas distinguen, así como riesgo de asociación, en cuanto al origen empresarial de las mismas, pues la coincidencia en sus seis primeras letras hace evocar en la mente del consumidor, que los productos con la marca “FALCON” proceden del titular de la marca “FALCONIL”, previamente registrada. Además, se observa que la marca “FALCON”, se encuentra subsumida o hace parte de la marca registrada y, la partícula IL de esta última, no es suficiente para endilgar que exista mayor diferencia. De modo que al haber semejanzas significativas y, por ende, riesgo de confusión entre ambas marcas, se considera que éstas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que las mismas distinguen los mismos productos de la clase 5ª de la Clasificación

Internacional de Niza, y que se tratan de marcas farmacéuticas, en las que debe evitarse que el público consumidor incurra en confusión entre los productos, pues de generarse error, éste podría tener graves repercusiones en la salud de las personas. […] Lo anterior, constituyen razones más que suficientes para determinar la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad, tal como lo señala el Tribunal Andino a folio 236. Sumado a ello, que la palpable conexión competitiva, al distinguir ambas marcas los mismos productos, infiere en que sus canales de distribución sean idénticos, y su publicidad se realice mediante iguales medios de comunicación, lo cual contribuye con mayor fuerza en la generación de los riesgos de confusión y de asociación.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Alcon Inc., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, demandó las Resoluciones Números 18704 de 6 de agosto de 2004 y 24475 de 30 de septiembre de 2004, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de la marca denominativa “FALCON” a favor de la sociedad Alcon Inc, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

La Sala negó las suplicas de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de febrero de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00094-01

Actor: ALCON INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad ALCON INC., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 18704 de 6 de agosto de 2004 y 24475 de 30 de septiembre de 2004, expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 26716 de 27 de octubre de 2004, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por las cuales se negó el registro de la marca denominativa “FALCON” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de

la Clasificación Internacional de Niza. Que a título de restablecimiento del derecho se conceda el registro de la marca “FALCON” a la sociedad ALCON INC. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. El 30 de septiembre de 2003 la sociedad ALCON INC. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca denominativa “FALCON” para distinguir una línea de preparaciones farmacéuticas y otorrinolaringológicas, productos comprendidos en

la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza que se tramitó bajo el expediente radicado con el núm. 03 86760. I.1.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 534 de 28 de noviembre de 2003. Aduce que no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro de la marca. I.1.3. Mediante Resolución núm. 18704 de 6 de agosto de 2004, la División de Signos Distintivos negó el registro de la marca “FALCON” para la clase 5ª, al considerar que era confundible con la marca denominativa “FALCONIL” registrada con anterioridad, para distinguir productos de la misma clase. I.1.4. Por Resolución 24475 de 30 de septiembre de 2004, se confirmó la decisión contenida en la Resolución 18704 de 6 de agosto de 2004, expedida por la División de Signos Distintivos. I.1.5. Mediante Resolución 26716 de 27 de octubre de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 13 de la Constitución Política y 3º inciso 6º del C.C.A. I.2.1. Aduce que se violó el artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que la marca “FALCON” cumple con todos los requisitos que la ley marcaria exige para que una

expresión sea registrada como tal, además que esta es de características especiales que cumple con el requisito de distintividad, puesto que se puede diferenciar perfectamente de las demás marcas registradas para este tipo de productos. Afirma que desde los puntos de vista gráfico y fonético de las marcas “FALCON” (solicitada) y “FALCONIL” (registrada) no existe similitud y, por consiguiente, no generan confusión. Agrega que fonéticamente son más disímiles lo cual se puede demostrar pronunciando las dos palabras en forma sucesiva y notando que el sonido que estas dos producen en el oído humano es completamente diferente, lo que indica que las marcas pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores. I.2.2. Que se violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al ser aplicada indebidamente por la Administración, ya que la marca “FALCON” de la actora no induce a confusión o asociación a los consumidores, parámetros que no se cumplen en este caso como se demostró. Además que las marcas en conflicto, si bien están orientadas a proteger producto de la clase 5ª, los productos que distinguen son diferentes y, por tanto, los consumidores y los canales de distribución son distintos. Mientras el signo de la actora está orientado a distinguir productos farmacéuticos y otorrinolaringológicos, la marca “FALCONIL” registrada protege productos farmacéuticos en general. I.2.3. Sostiene que se violó el artículo 13 de la Constitución Política, toda vez que la Administración no tuvo en cuenta que la marca solicitada “es una invención fantástica de características especiales dentro de las cuales encontramos la de

distintividad frente a las demás marcas registradas para este tipo de productos, y por este motivo debe proceder al conceder la marca aquí solicitada, así como ha concedido a otros titulares marcas que cumplen con las mismas condiciones…” (folio 66). Agrega que viene comercializando la marca “ALCON”, desde hace muchos años, por lo tanto el comprador, tiende a identificar la expresión “FALCON”, con la citada marca y su nombre comercial. I.2.3. Que se violó el inciso 6º del artículo 3º del C.C.A., toda vez la Administración al resolver este caso, no fue imparcial, pues es claro que las marcas son diferentes y pueden coexistir en el mercado. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Aduce que al realizar el examen de los signos en conflicto “FALCON” y “FALCONIL” se deduce que son confundibles, ya que existen similitudes en los aspectos gráfico y fonético, concluyendo que su coexistencia sería capaz de generar confusión en el público consumidor. Así mismo, que los productos que pretende distinguir con el signo solicitado están comprendidos por la marca registrada, ambos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca, si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. “SEGUNDO: No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. “TERCERO: El examinador deberá al momento de evaluar la solicitud del registro de una marca, seguir las reglas establecidas para el cotejo de los signos que la doctrina y la jurisprudencia han establecido y, de esta manera, evitar cualquier riesgo de confusión.

“CUARTO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial Nº 142-IP-2006, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486. DECISIÓN 486 “(…) “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinaciones de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en

el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(…)”. El Tribunal Andino señala que la marca se define como un bien inmaterial que permite identificar los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Igualmente, indica que es importante establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si tales entidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión o asociación entre los consumidores. De acuerdo con lo anterior, es preciso entrar a analizar los diferentes ámbitos de similitud o identidad que pueden presentarse entre los signos en conflicto. En cuanto a la identidad o similitud ortográfica, el Tribunal Andino señala que esta “existe por la semejanza de las letras…en lo que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden” (folio 231). En el caso sub examine, las denominaciones de las marcas en conflicto se encuentran estructuradas de la siguiente forma: Marca registrada Marca solicitada “FALCONIL” “FALCON” “FALCONIL”: contiene 8 letras, 3 vocales, 5 consonantes, 3 sílabas, la raíz FAL y

la terminación IL. “FALCON”: contiene 6 letras, 2 vocales, 4 consonantes, 2 sílabas, la raíz FAL y la terminación CON: Número de letras: FALCONIL: 8

Número de letras: FALCON: 6

Número de vocales: FALCONIL: A-0-I 3

Número de vocales: FALCON: A-O 2

Número de consonantes: FALCONIL: F-L-C-N-L 5

Número de consonantes: FALCON: F-L-C-N 4

Número de sílabas: FALCONIL: FAL CO NIL 3

Número de sílabas: FALCON : FAL CON 2

Entre ambas marcas se observa que coinciden las seis primeras letras, y las dos primeras vocales A y O ubicadas en el mismo orden: FALCONIL - FALCON Referente a la similitud fonética, el Tribunal, señala: “se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, debe tomarse en cuenta las particularidades de cada caso” (folio 231).

FALCONIL: Contiene la raíz FAL, la terminación IL. Respecto a la sílaba tónica, dado a que es una marca denominada de fantasía, por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, es difícil determinarla, más aún, cuando ninguna de las partes hace referencia a su acento prosódico.

FALCON: Contiene la raíz FAL, la terminación ON. Respecto a la sílaba tónica, merece igual comentario que el anotado en el acápite anterior.

En ambas marcas se observa que son idénticas sus raíces FAL, pero sus terminaciones IL – ON, son diferentes, veamos:

RAÍZ: FALCONIL: FAL

RAÍZ: FALCON: FAL

TERMINACIÓN: FALCONIL: IL TERMINACIÓN: FALCON: ON En cuanto a la similitud ideológica, sostiene el citado Tribunal: “…se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante” (folio

231). La marca de la actora “FALCON” respecto a “FALCONIL”, registrada, por no ser parte del lenguaje común y corriente, conceptualmente, no tiene relevancia alguna. Así las cosas, el resultado es que ambas marcas en su estructura ortográfica o visual pueden generar riesgo de confusión, dadas sus significativas semejanzas, veamos: FALCONIL-FALCON FALCONIL-FALCON FALCONIL-FALCON FALCONILFALCON FALCONIL-FALCON FALCONIL-FALCON FALCONIL-FALCON Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca “FALCON”, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª, guarda una estrecha semejanza en la escritura (comparación visual), con la marca registrada “FALCONIL”, para distinguir productos de la misma clase, ya que el impacto visual que presenta es suficiente para determinar que existe riesgo de confusión, que genera a error al consumidor en el momento de seleccionarlas o en la adquisición de los productos que ellas distinguen, así como riesgo de asociación, en cuanto al origen empresarial de las mismas, pues la coincidencia en sus seis

primeras letras hace evocar en la mente del consumidor, que los productos con la marca “FALCON” proceden del titular de la marca “FALCONIL”, previamente registrada. Además, se observa que la marca “FALCON”, se encuentra subsumida o hace parte de la marca registrada y, la partícula IL de esta última, no es suficiente para endilgar que exista mayor diferencia. De modo que al haber semejanzas significativas y, por ende, riesgo de confusión entre ambas marcas, se considera que éstas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, máxime si se tiene en cuenta que las mismas distinguen los mismos productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, y que se tratan de marcas farmacéuticas, en las que debe evitarse que el público consumidor incurra en confusión entre los productos, pues de generarse error, éste podría tener graves repercusiones en la salud de las personas. En este sentido, sostiene el Tribunal Andino lo siguiente: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas” (folio 234).

Agrega: “(…) al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el

consumidor incurre en error al solicitar el producto…” (folios 235 y 236). Lo anterior, constituyen razones más que suficientes para determinar la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad, tal como lo señala el Tribunal Andino a folio 236. Sumado a ello, que la palpable conexión competitiva, al distinguir ambas marcas los mismos productos, infiere en que sus canales de distribución sean idénticos, y su publicidad se realice mediante iguales medios de comunicación, lo cual contribuye con mayor fuerza en la generación de los riesgos de confusión y de asociación. En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 18 de febrero de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO