CE-11001-03-24-000-2005-00105-01-2011

MARCA FARMACEUTICA - Rigurosidad del examen de registrabilidad / MARCAS FARMACEUTICAS - Confusión marcaria pone en riesgo salud humana / MARCAS FARMACEUTICAS - Exclusión en el cotejo del prefijo de uso común Por tratarse de la confrontación de dos marcas que amparan o distinguen productos farmacéuticos, su escrutinio debe ser particularmente prolijo, estricto y minucioso, si se tiene en cuenta que la ingesta equivocada de medicamentos puede llegar a acarrear graves y hasta funestas consecuencias en la salud de los consumidores. Por lo anterior, la exclusividad de uso que deriva del registro de una marca farmacéutica, descarta por completo la posibilidad de que ciertas partículas, prefijos o sufijos de carácter común, necesario o usual y que pertenecen al dominio publico, puedan ser monopolizadas por un titular marcario, pues es claro que su inclusión dentro de la estructura de una marca farmacéutica, contribuye a evocar las características y el principio activo del producto, así como el tipo de patologías en las cuales su consumo es recomendado o contraindicado. Por regla general y de conformidad con la doctrina comunitaria, cuando las marcas enfrentadas contienen partículas de uso general, el análisis debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos a comparar, de tal suerte que el todo prevalezca sobre las partes componentes. Aún así, en tratándose del cotejo de marcas farmacéuticas el examen debe concentrarse fundamentalmente en aquellas partículas o elementos diferentes que integran el signo. (…) En

consonancia con los anteriores comentarios, la Sala considera que en tratándose de marcas farmacéuticas en cuya estructura se emplean prefijos, sufijos, raíces o desinencias que actúan como partículas evocativas de los productos que ellas amparan, (verbigracia, OPTI, DERMA, NEURO, etc.), resulta procedente su registro, siempre y cuando contengan elementos adicionales que contribuyan a su distintividad. A contrario sensu, no son registrables las marcas farmacéuticas que contengan expresiones de uso común, cuya naturaleza no sea propia de esos productos, en razón de que, como ya se dijo, la jurisprudencia comunitaria exige un mayor rigor en el registro de esas marcas, por estar de por medio la salud publica. Además de lo expuesto, en providencias anteriores la Sala ha reconocido que un gran numero de pacientes en Colombia, aún siendo neófitos en el campo de las ciencias de la salud, tienen el muy difundido hábito de automedicarse, razón por la cual se hace necesario extremar el rigor en el registro de las marcas farmacéuticas para evitar eventuales riesgos de confusión en los consumidores. En ese orden de ideas, las partículas de uso común que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ya que en estos casos es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que lo integra.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 30484 DE 2003 (29 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCIÓN 4152 DE 2004 (26 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCIÓN 27533 DE 2004 (29 de

octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) NOTA DE RELATORIA: Sobre el análisis de marcas que amparan productos farmacéuticos sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 27 de abril de 2006, Radicado 7145, M.P. Camilo Arciniegas Andrade; del 11 de mayo de 2006, Radicado 8429, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón; del 16 de noviembre de 2006, Radicado 266, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; del 10 de mayo de 2007, Radicado 255, M.P. Camilo Arciniegas Andrade; del 14 de junio de 2007, Radicado 231, M.P. Martha Sofía Sanz Tobón; del 30 de agosto de 2007, Radicado 185, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno; del 13 de septiembre de 2007, Radicado 349, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; del 13 de septiembre de 2007, Radicado 236, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno; del 15 de noviembre de 2007, Radicado 269, M.P. Camilo Arciniegas Andrade; del 24 de enero de 2008, Radicado 105, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y del 7 de febrero de 2008, Radicado 182, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno. DINE - Expresión de uso común en marcas farmacéuticas / MARCA ISODINE Y MARCA YODODINE - Cotejo / PRODUCTOS FARMACEUTICOS - Prefijo DINE no debe entrar en el cotejo / SIGNO YODODINE - Está conformada por dos

expresiones de uso común La partícula DINE, como bien lo anota la sociedad que actúa como tercero interviniente, es una expresión de uso común. En efecto, son múltiples las marcas farmacéuticas que la emplean, entre las cuales se pueden citar Nadine, Servinadine, Sellodine, Skidine, Freedine, Omadine, Neodine, Branterfedine, Bactrodine, Povidine, Presadine, Virudine, Baccidine, Hydrodine, Ntisedine, Omadine, Metodine, Betaiodine, Hexomedine, Hapadine, Desidine MK, Azulfidine, Ilomedine, Iopidine, Doxidine, Alerdine, Alvodine y Azulfidine, entre otras marcas. La partícula DINE no es pues apropiable con carácter exclusivo, lo cual explica que haya sido comúnmente empleada en la formación de las marcas farmacéuticas antes relacionadas. Por lo expuesto, la empresa demandante, como titular que es de la marca ISODINE, debe soportar la existencia de otras marcas que la empleen a manera de prefijo o de sufijo, a condición de que el conjunto resultante de su combinación con otros elementos sea novedoso, original y diferenciable de las marcas ya registradas. Por lo anterior, el titular de la marca ISODINE no puede impedir la inclusión de dicho sufijo en la marca YODODINE ni en otros signos farmacéuticos de terceros. La marca cuestionada, por su parte, además de contener la desinencia antes comentada, utiliza como raíz la palabra YODO, expresión que corresponde al principio activo del producto farmacéutico identificado con la marca YODODINE. Si se revisa la información que obra tanto

en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio como en el expediente, se advierte que el sufijo YODO es igualmente de uso común, por estar contenida en diferentes marcas de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional, entre la cuales se pueden relacionar las siguientes: Yodoclin, Yododine, Yodofam, Yodofox, Yodogel, Yodogen, Yodogroz, Yodol, Yodoland T.M., Yodolito, Yodoloratio, Yodomax, Yodonova, Yodopin, Yodopovil, Yodoquif, Yodoquivet, Yodosalil, Yodosedan, Yodosept, Yodosilato, Yodosol. Por todo lo anterior no puede ser reivindicada en exclusiva por ninguno de los titulares de las marcas que la contienen. Resulta pertinente anotar además, que el signo Yododine, está conformado por dos expresiones de uso común YODO y DINE, que son débiles desde el punto de vista marcario. El conjunto marcario resultante de la conjunción de esos dos elementos en una sola palabra, es a juicio de la Sala totalmente distintivo y diferenciable de la marca opositora, desde el punto de vista estructural, ortográfico, fonético, visual y conceptual. Siguiendo las demás orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cotejo de las marcas YODODINE e ISODINE debe soslayar entonces el elemento común DINE y concentrarse en el cotejo de las partículas que son diferentes, representadas en este caso por las expresiones YODO e ISO. En ese orden de ideas, no es preciso realizar grandes disquisiciones para señalar que esos radicales son de suyo distintos y para colegir

que su presencia en las marcas enfrentadas les imprime distintividad.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 30484 DE 2003 (29 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCIÓN 4152 DE 2004 (26 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCIÓN 27533 DE 2004 (29 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre marcas ISODINE y YODODINE / PRODUCTOS FARMACEUTICOS - Prefijo DINE no debe entrar en el cotejo / MARCAS ISODINE Y YODODINE - Coexistencia de marcas débiles / SIGNO YODODINE - Es suficientemente distintivo Desde el punto de vista ortográfico y estructural, las marcas en conflicto presentan algunas diferencias. En efecto, mientras la expresión ISODINE está compuesta por siete (7) letras (3 consonantes y 4 vocales) y la palabra YODODINE lo está por ocho (8) letras (4 consonantes y 4 vocales) (…) Como bien se puede apreciar, la extensión de las palabras es diferente y las consonantes que se utilizan en su conformación, son parcialmente idénticas, siendo coincidentes en las letras D y N.

No obstante, éstas tienen una ubicación diferente (en la marca ISODINE las consonantes tienen una localización par -2-4-6y en la marca YODODINE tienen una localización impar -1-3-5-7-). En lo que concierne a las vocales, se puede

predicar prácticamente lo mismo, pues las dos expresiones coinciden en las vocales -O-I-E-. Sin embargo, son distintas en la primera de las vocales y, en las que coinciden, su ubicación también es distinta (en la marca ISODINE las vocales tienen una localización impar -1-3-5-7y en la marca YODODINE tienen una localización par -2-4-6-8-). En todo caso, las coincidencias consonánticas y vocálicas anotadas se diluyen y se tornan intrascendentes, como quiera que la desinencia DINE debe ser eliminada del cotejo. En cuanto al número de sílabas (…) ambas marcas están compuestas por cuatro (4) sílabas. A pesar de ello, si bien en ellas son idénticas las dos últimas, esa identidad no tiene ninguna relevancia en el análisis, por corresponder precisamente al elemento común DINE, que de acuerdo con la interpretación no puede ser tenido en cuenta en el análisis. Las dos sílabas iniciales son similares pero no iguales y no hay lugar a predicar que sean confundibles entre sí. De lo dicho hasta aquí se concluye, que las marcas en conflicto tienen algunas similitudes desde el punto de vista ortográfico y estructural, que no afectan para nada su carácter distintivo. Por otra parte, el hecho de utilicen raíces diferentes hace que el impacto visual sea distinto, pues lo cierto es que no es dable confundir la expresión ISO con la palabra YODO, tal como se expresa en los actos demandados. Ahora bien acudiendo al método de cotejo sucesivo se puede apreciar que el empleo de prefijos distintos le aporta una fuerza distintiva especial a las marcas, sin que el uso de la partícula común lleve a

entender que se trata de un mismo producto o se genere algún riesgo confusión o asociación. Del mismo modo y como resultado de la aplicación de los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial obrante en este proceso, se advierte que las expresiones YODODINE e ISODINE, apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva (y no simultánea) no producen ninguna impresión de semejanza o de relación, así ambas tengan marcada la sílaba tónica en la sílaba DI (…) En el plano conceptual, las expresiones YODODINE e ISODINE deben tenerse como marcas de fantasía, pues no aparecen en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. (…) Así las cosas, la Superintendencia de Industria y Comercio, al otorgar a la sociedad HEALTHCO LIMITED, el registro de la marca nominativa YODODINE para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional, se ajustó a los criterios de coexistencia de marcas débiles, pues como ya se dijo se trata de una marca lo suficientemente distintiva que no presenta riesgos de confusión o asociación con la marca ISODINE. Con arreglo a las ideas expuestas se concluye que las decisiones administrativas acusadas no contradicen la prohibición establecida en las disposiciones andinas.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 30484 DE 2003 (29 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCIÓN 4152 DE 2004 (26 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCIÓN 27533 DE 2004 (29 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00105-01

Actor: BOEHRINGER INGELHEIM S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la decisión 486 de la Comunidad Andina interpuso la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A., contra las siguientes resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio: la número 30484 del 29 de octubre de 2003 por medio de la cual se declararon infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades

LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA., AGRIBANDS PURINA COLOMBIA S.A. y BOEHRINGER INGELHEIM S.A. y se otorgó el registro de la marca YODODINE (nominativa), a nombre de la sociedad HEALTHCO LIMITED, para distinguir productos de clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; la 4152 del 26 de febrero de 2004 a través de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la demandante confirmando el primer acto administrativo, y la número 27533 del 29 de octubre de 2004 por el que se resolvió el recurso de alzada confirmando igualmente la

Resolución No. 30484 de 2003. I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad relativa ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.- Pretensiones. “2.1. Que se declare la nulidad de las siguientes decisiones de Superintendencia de Industria y Comercio: 2.1.1. Resolución número 30484 del 29 de octubre de 2003, mediante la cual, la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. y las oposiciones formuladas por LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA., y AGRIBRANDS PURINA COLOMBIA S.A., y otorgar el registro de la marca YODODINE para distinguir productos de la clase quinta (5ª) de la Clasificación Internacional de Niza. 2.1.2. Resolución número 04152 del 26 de febrero de 2004, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S,A, contra la Resolución No. 3.484 de 2003, confirmándola en todas sus partes y concediendo el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria. 2.1.3. Resolución número 027533 de 29 de octubre de 2004, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por BOEHRINGER INGELHEIM S.A. contra la Resolución No. 30484 de

2003, confirmándola y declarando agotada la vía gubernativa”1 2.- Fundamentos de hecho

1. El 6 de octubre de 1999, la sociedad HEALTHCO LIMITED, solicitó el registro de la marca YODODINE (nominativa), para identificar los productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Una vez publicada tal solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, las

sociedades BOEHRINGER INGELHEIM S.A., LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., LOBORATORIOS SYNTHESIS LTDA., Y AGRIBRANDS PURINA COLOMBIA S.A. presentaron oposición a la precitada solicitud de registro.

3. A través de la Resolución No. 30484 del 29 de octubre de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada las 1 Folio 74 de este Cuaderno. mentadas oposiciones y otorgó el registro de la marca solicitada a la sociedad

HEALTHCO LIMITED.

4. Contra dicha Resolución la sociedad actora. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación.

5. El primero de los recursos fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos por Resolución No. 4152 del 26 de febrero de 2004, mediante la cual se confirmó lo decidido en la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial quien mediante Resolución Nº. 027533 del 29 de octubre de 2004, resolvió confirmar la decisión objeto del citado recurso, quedando debidamente agotada la vía gubernativa. 3.- Normas violadas y concepto de la violación

La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues según su criterio, el registro de la marca YODODINE afecta indebidamente el derecho de uso exclusivo que ostenta la sociedad demandante sobre la expresión ISODINE, dejándose de aplicar lo preceptuado en el artículo 136 de la mencionada Decisión. Al ser el yodo una sustancia química que se emplea como principio activo en la elaboración de medicamentos antisépticos y desinfectantes, toda marca que utilice tal expresión debe ser considerada como débil por ser de carácter descriptivo, de conformidad con lo expresado en el Consejo de Estado (Expediente No. 3539, sentencia del 13 de noviembre de 1997). En tal orden de ideas, la fuerza distintiva de las marcas que contienen la palabra YODO, recae en los demás elementos que se adicionan al término YODO (Interpretación Prejudicial No. 25-IP-98). El examen o impresión de conjunto que se efectúa sobre las marcas ISODINE y YODODINE, permite advertir una evidente confusión visual o gráfica en la medida en que ambas marcas están conformadas por una sola expresión de cuatro sílabas. Si bien la primera está conformada por siete (7) y la segunda por ocho (8), se destaca que ambas tienen en común cinco (5) letras las cuales están colocadas exactamente en la misma posición. En suma, se advierte una similitud ortográfica entre las marcas ISODINE y YODODINE, al contener ambas la desinencia ODINE. Lo único que no reproduce la expresión YODODINE de la marca ISODINE, son las letras “IS”, las cuales se reemplazaron por la expresión “YOD”, que son de uso

común. En lo que hace a la similitud fonética afirmó que la identidad es palpable, pues en ambas la sílaba tónica es la penúltima (“DI”), motivo por el cual se puede afirmar que se trata de palabras graves. Esa similitud fonética también se deriva del hecho de que ambos signos tengan, como ya se dijo, la misma desinencia. Finalmente, en lo que respecta al punto de vista ideológico, se advierte que las expresiones comparadas no tienen un significado propio en idioma español. Por otra parte, se aduce que al realizar el cotejo de los signos de manera sucesiva y no simultánea, se puede apreciar el alto grado de confundibilidad que presentan entre sí. Los actos acusados, según su criterio, son demostrativos del alto grado de desprotección en que se encuentran los consumidores, al permitir la coexistencia en el mercado de marcas farmacéuticas tan similares como ISODINE y YODODINE, con lo cual se está poniendo en riesgo su salud. Todo ello aboga en favor de la anulación de los actos acusados, pues el consumidor medio, al no recordar o identificar de manera adecuada y precisa la marca del producto que requiere, puede acabar adquiriendo un producto equivocado, generándose un alto riesgo de confundibilidad. De igual modo, hizo hincapié en el hecho de que la marca controvertida reproduce la registrada casi en un noventa por ciento (90%). En cuanto a la violación del artículo 134 de la Decisión 486, considera que la misma se presenta por indebida aplicación de lo que allí se establece, haciendo consistir su trasgresión en que el signo cuya legalidad se cuestiona, no tiene la

suficiente fuerza distintiva suficiente para coexistir en el mercado con aquél del cual es titular la sociedad demandante. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso frontalmente a las pretensiones de la demanda, indicando que se trataba de dos signos denominativos pertenecientes a la clase 5ª, de cuyo cotejo no se desprende ningún riesgo de confusión. Si bien coinciden algunas letras, los elementos adicionales contribuyen a que se presente una clara diferenciación fonética y literal lo suficientemente distintiva, como para permitir la coexistencia pacífica de las marcas en el mercado. En aplicación de las reglas de cotejo que deben aplicarse para establecer la registrabilidad de las marcas farmacéuticas, es decir, operando de manera fraccionada y sin tener en cuenta el sufijo común ODINE, y atendiendo a la sílaba tónica DI, se desprende que aunque la marca solicitada está estructurada por 8 letras, diferenciándose en la raíz YOD, la estructura resultante resulta ser diferente en el plano fonético y visual. Por último señaló que si bien las marcas farmacéuticas en conflicto comparten la misma desinencia, lo realmente cierto y trascendente es que sus raíces no son semejantes, lo cual las hace diferentes. III.- INTERVENCIÓN DE LOS TERCEROS INTERESADOS EN LAS RESULTAS DEL PROCESO A pesar de haberse notificado personalmente la demanda a las diferentes empresas que pueden tener interés en las resultas del proceso, es decir, a

LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.; LABORATORIOS SYNTHESIS

LTDA.; AGRIBRANDS INTERNATIONAL, INC. Y HEALTHCO LIMITED, tan sólo la última de las citadas se hizo presente en el mismo para defender la legalidad del registro marcario que aquí se cuestiona. En efecto, la sociedad HEALTHCO LIMITED, mediante escrito obrante a folios 131 a 155 del expediente, intervino para señalar que ningún usuario tiene porqué confundir YODODINE con ISODINE, ni YODO con ISO y señaló que en la demanda no se explicó porqué resulta vulnerada la norma relativa a la protección al consumidor. Afirmó igualmente que los productos que se identifican con las marcas en conflicto se expenden sin fórmula médica, lo cual es indicativo de que la coexistencia de las marcas en el mercado no entraña ningún riesgo para la salud de los consumidores. Al referirse al tema de la confundibilidad, considera que el análisis efectuado por la actora adolece de argumentación, sosteniendo además que un ciudadano del común no tiene por qué confundir las marcas YODODINE con ISODINE, ya que son radicalmente distintas. En lo que concierne a la debilidad de la marca solicitada, derivada de la utilización del prefijo “YODO”, el tercero aseguró que la incorporación de esa expresión no le resta fuerza distintiva al signo solicitado frente a otras expresiones diferentes. Lo anterior, quiere decir que si una persona lee la palabra YODO, esta expresión le sirve para distinguir, sin mediar el más mínimo lugar a duda, que no se trata de la expresión ISO, pues las palabras ISO y YODO ni son homófonas, ni se ven ni se escriben de la misma forma. En cuanto concierne a la desinencia DINE, puso de

presente que la misma es utilizada usualmente en innumerables productos farmacéuticos. Respecto de la marca registrada previamente, indicó que el prefijo YODO evoca el elemento químico y que el sufijo DINE ilustra sobre un producto farmacéutico, lo cual hace pensar al consumidor que se trata de un producto farmacéutico que contiene YODO. Así las cosas, no le resulta aceptable el argumento de la demandante según el cual la palabra YODO no debe ser considerada como factor relevante para evaluar la distintividad de YODODINE. En cuanto al aspecto visual, anotó que la diferencia entre YODO e ISO es evidente y pasó a señalar que el demandante confundía en su análisis los aspectos ortográficos con los visuales, al contar el número de letras que conforman una y otra expresión. En lo que hace al elemento gráfico, trae a colación la forma en la que debe ser tenido en cuenta tal aspecto aduciendo que la comparación debe hacerse entre dos términos teniendo en cuenta su correcta escritura. Así, habrá que decir que por ser nombres propios registrados, ambos términos se encuentran bien escritos. El tercero desmintió la afirmación según la cual la única parte distintiva del signo YODODINE es el sufijo DINE y adujo que la raíz YODO puede llegar a carecer de fuerza distintiva si se compara con otras marcas que contengan ese mismo radical, lo cual no es precisamente lo que ocurre en el caso bajo examen. En lo que respecta al aspecto conceptual, la marca cuestionada sitúa al comprador frente a un producto farmacéutico que contiene yodo, a diferencia de ISODINE, que no hace evocación expresa a ninguno de sus componentes.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La sociedad actora, la Superintendencia de Industria y Comercio y la firma que funge como tercero interviniente, reiteraron los mismos argumentos expuestos a lo largo del proceso. El Agente del Ministerio Público guardó silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 16-IP-2010 de fecha 4 de mayo de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO.- En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que

se inicien a partir de ese momento. La solicitud relativa al registro del signo “YODODINE” (denominativo) fue presentada el 6 de octubre de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. SEGUNDO.- Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. TERCERO.- Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. CUARTO.- No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de

los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. QUINTO.- La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado. SEXTO.- El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. OCTAVO.- El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso. Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas

no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. NOVENO.- Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o signif