CE-11001-03-24-000-2005-00118-01-2010

COTEJO MARCARIO – Entre la marca UL-PRAZ y el signo UPRAZOL / SIGNOS DE FANTASIA / REGISTRO MARCARIO – Procedencia frente al signo UPRAZOL por no existir similitud ortográfica y fonética ni generar riesgo de confusión con la marca UL-PRAZ Se evidencia sin dificultad alguna que la marca mixta “UPRAZOL”, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª, difiere de la marca de la actora, en cuanto a su escritura (comparación visual), y en su fonética, ya que las semejanzas que ofrece no son suficientes para determinar, se reitera, que exista riesgo de confusión y, por ende, no genera error al consumidor en el momento de seleccionarla o en la adquisición de los productos que ellas distingue, como tampoco riesgo de asociación ya que de acuerdo con su estructura no logra confundir al consumidor sobre su origen empresarial. […] Así las cosas, debe concluirse que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado farmacéutico, sin que genere, como ya se dijo, riesgo de confusión o de asociación. Por lo tanto, el signo mixto “UPRAZOL” cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Laboratorios Incobra S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento y que se interpretó como de nulidad, demandó las Resoluciones 11358 de 31 de mayo de 2004, 18352 de 30 de julio de 2004 y 30131 de 30 de noviembre de 2004, expedidas por la Superintendencia de

Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “UPRAZOL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas –COPIDROGAS. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

NOTA DE RELATORIA: Ver Sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 13 de julio de 2000, Radicación 5231, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa; de 11 de mayo de 2006, Radicación 2002-00387, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón; de 21 de julio de 2004, Radicación 1999-05394, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 11358 DE 2004 (31 de mayo) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCIÓN 18352 DE 2004 (30 de julio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCIÓN 30131 DE 2004 (30 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00118-01

Actor: LABORATORIOS INCOBRA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de Nulidad La sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 11358 de 31 de mayo de 2004, 18352 de 30 de julio de 2004 y 30131 de 30 de noviembre de 2004, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “UPRAZOL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS –

COPIDROGAS-.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Manifiesta que el 7 de octubre de 2003, la COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS –COPIDROGAS-, solicitó el registro de la marca mixta “UPRAZOL” para distinguir productos de la clase 5ª Internacional. I.1.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 534 de 28 de noviembre de 2003. I.1.3. Contra la anterior solicitud la sociedad actora presentó oposición con base

en su marca “UL-PRAZ” previamente registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.4. Mediante Resolución 11358 de 31 de mayo de 2004, la División de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta “UPRAZOL” a favor de la COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS –COPIDROGAS-. I.1.5. El 7 de junio de 2004 la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. I.1.6. Mediante Resolución 18352 de 30 de julio de 2004, la División de Signos Distintivos confirmó la resolución recurrida y concedió el recurso de apelación. I.1.7. A través de la Resolución 30131 de 30 de noviembre de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó la Resolución 11358 de 31 de mayo de 2004. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Aduce que se violaron los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486, al considerar que el signo “UPRAZOL” no es apto para distinguir los productos que se pretenden amparar, por cuanto reproduce casi en su totalidad la marca registrada “UL-PRAZ” para los mismos productos de la clase 5ª

Internacional. Manifiesta que en el caso objeto de esta demanda se observa que la marca “UPRAZOL” fue concedida careciendo de distintividad por lo que podría generar confusión entre el publico consumidor con la marca prioritaria “UL-PRAZ”, previamente registrada. I.2.2. Que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que como quedo establecido en los hechos de la demanda, la Administración concedió el registro de la marca “UPRAZOL” sin tener en cuenta que las marcas en conflicto son confundibles en los términos prescritos en la norma comunitaria. Anota que las marcas cotejadas ampara los mismos e idénticos productos, esto es aquellos comprendidos en la clase 5ª Internacional, lo cual implica que los productos tienen una conexión competitiva directa lo que obliga a que el riesgo de confusión entre los signos se examine con un criterio más riguroso que en cualquier otra clase de productos por tratarse de productos farmacéuticos, higiénicos y dietéticos para niños y enfermos que tocan directamente con la salud, vida e integridad de los consumidores por lo que una confusión puede resultar fatal para quien necesitando adquirir determinado medicamento adquiere uno diferente de marca similar. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo,

en esencia, que carecen de fundamento jurídico. La Superintendencia señala que el signo solicitado cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Asimismo, argumenta haber realizado el examen comparativo entre los signos sub materia en virtud de los criterios señalados por el Tribunal de Justicia Andino, concluyendo que desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, no existe similitud entre los signos comparados al grado de inducir a error al público consumidor. II.1.2. La COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS – COPIDROGAS-, en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, en esencia, concuerda con los argumentos de la entidad demandada al expresar que la marca registrada a su favor cumple con los requisitos establecidos por la norma comunitaria para acceder a registro y que los signos en comparación son diferentes tanto gráfica, como conceptual y fonéticamente, ya que la marca solicitada es de carácter mixto y la marca en la que se basa la oposición es denominativa. Adicionalmente expresa que en la actualidad coexisten en el mercado diversos productos registrados en la clase 5ª, que utilizan la raíz PRAZ, la cual corresponde a la sustancia genérica de origen, que no es susceptible de apropiación. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de

interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. “SEGUNDO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. “TERCERO: Para establecer el riesgo de confusión o de asociación, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

“CUARTO: En el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. Así, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo” (folios 229 y 230). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 47-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretarán el literal b) del artículo 136, ni el artículo 135 literales a) y b), por estar contenidos en el artículo 134. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. Al respecto, la Sala siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal Andino, procede a aplicar las reglas para efectuar el cotejo marcario e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre la marca mixta “UPRAZOL” (cuestionada) y “UL-PRAZ” (nominativa) de la actora. En el caso sub examine, las marcas en conflicto se encuentran estructuradas de la siguiente forma: Marca registrada Marca cuestionada “UL-PRAZ” “UPRAZOL” En la marca cuestionada, se observa que su denominación predomina sobre el elemento figurativo. En tal sentido, se cotejarán las marcas aplicando las reglas establecidas para marcas denominativas. Antes de efectuar el análisis de confundibilidad respectivo, se estima conducente indicar que el tercero interesado expresa que en la actualidad coexisten en el

mercado diversos productos registrados en la clase 5ª, que utilizan la raíz PRAZ, la cual corresponde a la sustancia genérica de origen, que no es susceptible de apropiación. En efecto, se encuentra en los archivos de la Superintendencia de Industria y Comercio las siguientes marcas que contienen la raíz PRAZ:

PRAZBAL; PRAZCA; PRAZED; PRAZIDEX; PRAZIMEC; PRAZIVERTIN;

PRAZINC; PRAZIVET; PRAZMIN; PRAZOCAN; PRAZOGAS; PRAZOKLIN; PRAZOLEN; PRAZOMEROL, y PRAZOPER De lo anterior se deduce que existen 17 marcas incluyendo los signos en conflicto UL PRAZ y UPRAZOL, que utilizan la partícula común PRAZ, la cual en marcas farmacéuticas no son susceptibles de ser consideradas en el cotejo, tal como reiteradamente lo ha sostenido la Jurisprudencia de esta Corporación1. Esta 1 Sentencia de 13 de julio de 2000. Radicación 5231. Consejero Ponente: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA. Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION SECCION PRIMERA. “(…) De otro lado, trae nuevamente la cita de la doctrina consignada en el proceso precitado, en el que se expone el criterio de que en las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio de que la comparación ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la

estructura prevalezca sobre los componentes parciales... Siguiendo este criterio fue como en un caso donde estuvieron enfrentadas las marcas “MECLODERM”, y “ DECODERM”, el Tribunal Supremo de España, en providencia igualmente citada en el pronunciamiento anterior, estimó que la comparación se debía efectuar en función de sus prefijos “MECLO” y “DECLO”, puesto que “DERM” es vocablo de naturaleza genérica, y por ello no apropiable como marca. En el sub lite, las marcas enfrentadas tienen en común la partícula AMOX y AMOXI, que corresponden a la raíz de amoxicilina, el cual es un medicamento genérico o el principio activo del antibiótico que el mismo contiene. (…) Así las cosas, y siguiendo la regla general relativa al uso de expresiones genéricas, en el sentido de que no son registrables como marcas, el signo que está constituido únicamente por una cualquiera de ellas, habrá de comparar las marcas atendiendo las expresiones complementarias, que en el caso están conformadas por los sufijos adicionados a la raíz en cada una de las marcas enfrentadas, siguiendo los derroteros de la jurisprudencia consignada en la interpretación prejudicial antes reseñada. circunstancia es una excepción a la regla general de la visión de conjunto aplicable a las marcas, en donde el todo prevalece sobre sus partes, de manera que la distintividad debe buscarse en el elemento o partículas diferentes que integran los signos en conflicto, así lo sostiene el Tribunal Andino en la Interpretación Prejudicial allegada a este proceso, en los siguientes términos: “En el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el

examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes. Así, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo” (folios 229 y 230). Ahora bien, en cuanto a la identidad o similitud ortográfica, la doctrina establece que ésta existe cuando se presentan similares sucesión de vocales, identidad en la longitud de la palabra o palabras, el mismo número de sílabas, iguales raíces o terminaciones, que pueden incrementar la confusión. Entre ambas marcas se observa que no tienen igual número de vocales, pues mientras que “UL PRAZ” contiene dos, en “UPRAZOL” la O es adicional. Tampoco hay identidad en la longuitud de las palabras, pues la primera de las citadas es una marca compuesta de dos palabras UL y PRAZ que contiene un vocablo de dos letras y cuatro la segunda, para un total de seis letras, mientras que UPRAZOL es un signo simple que tiene siete letras. Además, el número de sílabas también es diferente, pues mientras que UL PRAZ, posee dos sílabas, UPRAZOL, contiene tres sílabas. Las raíces o prefijos también son diferentes, pues mientras que en la primera de las nombradas es UL en la Tales sufijos son FARMA, por el lado de la marca acusada y AL e IL, en cuanto hace a las marcas aducidas

por la accionante, pudiéndose observar que la primera ofrece una marcada diferencia con las segundas, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, que de golpe y sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que no hay un riesgo especial de confusión entre las marcas a las cuales pertenecen, adicional al que pueda generar el uso de la denominación genérica, y por lo tanto éstas pueden convivir en el mercado, más cuando en realidad se trata de un mercado especializado. (…) En estas circunstancias, la concesión del registro de la marca AMOXIFARMA, para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 5ª del artículo 2º del decreto 755 de 1972, a favor de la sociedad LABORATORIOS FARMACEUTICOS JAFF LTDA., no afecta para nada los derechos que la actora tiene sobre las marcas por ella aducida (…)”. segunda es U y las desinencias sí que más, ya que en UL PRAZ es RAZ y en

UPRAZOL es ZOL.

Ahora bien, se decía inicialmente que el término PRAZ debía descartarse en el cotejo porque constituye una partícula común2 utilizada en las citadas marcas registradas y en los signos “UL PRAZ” y “UPRAZOL”, regla la cual es de obligatorio cumplimiento aplicarla, al haberla interpretado así el Tribunal de Justicia Andino, al tenor del artículo 35 del “Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andino”. Entonces, las partículas inciales que deben analizarse son UL de la opositora y U de la solicitada, y la terminación OL de esta última, ya que de la marca “UL

PRAZ”, se suprime para el cotejo la partícula PRAZ. En ambas marcas, se observa que son diferentes tanto en el inicio como en la desinencia, pues UL, se compone de dos letras y constituye la primera palabra del signo opositor, mientras 2 Sentencia de 11 de mayo de 2006. Rad. 2002 00387. Consejera Ponente: MARTHA SOFIA SANZ TOBON.

Actor : MERRELL PHARMACEUTICALS INC. “El registro de la marca objeto de controversia fue otorgado para distinguir preparaciones farmacéuticas y sustancias, y preparaciones de diagnóstico y reagentes para uso médico, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que el de la marca opositora TARGOCID fue otorgado para distinguir todos los productos de la Clase 5, esto es, “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.

Los signos a comparar, en principio, son XAROCID y TARGOCID; sin embargo, tal como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso, en tratándose especialmente de las marcas farmacéuticas debe excluirse de la comparación los elementos de uso común. Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis de la Sala recaerá sobre las expresiones XARO y TARGO, en la medida en que la terminación CID de una y otra es de uso común en los productos farmacéuticos.

(…) La Sala, colocándose en el lugar de un consumidor medio, al observar las marcas XAROCID y TARGOCID las encuentra disímiles gráficamente, y al escucharlas no considera que sean fonéticamente confundibles, pues pese a que las vocales A-O-I están dispuestas en el mismo orden en una y otra, dada la inclusión de la consonante X en la primera y de la consonante G en la segunda, su pronunciación es diferente

(CSAROCID y TARGOCID).

Esta Corporación precisa que no desconoce que en tratándose de medicamentos es necesario un examen riguroso en el cotejo de las marcas, no obstante lo cual, como de las marcas en conflicto claramente se desprende que las mismas tienen en común la sílaba CID que, se reitera, es de uso común, y, como quiera que no existe identidad o similitud tal entre TARGO y XARO que impida registrar la marca controvertida, concluye que al coexistir las marcas TARGOCID y XAROCID no existe el riesgo de confusión de que un consumidor crea que está adquiriendo un producto en lugar de otro (confusión directa), como tampoco que crea que tienen el mismo origen empresarial, pues ambos signos cumplen con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, en la medida en que visual, ortográfica y fonéticamente no son semejantemente confundibles”. que la solicitada contiene una letra “U” que hace parte de la palabra UPRAZOL. En cuanto a las terminaciones, debe afirmarse que son bien diferentes, pues la única que la posee es la marca solicitada UPRAZOL. De manera que al ser distintas sus letras iniciales y sus terminaciones y, en

especial, las sílabas tónicas que son el elemento caracterizante para medir el grado de confusión, debe concluirse que son más la diferencias que sus semejanzas y, por lo tanto, el signo “UPRAZOL” es perfectamente registrable como marca. Más si se tiene en cuenta, por ejemplo, que un médico (o farmaceuta de turno, que es muy usual en nuestro medio), formulen un producto farmacéutico amparado con la marca “UPRAZOL”, y el paciente por vía telefónica lo solicite, no lo va a confundir con “UL PRAZ”, precisamente porque, la diferencia es ostensible tanto en la desinencia como en su acento prosódico de la primera de las nombradas, frente a la segunda3. 3 Sentencia de 21 de julio de 2004. Exp. 1999-05394. Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. Actor: WARNER-LAMBERT COMPANY “La Sala, siguiendo la aquí reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha considerado que en las marcas farmacéuticas especialmente se utilizan elementos o palabras – sufijos o prefijos… de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, por no ser susceptible de apropiación por alguien en particular, lo que supone una excepción al principio de que la comparación ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. (…) Se observa en este caso que las denominaciones enfrentadas tienen en común la partícula DERM, que viene a corresponder a una expresión genérica en materia farmacéutica, que está referida a la piel, luego no

procede tenerse en cuenta para la comparación de los signos enfrentados. Así las cosas, siguiendo la regla general relativa al uso de expresiones genéricas, en el sentido de que no es registrable como marca el signo que está constituido únicamente por una cualquiera de ellas, han de compararse las marcas atendiendo las expresiones complementarias a la partícula común DERM, que en el caso de DERMALUB es ALUB, y en el de LUBRIDERM es LUBRI pudiéndose observar que a la luz de las reglas de comparación antes señaladas, se da una marcada diferencia entre DERMALUB y LUBRIDERM, tanto desde el punto de vista fonético como gráfico, como quiera que las vocales tónicas y silabas iniciales y finales son diferentes, luego sin necesidad de mayores análisis, se puede establecer que no hay riesgo de confusión entre las marcas a las cuales pertenecen, adicional al que pueda generar el uso de la denominación genérica y, por lo tanto, éstas pueden convivir en el mercado, más cuando en realidad se trata de un mercado especializado. Al compararlas atendiendo las expresiones ALUB y LUBRI se cumple lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad en el numeral sexto de sus conclusiones en este caso, en el sentido de que “En este tipo de marcas se utilizan prefijos o sufijos de uso común, lo que no quiere decir que algún particular pueda aprovecharse de estos. Por tanto, podrán ser utilizadas estas partículas en signos compuestos, siempre que se añadan elementos que hagan suficientemente distintivo al conjunto y así evitar el riesgo de confusión (subrayas de la Sala), pudiéndose decir que en el caso de DERMALUB se agrega un elemento

suficientemente distintivo como es la combinación de DERM con ALUB, que no corresponde exactamente a una trasposición de los términos de LUBRIDERM, pues ésta se daría si la nueva combinación fuera DERMLUBRI, evento en el cual se daría, además, identidad en el elemento añadido a DERM, que vendría a ser LUBRI, que a su vez también correspondería a un radical o prefijo denotativo de lubricación. (…) Así las cosas, la comparación sólo es posible en los campos visual, ortográfico y fonético, cuyo resultado es que como conjunto de letras, al ser pronunciadas, los signos DERMALUB y LUBRIDERM son percibidos por el consumidor de un modo diferente, dado lo disímil de su respectiva escritura y sonoridad por efectos de los elementos adicionales anotados, de tal forma que la Sala encuentra que no se da un riesgo tal de confusión entre ellas que haga irregistrable la marca DERMALUB (…)”. En cuanto a la similitud ideológica, sostiene la doctrina que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En el caso sub examine, esta regla no es aplicable, ya que las denominaciones de las marcas en conflicto por no tener significado en nuestra lengua, son consideradas de “fantasía”, las cuales le generan al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de: aprenderlas y enlazarlas con los productos de la clase 5ª que distinguen. Así las cosas, el resultado es que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética no generan riesgo de confusión, dado sus significativas diferencias

encontradas, veamos: UL-PRÁZ-UPRAZÓL UL-PRÁZ-UPRAZÓL UL-PRÁZ-UPRAZÓL UL-PRÁZUPRAZÓL UL-PRÁZ-UPRAZÓL UL-PRÁZ-UPRAZÓL UL-PRÁZ-UPRAZÓL Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca mixta “UPRAZOL”, para amparar los productos comprendidos en la clase 5ª, difiere de la marca de la actora, en cuanto a su escritura (comparación visual), y en su fonética, ya que las semejanzas que ofrece no son suficientes para determinar, se reitera, que exista riesgo de confusión y, por ende, no genera error al consumidor en el momento de seleccionarla o en la adquisición de los productos que ellas distingue, como tampoco riesgo de asociación ya que de acuerdo con su estructura no logra confundir al consumidor sobre su origen empresarial. Referente a los productos que respectivamente distinguen las dos marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos

no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante. No obstante, la Sala observa que el error en que podría verse avocado el consumidor sobre el origen empresarial o que el titular de la marca prioritaria se perjudique económicamente por el desvío de su clientela, sería si las empresas titulares de las marcas idénticas en conflicto actuaran o compitieran dentro de un mismo mercado y si los productos o servicios tuvieren algún grado de similitud o estuvieran de alguna manera relacionados4. En el presente caso, los sectores de mercado en que explotan su actividad son los mismos, aunado a ello, en que los productos que distingue la marca de la actora frente al de la marca en conflicto son de la clase 5ª Internacional. A