CE-11001-03-24-000-2005-00137-01-2010

INDEBIDA ACUMULACION DE PRETENSIONES - Inexistencia / EXCEPCION DE INEPTITUD DE LA DEMANDA - Improcedencia / MARCAS - América Telecom y Telecom NORMA DEMANDANDA: RESOLUCION 03738 DE 2003 (FEBRERO 20) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 03742 DE 2003 (FEBRERO 20) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) NOTA DE RELATORIA: Se reiteran las sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, del 28 de mayo de 1998, Radicado 3227, M.P. Juan Alberto Polo Figueroa; y del 20 de agosto de 1998, Radicado 3228, M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola. MARCA TELECOM - No es genérica. Evocativa / MARCA TELECOM - No puede considerarse débil porque su titular esté en liquidación Un signo es genérico, si al formularse la pregunta ¿qué es?, la respuesta involucre alguno de los productos o servicios que éste distinga. En el caso sub examine, se observa que la marca mixta “TELECOM”, ampara productos y servicios de las clases 9ª y 38 (…) Entonces, retomando la pregunta ¿qué es?, no puede afirmarse que la expresión “TELECOM” se trata de alguno de los productos de la clase 9ª, como tampoco que dicho término se refiera directa y necesariamente al servicio de telecomunicaciones contenido en la clase 38 ibídem, pues según el diccionario de la Real Academia, el término TELECOM, no tiene significado. Otra cosa bien diferente,

es que la empresa en liquidación le haya dado realce y categoría a dicha expresión y la posea como sigla en su razón social, la cual la caracterizó como una empresa de telecomunicaciones que por mucho tiempo tuvo gran protagonismo en Colombia en la prestación de tales servicios. La marca “TELECOM”, al no definir el servicio de la clase 38 ni tener alguna relación con los productos de la clase 9ª, no puede considerarse genérica, como lo pretende dar a entender el tercero interesado en las resultas del proceso. Esta marca es de aquellas que la doctrina denomina “evocativa”, pues evoca en la mente del consumidor algunos de los productos y servicios que distingue, sin que los describa directamente al no definirlos, ni referirse propiamente a alguna de sus características o propiedades; en otras palabras, se encuentra en los límites de las marcas evocativas frente a aquellas que son descriptivas. De otra parte, tampoco puede afirmarse que la marca “TELECOM”, sea débil, por ser de uso común en el medio de las telecomunicaciones, pues el citado tercero, no prueba que tal denominación se haya proliferado en los registros marcarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. Menos aún, puede indicarse que la expresión TELECOM sea débil por el hecho de que su titular se encuentre en liquidación, argumento que no solo es incongruente con la realidad fáctica y jurídica, sino que no tiene en cuenta la importancia económica que puede revestir la marca en un momento determinado, máxime en tratándose del sector de la economía como es el de las comunicaciones.

NORMA DEMANDANDA: RESOLUCION 03738 DE 2003 (FEBRERO 20) –

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 03742 DE 2003 (FEBRERO 20) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) COTEJO MARCARIO - Entre las Marcas TELECOM previamente registrada y AMERICA TELECOM / MARCAS AMERICA TELECOM Y TELECOM - Similitud gráfica, fonética y conceptual / CONEXION COMPETITIVA - Entre productos que distinguen marcas TELECOM y AMERICA TELECOM de las clases 9 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza / RIESGO DE CONFUSION - Entre marcas TELECOM previamente registrada y AMERICA TELECOM Respecto a los aspectos de identidad o semejanza entre las marcas en conflicto, no cabe la menor duda que entre las marcas “AMERICA TELECOM” cuestionada y “TELECOM” existen semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales que permiten afirmar que con el registro de la primera de las nombradas, se estaría violando el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues la palabra TELECOM, es la esencial y básica en ambas marcas, y el término AMERICA de la cuestionada no le proporciona un valor diferenciador frente a la marca registrada. No obstante lo anterior, se considera necesario abordar el tema del nexo o conexión competitiva de los productos que distinguen ambas marcas, para efectos de determinar si a pesar de sus semejanzas observadas, la marca denominativa “AMERICA TELECOM” en conflicto, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486. Al respecto, esta Sala se ha pronunciado en diversas

oportunidades sobre los dos elementos que se requieren para el análisis de la confundibilidad entre marcas, los cuales son: (i) que exista identidad o semejanza ortográfica o visual, fonética y conceptual, ya determinada, (ii) y que los signos en disputa tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que distinguen. (…) En el presente caso, el sector de mercado en el que pretende explotar sus marcas la Empresa AMÉRICA MÓVIL S.A. de C.V., es en la industria de las comunicaciones, servicios comprendidos en la clase 38 y en los productos de la clase 9ª Internacional, y las empresas NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

– TELECOM EN LIQUIDACIÓN y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.

E.S.P. en su calidad de licenciataria, lo hacen dentro de la misma órbita al distinguir iguales productos y servicios, lo cual sin duda alguna permite afirmar que existe conexión competitiva entre los mismos. En efecto, tanto la marca cuestionada “AMERICA TELECOM”, como la marca previamente registrada “TELECOM”, distinguen los productos de la clase 9ª Internacional y los servicios comprendidos en la clase 38 ibídem. (…) En este orden de ideas, puede concluirse que además de la similitud gráfica, fonética y conceptual observada entre los signos en disputa existe conexión competitiva entre los servicios y productos que ambos distinguen. Por lo tanto, el permitir la coexistencia de ambas marcas, generaría confusión para el público consumidor, al inducirlo a error. Adicionalmente, las marcas en conflicto al distinguir los mismos productos y servicios, emplean idénticos medios de publicidad y de comercialización, factores que refuerzan aún más el concepto de

confundibilidad.

NORMA DEMANDANDA: RESOLUCION 03738 DE 2003 (FEBRERO 20) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 03742 DE 2003 (FEBRERO 20) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) FUENTE FORMAL: DECISION 486 – ARTICULO 136 - COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA / DECISION 486 – ARTICULO 134 - COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA NOTA DE RELATORIA: Sobre los elementos para el análisis de confundibilidad de marcas sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 29 de julio de 2010,

Radicado 2003-00095, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00137-01

Actor: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 03738 de 20 de febrero de 2003 mediante la cual se concedió el registro de

la marca “AMERICA TELECOM” para distinguir servicios de la clase 38, y 03742 de 20 de febrero de 2003 por la cual se concedió el registro de la misma marca para la clase 9ª, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, a favor de la sociedad AMÉRICA MÓVIL S.A. de C.V. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1. Advierte que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES está legitimada para presentar la demanda, en atención a que en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto 1616 de 2003 la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – Telecom en Liquidación y Colombia Telecomunicaciones celebraron el 13 de agosto de 2003 un contrato de explotación en la que ésta última recibe el uso y goce de los bienes, activos y derechos destinados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, dentro de los cuales se encuentran el nombre comercial, marca, enseña, logotipo y demás derechos de propiedad intelectual de TELECOM EN LIQUIDACIÓN. En cumplimiento con lo señalado en el contrato de explotación, los derechos de propiedad industrial e intelectual fueron licenciados por medio del contrato núm. 007-02-2003 de 30 de septiembre de 2003, modificado mediante Otrosí núm. 1 de 30 de abril de 2004, por el cual se le otorgó licencia a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, para el uso de las marcas registradas por TELECOM EN

LIQUIDACIÓN.

I.1.1. TELECOM EN LIQUIDACIÓN es la titular del registro de la marca “TELECOM”,

registrada en diferentes clases, entre las cuales se encuentran las siguientes:

MARCA CLASE CERTIFICADO VIGENCIA TELECOM 9 189566 22/03/2006

TELECOM 38 160241 23/02/2014

TELECOM 38 189573 23/02/2014

TELECOM 38 189586 23/02/2014

I.1.2. El 4 de julio de 2002, la sociedad AMÉRICA MÓVIL S.A. de C.V. solicitó el registro de la marca nominativa “AMERICA TELECOM”, para las clases 38 y 9ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.3. El 25 de marzo de 2003 fue publicado los extractos de las solicitudes en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 520. No hubo oposición alguna. I.1.4. Mediante Resolución 03738 de 20 de febrero de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “AMERICA TELECOM” para distinguir servicios de la clase 38. I.1.5. Por medio de la Resolución 03742 de 20 de febrero de 2003, la División de Signos Distintivos concedió el registro de la marca “AMERICAN TELECOM” para distinguir productos de la clase 9ª. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación: Que se vulneraron los artículos 134, 136 literal a), 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Indica que los actos administrativos demandados, mediante los cuales se

concedió el registro de la marca “AMERICA TELECOM”, no obstante encontrarse registrada la marca “TELECOM” en las clases 38 y 9ª Internacional, violan el artículo 134 de la Decisión 486 por falta de aplicación. Estima que si la Administración, en caso de darle aplicación a la norma en comento, habría advertido que el signo cuestionado era de propiedad de un tercero y, por lo tanto, no cumple con el principio básico del derecho marcario conocido como el principio de distintividad relativa, o de diferenciación, en la medida que no permite al público establecer una diferencia entre la marca originalmente registrada y la marca solicitada a registro con posterioridad. Advierte que la marca “AMERICA TELECOM”, no cumple con el principio de la distintividad relativa, o dicho en otras palabras, carece de fuerza diferenciadora, puesto que reproduce el elemento apropiable y en consecuencia distintivo de la marca TELECOM registrada en Colombia a favor de TELECOM EN LIQUIDACIÓN. I.2.2. Considera que la Administración violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 por falta de aplicación, al no tenerlo en cuenta al momento de decidir la registrabilidad de las marcas “AMERICA TELECOM”, solicitadas por AMERICA MÓVIL. Manifiesta que siendo como es, que en los expedientes administrativos de concesión de registro de las marcas, se encuentra un listado de anterioridades marcarias que corresponde a la búsqueda que ha realizado el Despacho de marcas colombianas, para poder decidir, precisamente si corresponde dar aplicación a lo dispuesto por el citado artículo. Aduce que el ignorar el resultado de la búsqueda que se encuentra en cada expediente y que evidentemente contiene la marca “TELECOM” registrada

previamente, constituye una omisión por parte de la autoridad marcaria competente en su obligación de negar el registro de marcas que están incursas en la prohibición contenida en la aludida norma. I.2.3. Resalta que con relación al artículo 137 de la Decisión 486, la lealtad comercial enseña que los comerciantes, en todo caso deben tratar de evitar el uso de prácticas que sean contrarias a las buenas costumbres mercantiles, por lo tanto la Entidad demandada, ha debido concluir que si un advenedizo desconocido en Colombia trata de registrar a su nombre el mismo signo con el que se distingue a una empresa acreditada y antigua de telecomunicaciones de Colombia, y para los mismos productos y servicios, la única intención de AMÉRICA MÓVIL, al solicitar el registro de la marca “AMERICA TELECOM”, era perpretar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. I.2.4. Respecto a la violación del artículo 258 de la Decisión 486, anota que siendo propio de la actividad mercantil el que los comerciantes tomen todas las medidas que estén a su alcance para acreditar sus propios productos, servicios y establecimientos de comercio, es igualmente claro que sus actos deben ser honestos, de manera que con ellos no se perjudiquen los competidores y consumidores. Agrega que entre los derechos de los consumidores se encuentra la facultad de elegir el producto o servicio y este derecho resulta coartado cuando un comerciante desleal a través de un signo idéntico al de su competidor los induce a error, en este caso además de resultar engañado mediante el uso fraudulento de un derecho de

propiedad industrial, de un tercero, le causa un grave perjuicio, puesto que además de afectar sus intereses económicos al causarle un lucro cesante se está beneficiando de la inversión publicitaria, la fama, y de todos los esfuerzos que ha hecho el comerciante para posicionar su imagen frente a los consumidores. I.2.5. Expresa que es evidente la violación del artículo 259 de la Decisión 486, por lo que considera innecesario desarrollar el concepto de violación respecto a esta norma. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Argumenta que, con la expedición de los actos impugnados no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 486 y, que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas, las Resoluciones legal y válidamente concedieron el registro de las marcas “AMERICA TELECOM” para distinguir productos comprendidos en la clase 9 y servicios de la clase 38 de la nomenclatura vigente, solicitada por la sociedad América Móvil. Aduce que efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas “AMERICA TELECOM” y “TELECOM” no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya

que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos. Sostiene que la expresión AMERICA TELECOM clases 9 y 38, contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva. Arguye que entre las expresiones en conflicto existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido frente al solicitado se hace suficientemente distintivo para los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado. Presenta como excepción de fondo la ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones, conforme a lo previsto en el artículo 97, numeral 7 del Código de Procedimiento Civil. Manifiesta que la actuación administrativa referente al trámite de registro de la marca nominativa “AMERICA TELECOM” clase 9ª, se surtió dentro del expediente núm. 257545 y bajo la vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en la cual no intervino la parte demandante con interés particular y concreto y no interpuso los recursos legales procedentes. Agrega que la actuación administrativa que concluyó con la concesión de la marca “AMERICA TELECOM” clase 38, se adelantó bajo el expediente 257533. Concluye que la actora incurre en indebida acumulación de pretensiones, ya que se trata de dos actuaciones administrativas distintas iniciadas bajo diferente normatividad en materia de propiedad industrial, pues en el primer caso se aplica la Decisión 313 y en segundo, la Decisión 486. Además, se efectuó el estudio y el análisis atendiendo a la modalidad nominativa y, en el otro, el carácter mixto.

II.2. La sociedad AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda, diciendo, entre otros argumentos, lo siguiente: Que La expresión “TELECOM” incorporada en la marca “TELECOM” (mixta) es débil. Manifiesta que desde el año 2003 la EMPRESA NACIONAL DE TELCOMUNICACIONES (sic) TELECOM EN LIQUIDACIÓN, titular de la marca TELECOM (mixta) en que se fundamenta esta acción de nulidad, se encuentra en estado de liquidación. El proceso liquidatorio debía concluir en Junio 13 del 2005 pero que fue recientemente prorrogado hasta Diciembre 31 de 2005. La marca TELECOM (mixta), en forma similar a cualquier otro bien inmaterial de la empresa, es un activo de la misma y su liquidador puede legalmente venderla y que el proceso de liquidación hará que la marca desaparezca. Afirma que la marca TELECOM (mixta) de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – EN LIQUIDACIÓN no puede estar suministrando al consumidor información confiable sobre el origen de los productos o servicios amparados por la misma, sobre la calidad y procedencia de los mismos. La información se ha convertido en poco confiable. La marca TELECOM (mixta) ya no tiene el mismo significado y fuerza distintiva, se ha convertido en una marca débil. Sostiene que el signo TELECOM es genérico y que en su examen de registrabilidad la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio reiteró la genericidad de la expresión “TELECOM” contenida en la marca TELECOM

(mixta) de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – TELECOM EN LIQUIDACIÓN; entró a determinar la dimensión que con mayor intensidad penetraba en la mente del consumidor y que determinaba la impresión general; acertadamente concedió el registro de la marca AMERICA TELECOM. Como excepciones de mérito presenta las siguientes: Que la marca TELECOM (mixta) de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, es: -Un signo débil, ya que la titularidad de la marca está en cabeza de una empresa que se encuentra en liquidación e inevitablemente está condenada a desaparecer. -La expresión TELECOM contenida en la marca de TELECOM EN LIQUIDACIÓN es genérica para los productos y servicios de telecomunicaciones, pues corresponde a la abreviación de la palabra telecomunicaciones. -No hay posibilidad de confusión entre las marcas AMERICA TELECOM (nominativa) y TELECOM (mixta). Aduce que TELECOM es genérica, mientras que la expresión AMERICA de la marca AMERICA TELECOM, coadyuva en la distintividad, razón por la cual fue concedida. -La marca “AMERICA TELECOM”, no constituye la perpetración, ni facilita o consolida actos de competencia desleal, como tampoco constituye uso fraudulento de marca alguna, pues sus registros fueron concedidos mediante resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio que tienen la presunción de legalidad, registros otorgados con el lleno de los requisitos de Ley. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO El señor Agente del Ministerio Público guardo silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA En primer término, se considera necesario abordar el tema de las excepciones

propuestas por la entidad demandada sobre “la indebida acumulación de pretensiones”. Al respecto, se trae a colación la sentencia de 28 de mayo de 1998, expediente núm. 3227, Consejero Ponente: Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, actora: Grasas Vegetales S.A., de la cual se extraen algunos apartes que ilustran el tema. “1ª. La excepción de inepta demanda. La ineptitud de la demanda se hace consistir en la indebida << acumulación de pretensiones>> , por el hecho de haber sido acusadas en la misma demanda seis resoluciones correspondientes a actuaciones administrativas distintas. La Sala desestima esta glosa por cuanto en realidad se dan las condiciones procesales para que tal acumulación sea procedente bajo la óptica del artículo 82 del C. de P.C., ya que, en efecto, en este caso, se tiene que esta Corporación es competente para conocer de todas ellas; las pretensiones no se excluyen entre sí, ya que todas bien pueden ser o no acogidas en la sentencia, y todas deben de tramitarse por el mismo procedimiento. En consecuencia, la excepción se declarará como no probada”. En igual sentido, la sentencia de 20 de agosto de 1998 proferida por esta Sala, sostiene: “La parte demandada solicitó en su escrito de contestación de la demanda que se declare la excepción de inepta demanda por indebida << acumulación de pretensiones>>, pues la sociedad actora demandó dos actos administrativos que no provienen de la misma causa, no versan sobre el mismo objeto y no existe entre ellos una relación de dependencia, por lo cual ha debido solicitar la nulidad a través de dos demandas independientes.

Considera el Tribunal Andino de Justicia, refiriéndose al artículo 87 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el sentido de la norma invocada cuando exige que la solicitud de registro ‘deberá comprender una sola clase de productos o servicios’ es que cada una de dichas solicitudes se tramite mediante un procedimiento individual y autónomo, pero que corresponde al juez nacional “… determinar la procedencia de la acumulación en el correspondiente proceso judicial contencioso administrativo, conforme a las prescripciones procesales contenidas en el ordenamiento jurídico colombiano”. Para el análisis de la excepción planteada, la Sala tendrá entonces en cuenta, por así permitirlo la remisión que hace el artículo 267 del C. C. A., el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto reza: “<< Acumulación de pretensiones>>. El demandado podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos: “1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrá acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía. “2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. “3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.” En el caso sub examine, los actos acusados consisten en dos resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se niega el registro de la marca PREDILECTA solicitada por la sociedad Grasas Vegetales S.A., y sus correspondientes actos administrativos presuntos confirmatorios. Esos

elementos indican que el conocimiento de esas pretensiones corresponde a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; de otra parte, no son pretensiones que se excluyan entre sí, y, finalmente, todas ellas pueden tramitarse por el mismo procedimiento, esto es, el ordinario. Por tanto, la << acumulación de pretensiones>> en el asunto examinado es viable jurídicamente y, en consecuencia, la excepción propuesta no tiene vocación de prosperidad1”. 1 Sentencia de 20 de agosto 1.998. Radicación número: 3228

Consejero Ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA. Actor: SOCIEDAD GRASAS

VEGETALES S. A.

La Sala prohija las sentencias transcritas, ya que se trata de situaciones jurídicas idénticas al sub judice, pues la entidad demandada excepciona por “acumulación indebida de pretensiones”, ya que la actuación administrativa referente al trámite de registro de la marca nominativa “AMERICA TELECOM” clase 9ª, se surtió dentro del expediente núm. 257545 y bajo la vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y que la actuación administrativa que concluyó con la concesión de la marca “AMERICA TELECOM” clase 38, se adelantó bajo el expediente 257533 y en vigencia de la Decisión 313. Además, que el análisis se efectuó atendiendo a la modalidad nominativa y, en el otro, el carácter mixto. En efecto, los actos administrativos acusados consisten en dos resoluciones de la Administración, mediante los cuales se concede el registro de la marca “AMERICA TELECOM”, clases 9ª y 38, respectivamente, solicitada por la sociedad AMÉRICA

MÓVIL S.A. de C.V. No obstante, se precisa que el Tribunal de Justicia Andino, contrario a lo informado por la Administración, en la interpretación prejudicial núm. 026-IP-2008 solicitada, indica “que teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo AMERICA TELECOM se presentó el 4 de julio de 2002”, deben aplicarse la normas de la Decisión 486 vigentes para esa época, y no la Decisión 313 para una de las actuaciones administrativas que concedió dicho signo. Al respecto, la Sala considera, que en el caso sub examine, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer de las pretensiones de la demanda, las cuales no se excluyen entre sí y ellas son tramitables bajo el proceso ordinario, de donde se deduce que cumple con los requisitos señalados en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Así las cosas, la excepción propuesta por la Entidad demandada, no tiene vocación de prosperar. Tampoco tienen éxito las excepciones propuestas por el tercero interesado, ya que estas se refieren en su orden: A que el signo “TELECOM” es débil, en virtud de que la titularidad de la marca está en cabeza de una empresa que se encuentra en liquidación e inevitablemente está condenada a desaparecer. Que la expresión TELECOM contenida en la marca de TELECOM EN LIQUIDACIÓN es genérica para los productos y servicios de telecomunicaciones. Que la marca “AMERICA TELECOM”, no constituye la perpetración, ni facilita ni consolida actos de competencia desleal, como tampoco constituye uso fraudulento de marca alguna. Como puede apreciarse, tales aspectos no son excepciones, sino que son

situaciones propias de la causa petendi que ocupará a esta Sala al momento de resolver de fondo los cargos formulados por la actora. Resuelto lo anterior, se estima pertinente tratar el conflicto surgido entre la marca “TELECOM” previamente registrada y la marca nominativa “AMERICA TELECOM”, cuyos actos administrativos que concedieron el registro para las clases 9ª y 38 Internacional, fueron acusados por la parte demandante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si la marca AMERICA TELECOM cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: El Juez Consultante deberá tomar en cuenta que un signo que contenga una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El Juez consultante deberá analizar si la marca AMERICA TELECOM al ser un signo constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya

registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. El Juez Consultante deberá determinar en qué medida la marca AMERICA TELECOM es similar a la marca registrada TELECOM y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

QUINTO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado.

Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. Son actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión

en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los estable