CE-11001-03-24-000-2005-00138-01-2010

MARCA GRUPO AMERICA TELECOM NOMINATIVA Y MARCA TELECOM MIXTA - Cotejo / ANALISIS DE CONFUNDIBILIDAD - Requisitos Se trata de cotejar la marca GRUPO AMÉRICA TELECOM (nominativa) con la marca TELECOM (mixta), para la misma clase internacional, esto es 9 y 38. (…) Encuentra la Sala que en la marca TELECOM (mixta) predomina el elemento denominativo sobre el elemento gráfico, lo que hace que sea su lectura lo que el consumidor advierta al ver el signo. Esta Sala ha reiterado que los dos elementos que se requieren para el análisis de la confundibilidad entre marcas, son: i) que exista identidad o semejanza ortográfica o visual, fonética y conceptual y ii) que los signos en disputa tengan una relación directa o indirecta con los productos o servicios que distinguen.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 03741 DE 2003 (FEBRERO 20) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 03743 DE 2003 (FEBRERO 20) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

(ANULADA) MARCAS GRUPO AMERICA TELECOM Y TELECOM - Similitud / EXPRESION GRUPO - Común / RIESGO DE CONFUSION - Expresión TELECOM / CANALES DE COMERCIALIZACION - Conexión competitiva entre la marca GRUPO AMERICA TELECOM y la marca TELECOM / MARCA GRUPO AMERICA TELECOMIrregistrable Se trata de comparar las expresiones: GRUPO AMÉRICA TELECOM / TELECOM. En el

presente caso, a la expresión “AMERICA TELECOM” cuyo registro para las clases 9 y 38 de la clase internacional, fue declarado nulo mediante la sentencia del 28 de octubre de 2010 (Radicado 2005-00317, M.P. Marco Antonio Velilla), se le agregó la expresión “GRUPO”, en relación con la marca contenida en las resoluciones declaradas nulas por esta Sección, mediante la sentencia citada anteriormente, lo que a juicio de la Sala puede crear confusión en el público consumidor frente al signo TELECOM. En efecto, la expresión GRUPO si bien no es genérica ni evoca una cualidad del producto o servicio, es común, por cuanto es una palabra que puede ser utilizada en la denominación de un signo, para cualquier clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, no debe ser considerada a efectos de determinar si existe confusión, de conformidad con lo expresado por el Tribunal Andino en su Interpretación Prejudicial, en cuanto expresa, que “al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, genéricas o descriptivas, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos, que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”. De lo anterior, se concluye que los signos enfrentados son confundibles, porque la expresión predominante es la palabra “TELECOM”, por lo que se entrará en el examen de la relación directa o indirecta que puedan tener los servicios o productos que

distinguen. En el presente caso, el sector de mercado en el que pretende explotar sus marcas la Empresa AMÉRICA MÓVIL S.A. de C.V., es en la industria de las comunicaciones, servicios comprendidos en la clase 38 y en los productos de la clase 9ª Internacional, y las empresas NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – TELECOM EN LIQUIDACIÓN y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. en su calidad de licenciataria, lo hacen dentro de la misma órbita al distinguir iguales productos y servicios de las mismas clases señaladas, lo cual sin duda alguna permite afirmar que existe conexión competitiva entre ellos. (…) En este orden de ideas, puede concluirse que además de la similitud gráfica, fonética y conceptual observada entre los signos en disputa existe conexión competitiva entre los servicios y productos que ambos distinguen. Por lo tanto, el permitir la coexistencia de ambas marcas, generaría confusión para el público consumidor, al inducirlo a error. Adicionalmente, se tiene que las marcas en conflicto al distinguir los mismos productos y servicios, emplean idénticos medios de publicidad y de comercialización, factores que refuerzan aún más el concepto de confundibilidad, todo lo cual conduce a la Sala a declarar la nulidad de los actos acusados.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 03741 DE 2003 (FEBRERO 20) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 03743 DE 2003 (FEBRERO 20) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

(ANULADA) NOTA DE RELATORIA: Sobre la marca TELECOM sentencia, Consejo de Estado,

Sección Primera, del 28 de octubre de 2010, Radicado 2005-00137, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ.

Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00138-01

Actor: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro de la marca nominativa “GRUPO AMERICA TELECOM”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 y productos de la clase 9 de la clasificación internacional de Niza, a favor de la sociedad AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V.

I. DEMANDA I.1La empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución N° 03741 de 20 de febrero de 2003, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la

cual se concedió el registro de la marca GRUPO AMÉRICA TELECOM para amparar servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. 2ª. Es nula la Resolución N° 03743 de 20 de febrero de 2003, mediante la cual el mismo funcionario, concedió el registro de la marca GRUPO AMÉRICA TELECOM par identificar productos de la clase 9 de la clasificación internacional. 3ª. Que como consecuencia de lo anterior, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar en los libros de registro el Certificado de registro que se otorgó para la

marca GRUPO AMÉRICA TELECOM EN LAS CLASES 38 Y 9.

I.2FUNDAMENTOS DE HECHO La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

1. La sociedad América Móvil S.A. de C.V. solicitó el 4 de julio de 2002, a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de

la marca GRUPO AMÉRICA TELECOM, para amparar: a. Servicios de la clase 38 “Telecomunicaciones”. b. Productos de la clase 9 “Aparatos e instrumentos científicos , náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores

automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”.

2. Señaló que mediante las Resoluciones N°s 03741 y 03743 de 20 de febrero de 2003 la División de Signos Distintivos de la entidad demandada, concedió el registro de las marcas GRUPO AMÉRICA TELECOM para identificar, respectivamente, servicios de la clase 38 y productos de la clase 9 de la clasificación internacional de

Niza.

3. Que al pronunciarse sobre las mencionadas solicitudes la Superintendencia de Industria y Comercio omitió tener en cuenta los registros de marca de propiedad de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, que hacía irregistrable la marca GRUPO AMÉRICA TELECOM, en las clases 38 y 9, solicitadas por la sociedad AMÉRICA MÓVIL.

Consideró que las marcas eran irregistrables, porque TELECOM EN LIQUIDACIÓN es la titular del registro de la marca TELECOM, registrada en diferentes clases.

4. Anotó que la sociedad América Móvil, además de solicitar el registro de las marcas concedidas mediante las Resoluciones acusadas, solicitó el registro de la marca GRUPO AMÉRICA TELECOM para distinguir los productos de la clase 16, la que fue negada mediante la Resolución N° 08758 de 31 de marzo de 2003, con fundamento en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al incurrir en riesgo de confusión o de asociación con la marca TELECOM (MIXTA) para la clase 16, decisión que fue confirmada mediante las Resoluciones N° 17171 de julio 1° de 2003 y 20764 de julio 28 de 2003, expedidos,

respectivamente, en respuesta a los recursos de reposición y apelación presentados por la sociedad AMÉRICA MÓVIL. Que se debió negar el registro de la marca GRUPO AMÉRICA TELECOM (nominativa), porque reproduce un elemento distintivo predominante de la marca registrada TELECOM (mixta), lo que generaría confusión tanto de las marcas como de su origen empresarial.

5. Que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. en calidad de licenciatario de las marcas de propiedad de TELECOM en Liquidación, solicitó el día 4 de noviembre de 2004, el registro de las marcas INTERNET TELECOM, clase 9 y clase 38 y que la sociedad AMÉRICA MÓVIL, tercero interesado en las resultas de este proceso, se opuso a las mencionadas solicitudes de registro, con fundamento en el “previo” registro de la marca GRUPO AMÉRICA TELECOM en las clases 9 y 38, las que son objeto de la presente demanda de nulidad.

Considera que los argumentos expuestos por la sociedad AMÉRICA MÓVIL, demuestran que solicitó el registro de la marca GRUPO AMÉRICA TELECOM para distinguir los productos de la clase 9 y los servicios de la clase 38 de la clasificación internacional, a sabiendas de su irregistrabilidad, lo que conduce a concluir que lo hizo de mala fe. Que en este caso el signo GRUPO AMÉRICA TELECOM, induce al consumidor colombiano, que es el destinatario final del signo, a la convicción errada e invencible de que por contener el signo TELECOM, se trata de un servicio prestado por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.P.S, que es, para todos los

consumidores colombianos “simplemente TELECOM”; que lo que debe entenderse es que el signo GRUPO AMÉRICA TELECOM carece de originalidad, puesto que reproduce el signo TELECOM, registrado con anterioridad por TELECOM EN LIQUIDACIÓN, y hoy licenciado a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES; que quien tiene la intención de aprovecharse y de perpetrar actos de competencia desleal es la sociedad AMÉRICA MÓVIL, porque quien tiene el legítimo derecho sobre el distintivo TELECOM es COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., por lo que la marca GRUPO AMÉRICA TELECOM nunca debió registrarse a favor de la sociedad

AMÉRICA MÓVIL

6. Expresa que precisamente por lo dispuesto en las interpretaciones que cita AMÉRICA MÓVIL, la Superintendencia debió negar el registro como marca para el signo GRUPO AMÉRICA MÓVIL, clases 9 y 38, puesto que dicho signo, con la preexistencia de la marca TELECOM, registrada en éstas y otras clases, estaba condenado a la irregistrabilidad.

I.3FUNDAMENTOS DE DERECHO En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

1. Violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por falta de aplicación, porque si la División de Signos Distintivos hubiera dado aplicación a esta norma, habría advertido que el signo GRUPO AMÉRICA TELECOM es idéntico a la marca registrada TELECOM, de propiedad de un tercero y por lo tanto no cumple con el principio básico del derecho marcario conocido como Principio de Distintividad Relativa o

de la Diferenciación. Considera que el signo GRUPO AMÉRICA TELECOM carece de fuerza diferenciadora, puesto que reproduce el elemento apropiable y en consecuencia distintivo de la marca TELECOM registrada a nombre de TELECOM EN LIQUIDACIÓN. Que de otro lado, las expresiones GRUPO y AMÉRICA no tienen fuerza diferenciadora suficiente para producir en la mente del consumidor común el mensaje de que se trata de un servicio diferente, proveniente de una empresa distinta, ya que su atención se concentrará en la marca TELECOM, que es la que conoce, y en el mejor de los casos, hará suponer al consumidor que se trata de un cambió de nombre de la compañía o que la empresa se ha constituido como un grupo económico asociado a otras empresas de países americanos.

2. Violación por falta de aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, que consagra las causales de irregistrabilidad relativa, o sea aquellas que se originan porque generan conflictos con derechos de terceros, dado que en los expedientes administrativos de concesión de registro de las marcas se encuentra un listado de anterioridades marcarias que corresponde a la búsqueda que la Superintendencia de Industria y Comercio debe realizar, entre las cuales está TELECOM, por lo que se debe negar de oficio la marca que esté incursa en la prohibición contenida en esta norma, como lo ha hecho la entidad anteriormente frente a solicitudes que contienen la marca TELECOM, tales como, TEAM TELEKOM para las clases 9, 16 38 y 42, TELECOM ONE para las clases 9, 16 y 38, TELECOM ITALIA S.P.A. para las clases 9 y 38, TELECOM AMÉRICAS para la clase 16, AMÉRICA TELECOM para la clase 16 y GRUPO

AMÉRICA TELECOM para la clase 16. Estima que la entidad demandada ignoró sus propias decisiones proferidas con anterioridad, incluso en solicitudes presentadas por las mismas empresas y encontrándose frente a la misma situación de hecho, desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado, las interpretaciones prejudiciales que sobre el tema ha proferido el Tribunal Andino de Justicia y la doctrina marcaria, porque hizo caso omiso de las reglas de comparación y cotejo de las marcas al ignorar los registros para la marca TELECOM que reposan en su despacho. Que no se puede desconocer que son irregistrables como marcas aquellos signos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

3. Finalmente, considera que los actos demandados son violatorios de las normas encaminadas a reprimir la competencia desleal, de manera particular, los artículos 137 y 258 y 259 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, porque no tienen sustento jurídico. Adujo, en esencia, lo siguiente: Que se ha insistido en diferentes actos administrativos expedidos por la entidad y en numerosas sentencias proferidas por el Consejo de Estado sobre el tema marcario, en concordancia con las normas legales vigentes, que un signo para ser registrado como marca, debe reunir las características de perceptivilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Que la marca GRUPO AMÉRICA TELECOM, para distinguir productos de la clase 9 y

servicios de la clase 38 y la marca TELECOM, no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos; que contrario a lo que afirma la actora, la expresión GRUPO AMÉRICA TELECOM , clases 9 y 38, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de las expresiones enfrentadas, existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos diferenciadores entre sí, por lo que pueden coexistir en el mercado. Que para que exista riesgo de confusión es preciso que concurran simultáneamente dos circunstancias: que debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético y que es necesario verificar el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto, pues “el principio de la especialidad” limita la protección de una marca a los productos o servicios especificados en el registro. Señala que desde el punto de vista de la estructura de la palabra (cotejo visual o fonético, gráfico y ortográfico), los signos son diferentes, pues la marca solicitada tiene 19 letras, no así la marca opositora, luego pueden coexistir pacíficamente en le mercado, no conduce a error, por lo que no se podría constituir en un acto de competencia desleal. Propone la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por cuanto la actora incurre en indebida acumulación de pretensiones, conforme a lo previsto en el artículo 97, numeral 7° del C.P.C., porque se trata de dos actuaciones administrativas distintas iniciadas bajo

diferente normatividad en materia de propiedad industrial; la solicitud que hizo la sociedad GRUPO AMÉRICA TELECOM (nominativa) para la clase 9, lo fue bajo la vigencia de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, actuación administrativa dentro de la cual no intervino la actora en interés particular y concreto y no interpuso los recursos legales que eran procedentes; que además la modalidad de cada una es diferente, pues en un caso se trata de una marca nominativa y en el otro de una marca mixta. II.2El tercero interesado en las resultas del proceso (folio 322 y ss), considera que el actor se equivoca al recabar exclusivamente en las Palabras GRUPO y AMÉRICA, transcribiendo la definición de la primera del Diccionario de la Lengua Española y señalando que la segunda es por sí misma irregistrable por constituir una indicación geográfica, pero olvidando que su marca está formada por las palabras GRUPO, AMÉRICA Y TELECOM y que por lo tanto debe ser examinada en su conjunto, sin fraccionarla. Estima que, además, la demandante deja de lado la adición de la expresión “en liquidación” al nombre del titular de la marca TELECOM (mixta), a saber, LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -TELECOM EN LIQUIDACIÓN-, hecho que forzosamente obliga al consumidor a suponer que al titular de la marca está siendo liquidado y no a que se ha convertido en parte de un grupo económico. En relación con la expresión AMÉRICA, considera que es cierto que nuestra legislación marcaria prohíbe la apropiación de signos que consistan en una denominación geográfica, o exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para describir,

entre otras, la procedencia geográfica o sean indicaciones puramente descriptivas o exclusivamente genéricas, lo que no se presenta en este caso. Que se puede dar el caso de que la marca se componga de dos expresiones, una genérica y otra que no lo es, siendo tal signo registrable pero sujeto a que el derecho al uso exclusivo del mismo se otorgue sobre la expresión no genérica, la que constituye el elemento más importante del conjunto, el que le aporta la distintividad a la marca. Finalmente, señala que se puede presentar el caso en el que el signo se compone de expresiones inapropiables, ya sea por ser genéricas o descriptivas, pero que acompañado de un signo gráfico le imprima la fuerza distintiva requerida. Que la resolución que negó la marca GRUPO AMÉRICA TELECOM para la clase 16, es distinta de la marca objeto de la acción de nulidad instaurada en este caso; anota que la marca TELECOM (mixta), signo en el que se fundamentó la Superintendencia de Industria y Comercio, para negar su solicitud de amparar productos de la citada clase 16 de propiedad de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIÓNES –TELECOM EN LIQUIDACIÓN-, fue objeto de acción de cancelación que se inició ante dicha entidad el 30 de septiembre de 2003, por no uso y en este momento se encuentra pendiente de decisión. Afirma que no es cierto que el 4 de noviembre de 2004 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, en su condición de licenciatario de las marcas de la

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – TELECOM EN LIQUIDACIÓN,

hubiera solicitado el registro del signo INTERNET TELECOM en las clases 9 y 38, porque las solicitudes fueron presentadas por la primera en su propio nombre y no en nombre del licenciante. Considera que no es cierto que el signo GRUPO AMÉRICA TELECOM induzca al consumidor a error, al llevarlo a suponer que se trata de servicios prestados por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.; que es evidente que las marcas en que se fundamenta la presente acción son de propiedad de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – TELECOM EN LIQUIDACIÓNy no de su Licenciatario; que esta última empresa fue suprimida como resultado de su falta de viabilidad y solvencia, luego el consumidor no puede entender que se trata de servicios prestados por la actora. Estima que el signo TELECOM (mixto) concedido a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones –TELECOM EN LIQUIDACIÓN, es mixto que incorpora la expresión “telecom”, expresión genérica que corresponde a la abreviación de la palabra “telecomunicaciones”, expresión ampliamente conocida en el mercado para distinguir servicios de telecomunicaciones. Que no es cierto que la marca GRUPO AMÉRICA TELECOM reproduzca de manera idéntica la marca TELECOM (mixta) de la actora, porque su marca es nominativa y está formada por las expresiones GRUPO y AMÉRICA y TELECOM y la de propiedad del licenciante de la actora es un signo mixto formado por una serie de líneas, formas y colores y por la palabra “telecom”, expresión genérica que no puede ser objeto de uso exclusivo, por lo que el signo solicitado no carece de distintividad ni induce al público a error respecto

del origen empresarial de los productos y servicios ofrecidos e identificados con el signo TELECOM (mixto), pues el público colombiano lo conoce muy bien, por ser el más antiguo. Que la concesión del registro del signo solicitado, no es un acto de competencia desleal; que la actora ignora que la titularidad de la marca TELECOM (mixta) está en cabeza de la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – TELECOM EN LIQUIDACIÓN, que entró en liquidación en el año 2003 y por lo tanto su capacidad jurídica se ha restringido únicamente al desarrollo de los actos necesarios a su inmediata liquidación y por lo tanto ya no participa en el mercado y está condenada a desaparecer; reitera que la actora COLOMBIA TELECOMUNICACIONES es el Licenciatario y no el titular de la marca. Propone las siguientes excepciones de mérito: - La marca TELECOM (mixta) es un signo débil, porque su titularidad está en cabeza de una empresa que se encuentra en estado de liquidación y va a desaparecer cuando el proceso liquidatorio culmine el 31 de diciembre de 2005, lo que hace que la marca pierda su fuerza distintiva y porque la expresión “telecom” incorporada en la marca TELECOM (mixta) es un signo de uso común en el mundo de las telecomunicaciones; que precisamente, esa condición de debilidad de la marca TELECOM (mixta) fue lo que llevó a la Superintendencia de Industria y Comercio a reconocer el registro de la marca INTERNET TELECOM (mixta), para amparar productos de la clase 9 y servicios de la clase 38, cuando declaró infundadas sus oposiciones.

• La expresión “telecom” es genérica para productos y servicios de telecomunicación y corresponde a la abreviación de la palabra telecomunicaciones y es la denominación que designa el producto y el servicio amparado con la marca TELECOM (MIXTA); que esa condición de genericidad, ha sido reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando concedió el registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM a la sociedad Deutsche Telekom AG, después de negar la oposición presentada por la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES –TELECOM EN LIQUIDACIÓN, fundamentada en la marca TELECOM (mixta). - No hay posibilidad de confusión entre las marcas GRUPO AMÉRICA TELECOM

(nominativa) y TELECOM (mixta); que la mayoría de las pruebas aportadas no corresponden a decisiones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio para las clases 9 y 38 y por lo tanto deben ser rechazadas por impertinentes. - Los registros de la marca GRUPO AMÉRICA TELECOM en las clases 9 y 38, no facilitan ni consolidan actos de competencia desleal ni constituyen uso fraudulento de marca alguna, porque además de lo explicado anteriormente, fueron otorgados legalmente. ALEGATOS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LAS PARTES La parte demandante reiteró lo expresado en la demanda e insiste en que la marca TELECOM tiene la connotación de ser en Colombia una marca renombrada o famosa, lo cual es un hecho notorio, por lo que debe ser objeto de un tratamiento diferente. La parte demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, reiteraron lo expresado en la contestación de la demanda.

El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado no alegó de conclusión. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 053 -IP2009, rendida en este proceso, concluyó: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la citada normativa.

SEGUNDO: El Juez Consultante deberá tomar en cuenta que un signo que contenga una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

En tal sentido, se deberá analizar si la marca GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) al ser un signo constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo. El juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas y mixtas debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en

principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en relación con el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida la marca “GRUPO AMÉRICA TELECOM” (denominativa) es similar a la marca registrada “TELECOM” (mixta) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

QUINTO: Un signo es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso

común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentren conformadas por palabras de uso común, genéricas o descriptivas, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. Por lo tanto, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

SEXTO: En el caso concreto, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos y servicios a que se refieren los signos en conflicto SÉPTIMO: La Oficina nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieran presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero: La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. Dichas Oficinas nacionales gozan de autonomía, que se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus

propias decisiones.

OCTAVO: para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye