CE-11001-03-24-000-2005-00203-01-2014

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de asociación y o confusión. Conexión competitiva Advierte la Sala que no existe semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas BRISTOL-VIDEX EC y VIREX, pues se perciben de forma diferente, produce sonidos distintos al pronunciarse de manera conjunta y no generan ninguna idea en la mente de los consumidores, pues son de fantasía. En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca BRISTOL-VIDEX EC se otorgó para distinguir “preparaciones farmacéuticas antivirales” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y aquel que se concedió previamente a la marca VIDEX se había otorgado para distinguir “productos farmacéuticos” en la misma clase. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca BRISTOL-VIDEX EC es suficientemente distintiva respecto de VIREX, pues a pesar de que identifican productos similares, lo cierto es que las marcas son distintas y, por ende, no inducen al público a confusión, pues se perciben de manera diferente y producen sonidos disimiles al ser pronunciadas en su conjunto.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE

NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A NOTA DE RELATORIA: Caso análogo, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de diciembre de 2012, Rad. 2003-00420, MP. Marco Antonio

Velilla Moreno.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 10537 DE 2005 (27 de mayo)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00203-01

Actor: BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad, promovida por BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A, contra la Resolución 10537 de 2005 (27 de mayo), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, el registro de la marca BRISTOLVIDEX EC, para distinguir “preparaciones farmacéuticas antivirales” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A., domiciliada en Bogotá, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare la nulidad de la Resolución 10537 de 2005 (27 de mayo), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de BRISTOL-MYERS SQUIBB

COMPANY, el registro de la marca BRISTOL-VIDEX EC, para distinguir “preparaciones farmacéuticas antivirales” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que en consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca BRISTOL-VIDEX EC para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos El 29 de octubre de 2003 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca BRISTOL-VIDEX EC, para distinguir “preparaciones farmacéuticas antivirales” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, no fue objetada. Mediante Resolución 10537 de 2005 (27 de mayo), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió el registro de la marca BRISTOLVIDEX EC, a favor de BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación. La demandante considera que el acto acusado contraría los artículos 3º del Código Contencioso Administrativo y 135 literal b), 136 literal a) y 259 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 1.3.1. Artículo 3º del Código Contencioso Administrativo.

Señala que el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo dispone que “Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera. (…). En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que actúen ante ellos. (…) Las autoridades deberán observar estrictamente los principios consagrados en este artículo al expedir los reglamentos internos de que tratan los artículos 1º de la Ley 58 de 1982 y 32 de este código”. Bajo el anterior contexto, considera que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca BRISTOL-VIDEX EC de manera negligente, desconociendo los fines que orientan la normativa comunitaria. En efecto, afirma que la entidad demandada desconoció el principio de imparcialidad al conceder el registro de la marca BRISTOL-VIDEX EC pese a que era confundible con el signo VIREX. 1.3.2. Artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Indica que los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que “No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad” y “No podrán

registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.”. Conforme a lo anterior, considera que debe cancelarse el registro de la marca BRISTOL-VIDEX EC, pues presenta similitudes de tipo visual, auditivo e ideológico con la marca VIREX, por lo que carece del elemento esencial que debe contener el registro de una marca, esto es, la distintividad. En efecto, señala que existe semejanza ortográfica y fonética entre los signos, pues se perciben de forma similar y generan sonidos análogos al ser pronunciados en su conjunto, ya que tienen una raíz y silaba tónica coincidente. 3.1.3. Artículo 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones A su turno, indica que el artículo 259 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que “Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del

comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”. Bajo el anterior contexto, manifiesta que la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca BRISTOL-VIDEX EC, pues lo hizo con el fin de aprovecharse del prestigio y posición del que goza el producto VIREX en el mercado. En este sentido, considera que la sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY le ha causado una serie de perjuicios, pues como la marca BRISTOLVIDEX EC carece de distintividad, es susceptible de generar confusión entre los consumidores.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que el acto administrativo acusado había sido expedido con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que para que un signo fuera registrado como marca debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En este sentido, señaló que los signos BRISTOL-VIDEX EC y VIREX no eran confundibles, pues al analizarlos en su conjunto se advertía que poseían suficientes diferencias que los hacían distintivos en el mercado. Indicó que ambos signos eran distintos desde el punto de vista visual y fonético, pues si bien compartían algunas letras, se diferenciaban debido a que la primera estaba conformada por catorce (14) letras mientras que la segunda por cinco (5).

2.2. BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY se opuso a las pretensiones de la demanda afirmando que carecían de fundamento legal. En este sentido, manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió el acto administrativo acusado con imparcialidad, dando al demandante la oportunidad de presentar su oposición contra la solicitud de registro de la marca

BRISTOLVIDEX EC.

Adicionalmente, argumentó que no existía riesgo de confusión entre las marcas VIREX y BRISTOL-VIDEX EC, pues existían diferencias en su composición fonética y en su aspecto visual y ortográfico que les permitían coexistir pacíficamente en el mercado. Así mismo, señaló que los productos amparados por las marcas eran de diferente naturaleza y tenían una finalidad distinta, pues la marca VIREX identificaba un ungüento para el tratamiento de herpes viral, mientras que la marca BRISTOLVIDEX EC un producto especializado para el tratamiento de VIH. Finalmente, adujo que el registro de la marca BRISTOL-VIDEX EC no fue solicitado de mala fe, ni mucho menos con el fin de engañar a las autoridades sanitarias ni al público consumidor.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los artículos 135 literal b), 136 literal a) y 259 literal a) de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 170-IP-2012 se citan a continuación: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo BRISTOL-VIREX EC (mixto), cumple con los requisitos de

registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con este, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o aun signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de una marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia de riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refiere básicamente a la identidad o a la semejanza que pudiera existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

CUARTO: El juez consultante deberá tener presente que la similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en al silaba tónica o en la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues

la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas varían según su estructura gráfica y fonética.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran, y al tratarse de un signo mixto comparado con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cual de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo y el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y otro mixto se determina que en si en éste predomina en elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para este propósito ha establecido la doctrina; y si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría en principio, lugar a confusión entre los signos pudiendo estos coexistir pacíficamente en ámbito comercial. El signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un

producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con solo consejo del farmacéutico de turno.

SÉPTIMO: El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan una derivación de aquella, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada.

OCTAVO: Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. Para que se configure un acto de competencia desleal hace falta que se trasgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. En tal sentido, quien alega la causa de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de una imitación de la marca previamente conocida.

Por lo tanto el juez consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomado en cuenta aquellos idóneos para acreditar que la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY solicitó el registro del signo BRISTOL-VIDEX EC (mixto) de mala fe.

NOVENO: La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones.

Sí procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro,

contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de ésta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intensión o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal La mala fe debe ser probada por quien alega que existió.

DÉCIMO: En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos, deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado.

Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que puedan causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descredito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. Son actos de competencia desleal, entro otros, aquellos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquel elegir debidamente según sus necesidades y deseos. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En el presente caso, el Juez consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión de una marca registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar

el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados.

DÉCIMO PRIMERO: La Oficina Nacional Competente, procederá a realizar el examen de registrabilidad, ya que el mismo es obligatorio y deberá llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. Las partes y BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY reiteraron los argumentos expuestos, respectivamente, en la demanda y en las contestaciones de la misma.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo BISTOL-VIDEX EC, cuyo registro se concedió para distinguir “preparaciones farmacéuticas antivirales” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literales a) de la Decisión 486 de la Comunidad

Andina de Naciones. Al respecto, los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente. “Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será

obstáculo para su registro. Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: b) Carezcan de distintividad; Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.”. Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo hace una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. En este orden de ideas, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución acusada, concedió el registro de la marca BRISTOL– VIDEX EC, a favor de BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY, para distinguir “preparaciones farmacéuticas antivirales” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado. 5.1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para

efectuar el cotejo marcario. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”…

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por lo signos en disputa…” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a

continuación:

MARCA CUYO REGISTRO SE MARCA PREVIAMENTE

CUESTIONA REGISTRADA

BRISTOL-VIDEX EC VIREX

(MIXTA CLASE 5) (NOMINATIVA CLASE 5) VIREX Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección1, al momento de realizar un cotejo marcario debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca mixta por la existencia de otra que es nominativa, debe recordarse que el Tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial 106-IP-2011: “Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: 1 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: MONTRES ROLEX S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia

cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999).” En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto pasará a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas BRISTOL-VIDEX EC y VIREX. 5.1.1. Comparación Ortográfica2 y Fonética3 e Ideológica4 Advierte la Sala que no existe semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas BRISTOL-VIDEX EC y VIREX, pues se perciben de forma diferente, produce sonidos distintos al pronunciarse de manera conjunta y no generan ninguna idea en la mente de los consumidores, pues son de fantasía. 2 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.” 3 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.:

11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.” 4 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” Al efecto, deben recordarse los argumentos que expuso la Sala en sentencia de 13 de diciembre del año 2012 (M.P. Marco Antonio Velilla Moreno), cuando efectuó un cotejo análogo de la siguiente manera: “MARCAS: “BRISTOL VIDEX EC” y “VIREX”. En el presente caso, no cabe la menor duda que entre las marcas en disputa no existen semejanzas ortográfica, fonética y conceptual significativas, por cuanto el signo denegado, es de aquellos denominados compuestos mientras que la marca previamente registrada es simple, además porque contrario a lo afirmado por el tercero interesado en las resultas del proceso, ambos signos son de aquellos denominados por la doctrina de

“fantasía”, donde se presume que el significado de sus denominaciones no forma parte del conocimiento común, a pesar de que el actor haya indicado que la denominación de su marca “VIREX” esté estructurada por el prefijo VIR el cual, según sus palabras, evoca la expresión “virus”, pues dicho detalle no alcanza a ser comprendido por el público consumidor con solo observarla. En cuanto a la identidad o similitud ortográfica, la doctrina establece que ésta existe cuando se presentan similares sucesión de vocales, identidad en la longitud de la palabra o palabras, el mismo número de sílabas, iguales raíces o terminaciones, que pueden incrementar la confusión. La semejanza ortográfica no se presenta en esta oportunidad, dado que es diferente la longitud de las palabras y de sus vocales, las cuales se encuentran ubicadas en distinto orden, y contiene diversos números de sílabas, situación que no genera riesgo de confusión ante la vista de los consumidores, veamos: BRISTOL VIDEX EC - VIREX BRISTOL VIDEX EC - VIREX BRISTOL VIDEX EC - VIREX BRISTOL VIDEX EC - VIREX Respecto a la semejanza fonética, es de anotar que las sílabas tónicas de las marcas en conflicto, que es el factor más caracterizante para determinar el grado de confundibilidad, se presentan en forma diferente en los signos en conflicto, cuyas pronunciaciones se perciben disímilmente. Referente a la semejanza conceptual, ya se dijo, que ambos signos son de aquellos denominados por la doctrina de “fantasía”, donde se presume que el significado de sus denominaciones no

forma parte del conocimiento común. Así las cosas, al ser distintas en la longuitud de cada una de las palabras que conforman sus denominaciones y disímiles en sus vocales, como también contar con diferentes números de sílabas y ubicación de las sílabas tónicas, donde sus acentos prosódicos producen sonidos desemejantes, y ser signos de fantasía debe concluirse que son más las diferencias que las similitudes y, por lo tanto, el signo “BRISTOL VIDEX EC”, a juicio de la Sala, es registrable como marca. Adicionalmente, la expresión VIREX, utilizada en la denominación de la marca previamente registrada, es de uso común en las marcas de la clase 5ª, la cual no puede ser apropiada por nadie, constituyéndose en un signo débil, tal como se demuestra en el archivo de la Superintendencia de Industria y Comercio, extraido vía Internet, además de las pruebas allegadas al proceso. (….) Así las cosas, debe concluirse que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado farmacéutico, ya que, como ya se dijo, no generan riesgo de confusión o de asociación. Por lo tanto, el signo nominativo “BRISTOL VIDEX EC” cumple con los requisitos de distintividad y no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en las normas comunitarias objeto de la interpretación prejudicial” 5. En conclusión, se observa que la marca BRISTOL-VIDEX EC no es semejante, al signo VIREX, pues se perciben de manera distinta, producen un sonido diferente al ser pronunciadas y no generan ninguna idea en la mente de los consumidores.

Pese a lo anterior, e