CE-11001-03-24-000-2005-00204-01-2010

COTEJO MARCARIO – Entre la marca DFS y el signo DFN / MARCA – Concepto. Definición / SIGNOS DE FANTASÍA / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia respecto del signo DFN por carecer de fuerza distintiva y de la capacidad diferenciadora e individualizadora que pregona la ley marcaria respecto de la marca DFS Debe indicarse que al efectuar el cotejo de las marcas enfrentadas se observa que existen entre sí una estrecha relación de funcionalidad por la identidad correspondiente a los productos de la clase 10 Internacional que protegen y, por ende, sus canales de comercialización y de publicidad son los mismos. En efecto, la finalidad es común toda vez que sus productos están destinados a unos mismos consumidores y, en lo atinente a los canales de comercialización y de publicidad, cabe decir que son iguales, pues es evidente que los productos cobijados por ambas marcas se ofrecen en relación directa con el usuario. Aunado a lo anterior, tal como ya se dijo, el riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial es evidente, si se tiene en cuenta que los productos que amparan ambas marcas son idénticos. En esas condiciones, el signo solicitado no puede ser registrable ya que carece de fuerza distintiva y de la capacidad diferenciadora e individualizadora que pregona la ley marcaria, por no estar provisto de otro u otros elementos que le confieran eficacia particularizadora respecto de la marca previamente registrada. Así las cosas, los cargos efectuados por la parte demandante no estarán destinados a prosperar.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Synthes Colombia S.A., en ejercicio de la

acción de nulidad y restablecimiento de derecho, presentó demanda contra las Resoluciones Núms. 022271 de 9 de septiembre de 2004, 30140 de 30 de noviembre de 2004 y 04283 de 28 de febrero de 2005, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro de la marca “DFN” a la sociedad demandante para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL B

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., ocho (08) de abril de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00204-01

Actor: SYNTHES COLOMBIA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. –SYNTHES S.A.-, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 022271 de 9 de septiembre de 2004, 30140 de 30 de noviembre de 2004 y 04283 de 28 de febrero de 2005, expedidas por la

Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se negó el registro de la marca “DFN” (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. Que a título de restablecimiento del derecho se conceda el registro de la marca “DFN”. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. El 25 de febrero de 2004 la sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. – SYNTHES S.A.- solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca denominativa “DFN” para distinguir los productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, entre ellos “aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros de ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura, y toda clase de equipos médicos”. I.1.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 538 de 31 de marzo 2004. Aduce que no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro de la marca. I.1.3. Mediante Resolución núm. 022271 de 9 de septiembre de 2004, la División de Signos Distintivos negó el registro de la marca “DFN”, para la clase 10, por existir en registro la marca “DFS” para distinguir productos de la misma clase. I.1.4. Por Resolución 30140 de 30 de noviembre de 2004, se confirmó la decisión

contenida en la Resolución 022271 de 9 de septiembre de 2004, expedida por la División de Signos Distintivos. I.1.5. Mediante Resolución 04283 de 28 de febrero de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado. I.2. En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 13 de la Constitución Política, y el artículo 3º inciso 6º del Código Contencioso Administrativo. I.2.1. Que se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que la marca “DFN” (nominativa) cumple con todos y cada uno de los requisitos que la ley marcaria exige para que una expresión sea registrada como tal. Aduce que el sonido que producen las expresiones DFN y DFS al oído humano son completamente diferentes, demostrando que las marcas pueden coexistir en el mercado sin el riesgo de producir confusión entre los consumidores. Sostiene que la diferencia entre las marcas es evidente ya que al hacer la comparación de estas se debe hacer en su conjunto y no contando las letras una por una para determinar cuántas letras son diferentes y cuantas no, puesto que el consumidor desprevenido observa la marca en su conjunto. Señala que queda demostrado que la expresión DFN solicitada para registro, sí cumple con todos los requisitos de la ley marcaria, incluyendo los establecidos en

el artículo 134 de la Decisión 486. I.2.2. Que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio le dio una aplicación indebida, ya que determinó que la marca “DFN” (nominativa) solicitada para registro estaba comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el citado artículo, lo cual no es cierto. Concluye señalando que efectivamente las marcas pueden coexistir en el mercado sin inducir a asociación a los consumidores, además de que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que un signo que carece de fuerza distintiva es irregistrable, teniendo esta prohibición su fundamento en la propia función que la marca desempeña, pues al existir entre dos signos una similitud, se impide al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, lo que no sucede en este caso. I.2.3. Expresa que se violó el artículo 13 de la Constitución Política, ya que la Administración al decidir este asunto, no tuvo en cuenta que la marca solicitada para registro es una invención fantástica de características especiales, dentro de las cuales encontramos la de distintividad frente a las demás marcas registradas para este tipo de productos, y por este motivo debe procederse a conceder la marca, así como se ha concedido a otros titulares marcas que cumplen con las mismas condiciones. I.2.4. Indica que se violó el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo, toda vez que al resolverse este caso, la Administración no fue imparcial, ya que es

claro que las marcas en disputa son diferentes, y que pueden coexistir en el mercado sin inconveniente alguno de confusión. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Aduce que entre los signos “DFN” y “DFS” existe similitud gráfica, ortográfica y fonética que conllevaría al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos que ambos distinguen, ya que los signos en cuestión, sólo se diferencian por una letra. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 1980, arts. XXVIII y s.s. (folio 136). IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de

representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. “SEGUNDO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 030-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será

obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…)”. El Tribunal Andino señala que la marca se define como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. Siguiendo la orientación del Tribunal de Justicia Andino en la interpretación prejudicial solicitada, son dos los elementos esenciales que exige el artículo 134

de la Decisión 486 para que un signo pueda constituirse como marca: la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. El Tribunal de Justicia Andino, expresa: “La distintividad, es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales”. (folio 158). En este orden de ideas y siguiendo los parámetros de la referida interpretación prejudicial, han de aplicarse las reglas relativas a los campos que en esa clase de marcas pueden producir confusión en las mismas, como son el visual, derivado de semejanzas ortográficas, auditivas o fonéticas e ideológicas o conceptuales. Respecto al cual el Tribunal de Justicia hace un mayor énfasis, al señalar: “(…) “La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, debe tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión

entre los signos confrontados. “La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea (…)” (folios 159 y 160). Igualmente, se tendrá en cuenta que las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener presente la naturaleza del producto. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Así mismo, se analizará el riesgo de confusión o asociación directa e indirecta y si existe o no conexión competitiva. Bajo estas premisas, tiénese lo siguiente: Los actos acusados denegaron la solicitud del registro de la marca denominativa “DFN”. La marca prioritaria registrada que sirvió de fundamento a la decisión denegatoria, es “DFS”. Desde el punto de vista ortográfico las dos marcas son semejantes, teniendo en cuenta que la marca cuestionada posee dos letras ubicadas en el mismo orden DF que la previamente registrada DF, con la única diferencia de la última letra N frente a la S. Desde el punto de vista fonético o auditivo, su pronunciación o sonido es semejante en ambas marcas, a pesar de que como dice la actora, la última letra N de la solicitada varía de la S de la registrada. De las dos expresiones en colisión DFN y DFS, no puede argumentarse que tengan identidad ideológica, pues por el hecho de estar estructuradas por letras no evocan en la mente alguna idea, dado que en nuestra lengua no tienen significado, por lo cual podrían clasificarse dentro de aquellas marcas denominadas por la doctrina de fantasía.

Además, si se aplican los criterios expuestos en la Interpretación Prejudicial para la comparación global de las marcas, se advierte que apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, la impresión que producen los signos denominativos “DFN” y “DFS” es de semejanza o de relación entre y uno otro, de suerte que el consumidor medio puede caer en el error de estar comprando un producto, en la creencia de que está comprando uno con la marca “DFS”, o viceversa, lo que denomina el Tribunal en su interpretación prejudicial como riesgo de confusión directa. Y teniendo en cuenta el nexo entre los productos que amparan ambas marcas, el consumidor podría asociarlo con un origen empresarial común, lo que denomina el aludido Tribunal: confusión indirecta, por cuanto estaría más impactado por las semejanzas que por las diferencias, según lo expuesto, y máxime si se tiene en cuenta que ambas marcas distinguen los productos de la clase 10 Internacional. Adicionalmente, debe indicarse que al efectuar el cotejo de las marcas enfrentadas se observa que existen entre sí una estrecha relación de funcionalidad por la identidad correspondiente a los productos de la clase 10 Internacional que protegen y, por ende, sus canales de comercialización y de publicidad son los mismos. En efecto, la finalidad es común toda vez que sus productos están destinados a unos mismos consumidores y, en lo atinente a los canales de comercialización y de publicidad, cabe decir que son iguales, pues es evidente que los productos cobijados por ambas marcas se ofrecen en relación directa con el usuario. Aunado a lo anterior, tal como ya se dijo, el riesgo de confusión o de asociación

sobre el origen empresarial es evidente, si se tiene en cuenta que los productos que amparan ambas marcas son idénticos. En esas condiciones, el signo solicitado no puede ser registrable ya que carece de fuerza distintiva y de la capacidad diferenciadora e individualizadora que pregona la ley marcaria, por no estar provisto de otro u otros elementos que le confieran eficacia particularizadora respecto de la marca previamente registrada. Así las cosas, los cargos efectuados por la parte demandante no estarán destinados a prosperar. En consecuencia, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 08 de abril de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO