CE-11001-03-24-000-2005-00205-01-2013

REGISTRO MARCARIO - Similitud entre las marcas. Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión En conclusión, la Sala no encuentra acertado en cotejo realizado en sede administrativa por la Superintendencia de Industria y Comercio, el apego a las reglas para la comparación entre signos nominativos permite afirmar que no existe riesgo de confusión alguno en consideración a la ausencia de similitudes ortográficas e ideológicas entre una y otra marca, tal y como se expuso en líneas anteriores. Pues bien, la clase de productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, son aquellos referidos a aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura, de forma tal que se dirigen a consumidores especializados que por sus conocimientos específicos saben diferenciar una marca de otra, dado que la adquisición de un aparato quirúrgico, médico u ortopédico requiere de un conocimiento no común sino especial, acorde con las necesidades específicas de cada paciente y patología, circunstancia que le exige que adquiere el producto luego de un riguroso análisis de compra ajeno al consumidor promedio, en ese sentido la Sala en oportunidad anterior sostuvo: FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 150

NOTA DE RELATORIA: Consumidor especializado, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de abril de 2004. Rad. 6009, MP. Camilo Arciniegas

Andrade. Riesgo de confusión, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de febrero de 2010, Rad. 2004-00376, MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 0022278 DE 2004 (9 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 30135 de 2004 (30 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 4316 de 2005 (28 de febrero)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00205-01

Actor: SYNTHES COLOMBIA S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO La Sala decide el presente proceso de única instancia promovido por la accionante en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra las Resoluciones Nos. 0022278 de 9 de septiembre de 2004, 30135 de 30 de noviembre de 2004 y 4316 de 28 de febrero de 2005, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se negó el registro de la marca “SYNFRAME” nominativa, para distinguir productos de la clase 10 de la

clasificación internacional de Niza. I.- LA DEMANDA El actor, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicita a la Sala mediante apoderado que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones Primera.- Declarar la nulidad de la Resolución No 22278 del 9 de septiembre de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 01-16266, mediante la cual se negó el registro de la marca “SYNFRAME” (Nominativa), para distinguir productos la clase 10 de la Clasificación Internacional que refiere a aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura y toda clase de equipos médicos.

Segunda.- Declarar la nulidad de la Resolución No. 30135 de 30 de noviembre de 2004, dictada por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 22278 de 9 de septiembre de 2004. Tercera.- Declarar la nulidad de la Resolución No. 004316 de 28 de febrero de 2005, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se confirmó en todas sus partes la Resolución No 22278 de 9 de septiembre de 2004. Cuarta.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, ordenar a la entidad demandada conceder el registro de la marca nominativa “SYNFRAME” en cabeza

de la sociedad SYNTHES COLOMBIA S. A. – SYNTHES S. A.; para distinguir productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Hechos y omisiones expuestos en la demanda La sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. - SYNTHES S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo “SYNFRAME”

(denominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. Como consecuencia de ello, el 31 de marzo de 2004 se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 538, posteriormente, se profirió la Resolución No. 022278 de 9 de septiembre de 2004, en la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 022278, resolviendo negar el registro del signo “SYNFRAME” (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. La decisión de la Entidad Nacional Competente, se fundamentó en la existencia previa de la marca “TI-FRAME” (denominativa), por lo que la peticionaria interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la mencionada resolución. El primero de los recursos propuestos fue decidido el 30 de noviembre de 2004 por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 30135, y en ella se decidió confirmar la decisión de negar el registro solicitado. El segundo de ellos, fue resuelto por el

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución No. 004316 de 28 de febrero de 2005, confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 022278 de 9 de septiembre de 2004.

3. Normas violadas y concepto de la violación Señala como vulnerados los artículos 134, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 13 de la Constitución Política y 3 inciso 6 del

C. C. A., por las razones que se resumen así: Expresa que el signo “SYNFRAME” (Nominativo), tiene la fuerza distintiva requerida por la Legislación en tanto que permite distinguirse de las otras marcas, sin que se presente confusión o engaño, cumpliendo su finalidad de identificar unos productos de otros en el contexto del mercado.

Advierte que con fundamento en los criterios jurisprudenciales y doctrinarios que rigen la actividad marcaria, y luego de examinar en su conjunto los signos en confrontación “SYNFRAME” y “TI-FRAME”, no se presenta riesgo alguno de confusión en la medida que no determinan similitudes fonéticas, ortográficas e ideológicas, ya que cada uno de los signos confrontados posee elementos distintivos suficientes para producir una impresión de conjunto diferente y con características propias, circunstancia que les permite coexistir pacíficamente en el mercado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- La Superintendencia de Industria y Comercio. Contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de ésta, en atención a que el signo “SYNFRAME” carece de fuerza distintiva, afirmación que se fundamenta

en la conclusión a la que debe llegarse luego de efectuar el examen en conjunto del sigo cuyo registro se solicita, frente a la marca previamente registrada “TIFRAME”. Resalta que del cotejo marcario entre los signos en contienda, resulta evidente la existencia de similitudes gráficas, fonéticas y auditivas que impiden a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado. Finalmente esgrime, que la coexistencia de las marcas estudiadas generaría riesgo de confusión o confundibilidad entre los consumidores, llevándolos al error de adquirir o usar productos que distinguen las mismas, dado que la marca solicitada comprende los mismos productos de la clase 5 que amparan la marca previamente registrada. 2.- JOHNSON & JOHNSON Estando en tiempo para ello, el apoderado del tercero interesado contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones del actor con fundamento en las razones que se pueden sintetizar así: Sostiene que la decisión que adoptó la Superintendencia de Industria y Comercio contenida en los actos administrativos demandados se encuentra ajustada a la Ley en vista de que la denominación SYNFRAME que se pretende registrar como marca, incurre en la causal de irregistrabilidad debido a que guarda estrechas semejanzas a la marca TI-FRAME, solicitada, registrada y vigente a su favor con anterioridad a la solicitud de registro elevada por la demandante. En consecuencia, la marca “SYNFRAME” no es distintiva, generando riesgo de confusión en el público consumidor, circunstancia suficiente para que tomen las medias de protección legal marcaria y sea negado su registro.

III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso los antecedentes administrativos de los actos administrativos demandados y las que allegaron las partes en la oportunidad correspondiente; así como las practicadas en la oportunidad procesal adecuada. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION La parte demandada y el tercero interesado alegaron de conclusión dentro de la oportunidad procesal correspondiente, reiterando los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Tanto la actora como el Ministerio Público decidieron no presentar alegatos de conclusión, según constancia secretarial vista a folio 202 del cuaderno principal.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL1

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, mediante escrito de radicación 53-IP-2011 recibido en esta corporación el 3 de octubre de 2011, señala: El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “SYNFRAME” (denominativo), fue presentada el 25 de febrero de 2004, en vigencia de la Decisión 486 mencionada. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal

Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio el artículo 150 (Examen de Registrabilidad y Debida Motivación) de la mencionada Decisión 486, en tanto que resulta pertinente para la resolución del presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del 1 Folios 225 a 241 del Cuaderno Principal. producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”. Concluyó el Tribunal Andino lo siguiente: 1. “Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Para su comparación, deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente

solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.  Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.  Es autónomo.

6. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las

Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.” VI.- CONSIDERACIONES 1.- El acto administrativo enjuiciado Está conformado por las Resoluciones Nos. 0022278 de 9 de septiembre de 2004, 30135 de 30 de noviembre de 2004 y 4316 de 28 de febrero de 2005, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se negó el registro de la marca “SYNFRAME” nominativa, para distinguir productos de la clase 10 de la clasificación internacional de Niza. 2.- Examen de los cargos El presente asunto se concentra en la inconformidad de la actora, referida a la negativa de la Entidad Nacional Competente para otorgar el registro de la marca denominativa “SYNFRAME” en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue productos tales como “aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura”. En ese orden, corresponde a la Sala dirimir si la negativa de la entidad demandada de otorgar registro a la marca nominativa “SYNFRAME” para distinguir productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, se ajustó a las reglas de registrabilidad de marcas contenidos en la Decisión 486, en el marco de la

interpretación prejudicial traída al proceso. Reglas de comparación entre signos denominativos. Tal y como se desprende de los antecedentes administrativos así como de la demanda y la contestación que presentaran la entidad demandada y el tercero interesado, resulta evidente que la imposibilidad de otorgar el registro marcario solicitado por la actora se originó por el riesgo de confusión que aparentemente existe entre la marca cuyo registro se solicita “SYNFRAME” (Denominativa), y el signo previamente registrado “TI-FRAME” (Denominativo) para distinguir productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. Se trata entonces de establecer si del cotejo marcario establecido por la jurisprudencia para signos nominativos como los que se encuentran en disputa, se desprende semejanzas capaces de producir riesgo de confusión en el público consumidor. Siguiendo las reglas trazadas por la interpretación prejudicial, los criterios que deben ser tenidos en cuenta para determinar si existe similitud entre las marcas “SYFRAME”” y “TI-FRAME” son:  La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.  Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.  Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.  Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. Similitud ortográfica, fonética y conceptual. En este preciso punto, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de

similitud: “La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”2 De conformidad con las reglas trazadas, la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden, a fin de establecer si existe 2 Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 13-IP-2011 identidad entre las marcas en disputa, de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el presunto comprador.

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA T I F R A M E 1 2 3 4 5 6 7

MARCA CUYO REGISTRO SE NEGÓ

S Y N F R A M E

1 2 3 4 5 6 7 8 De la comparación se desprende lo siguiente: La secuencia de vocales es diferente en cada denominación, la marca cuyo registro fue solicitado contempla las vocales a y e ubicadas en la partícula FRAME común a ambos signos, no obstante, en el signo opositor se observa la vocal i radicada en la raíz TI. La longitud de las palabras es disímil, la denominación “SYNFRAME” está formada por 8 letras, mientras “TI-FRAME” por 7, y se conforman ambas por 3 sílabas. Las terminaciones son comunes, efectivamente, las dos marcas tienen como sufijo la sílaba “ME”, pero las raíces son diferentes, en tanto que el prefijo de la denominación cuestionada para ser registrada como marca es la sílaba “SYN”, la de la opositora es “TI”. De lo estudiado se colige que no existe semejanza ortográfica entre los segmentos comparados, dado que no se presenta coincidencia en la longitud de las palabras, en la secuencia de vocales y en las terminaciones, y que, si bien se encuentran conformadas por tres sílabas cada una, en ellas se presentas diferencias suficientes para distinguir ortográficamente una denominación de otra. Respecto la similitud fonética, el acento prosódico se expresa en la raíz de cada una de las denominaciones en cotejo, de manera que pronunciados los signos se emite un sonido similar, a más de ello, no pasa de largo que las dos palabras comparten la partícula FRAME haciendo aún más ostensible su similitud fonética. Si la similitud fonética se predica del sonido análogo que surge de la

pronunciación y de la coincidencia entre las terminaciones y raíces, no cabe duda que las marcas en contienda sean fonéticamente similares. En cuanto la similitud ideológica, esta se presenta entre signos que recuerdan una idea idéntica o similar en la mente del consumidor; en este caso se trata de signos de fantasía, de manera que no expresan la idea del producto en sí y de palabras sin contenido conceptual que no refieren a las calidades, aptitudes, género o especie que se pretenda diferenciar con el signo nominativo. Siendo las marcas estudiadas de fantasía no evocativas, sumado a que no tienen ningún significado, se tiene que tampoco otorgan idea alguna sobre las propiedades de los productos que distinguen, de esa manera no logra apreciarse si el consumidor medio evocará una idea u otra cuando se encuentre frente a ellas, sin que pueda predicarse similitud ideológica. En conclusión, la Sala no encuentra acertado en cotejo realizado en sede administrativa por la Superintendencia de Industria y Comercio, el apego a las reglas para la comparación entre signos nominativos permite afirmar que no existe riesgo de confusión alguno en consideración a la ausencia de similitudes ortográficas e ideológicas entre una y otra marca, tal y como se expuso en líneas anteriores. A pesar de comprobarse la suficiencia diferenciadora de la marca cuyo registro se pretende, la Sala estima necesario referirse a la especialidad del consumidor a que se dirigen los productos de la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, como criterio predomínate para establecer si una marca puede o no ser registrada para distinguir esta clase de productos. En efecto, esta Sala ha tenido como derrotero que cuando se tratan de signos

para diferenciar productos dirigidos a un consumidor especializado, las semejanzas entre ellos se desplazan ante la virtualidad del presunto comprador que por su idoneidad y juicio, sabe diferenciar perfectamente los productos, en esa línea se ha dicho: “Empero, de ello no se sigue razonablemente que exista riesgo de confusión ya que los productos que las marcas distinguen tienen un consumidor especializado, quien al adquirirlos presta mayor atención y emplea un mayor grado de discriminación que el común o mediano. En el caso presente, la disposición de los elementos explicativos en la etiqueta asocia claramente la marca JOHANN MARÍA FARINA con su fabricante del mismo nombre, al figurar debajo de esta la expresión GEGENUBER DEM NEUMARKT que con JOHANN MARÍA FARINA forma el nombre comercial de la actora. Como empresario le asiste el legítimo derecho de emplearlo para distinguir sus productos, con tal que se asocie a otros elementos de modo que no reproduzca o imite la que se forma con esa denominación en idioma francés. Las marcas de perfumes, aguas de colonia y la línea de artículos asociada a estos se forman las más de las veces con nombres alusivos a su creador o fabricante. Es el caso de SALVATORE FERRAGAMO, CHRISTIAN DIOR, GUY LAROCHE, HERMES, OSCAR DE LA RENTA, etc. No es de extrañar entonces que tratándose de este tipo de productos, el consumidor conozca bien a su fabricante y su origen de modo que también tenga una referencia clara sobre la procedencia geográfica del producto. Otra característica que debe tenerse presente es que el consumidor de perfumes y productos de tocador es especializado e

identifica e individualiza el artículo que desea adquirir, siendo determinante en su elección de compra el tipo de fragancia, el envase y su fabricante. Es altamente improbable que un consumidor especializado adquiera un agua de colonia JOHANN MARÍA FARINA de la Casa Alemana JOHANN MARÍA FARINA GEGENUBER creyendo que se trata del agua de colonia JEAN MARIE FARINA de la Casa Francesa ROGER & GALLET pues, se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 3ª. Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto, su fragancia, la forma del envase o empaque y su presentación comercial.”3 Con todo, las marcas pueden presentar cierta semejanza, no obstante, por la clase de productos que distinguen y la clase de consumidores a que se dirigen, se permite que coexistan pacíficamente sin que se pueda establecer la existencia de riesgo de confusión, para lo cual también esta Sala manifestó: “No obstante, la ostensible similitud ortográfica y fonética entre las marcas “DU MONT” y “S.T. DUPONT” encontradas en el análisis anterior, no puede afirmarse que exista riesgo de confusión directa, toda vez que el comprador habitual de los productos de la clase 34 Internacional, es una persona especializada y adicta al consumo de cigarrillos, quien se casa con una determinada marca, circunstancia que, en términos generales, hace que no incurra en error al momento de seleccionar los cigarrillos y demás artículos de esta clase, que sean de su preferencia. En cuanto a la marca “BELMONT”, se acentúa aún más esta observación, en virtud de que sus semejanzas

respecto a la marca cuestionada, son insignificantes. Referente a la 3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Fallo de 15 de abril de 2004. Exp. 6009. C. P. Camilo Arciniegas Andrade. “especialización del consumidor”, ha sostenido reiterativamente esta Sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión. Para lo cual se trae a colación la providencia de 24 de julio de 2008, cuyos apartes pertinentes se trascriben a continuación: (…) En efecto, el consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, es una persona especializada que bien por fórmula médica ora por compra directa en droguería o por vía telefónica adquiere este producto, teniendo en cuenta la marca fabricante que le ofrezca la calidad, seguridad y mejor precio del mismo, siendo improbable que éste consumidor se equivoque en su adquisición, creyendo que se trata del producto con marca “VIAGRA” y no “VIGRADINA”, o viceversa, máxime si se tiene presente que el consumidor especializado es un asiduo comprador, el cual selecciona y opta desde un principio, por determinada marca de dicho producto, que repetimos, le ofrezca la efectividad, la calidad y garantía necesaria para su bienestar”. No sucede lo mismo, respecto al riesgo de confusión indirecta que predica la jurisprudencia y la doctrina, pues al existir ese vínculo de semejanza significativa de la marca cuestionada con la marca “S.T. DUPONT”, tal como se adujo antes, la Sala considera que es suficiente este

aspecto para concluir que existe el riesgo de asociación y, por ende, el de confusión para el consumidor en lo tocante al origen empresarial, pues este puede creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular “S.T. DUPONT”. No así, en cuanto a la marca “BELMONT”, pues son más fuertes las diferencias que las semejanzas de sus palabras estructurales, en especial lo relativo a las distintas ubicaciones de sus sílabas tónicas y a sus diferentes prefijos o raíces. Por otra parte, para la Sala, es irrelevante que la marca “BELMONT” sea una marca notoriamente conocida, pues el análisis efectuado anteriormente, permite afirmar que no existe posibilidad de aprovechamiento indebido de su reputación, como tampoco que el signo “DU MONT” pudiese causarle perjuicio respecto a su fuerza distintiva, ya que priman las diferencias estructurales de una y otra marca sobre la pobre similitud observada en las mismas. Además, porque para que la notoriedad de una marca tenga la debida protección respecto a otras de menor rango o comunes, se requiere condicionalmente que exista el riesgo de confusión o de asociación con ese tercero de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, que se reitera, no se presenta en esta oportunidad.”4 Pues bien, la clase de productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, son aquellos referidos a aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales;