CE-11001-03-24-000-2005-00229-01-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de asociación y o confusión. Conexión competitiva De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala la similitud ortográfica existente entre ellas. Si bien las marcas consideradas en su conjunto no tienen la misma longitud, ya que el número de letras que las compone es distinto, lo cierto es que ambos signos se asemejan ortográficamente, por cuanto están compuestos por seis (6) sílabas y dos (2) palabras, y porque el vocablo REPUBLIC es la segunda palabra que conforma ambas marcas y posee la fuerza distintiva. Igualmente, se advierte que existe semejanza fonética entre las marcas, pues al pronunciarlas en su conjunto generan un sonido similar. De hecho, i) la sílaba tónica de las expresiones BANANA y COCOA ocupa la misma posición, ii)la primera palabra de ambas marcas termina en A, y iii) el vocablo REPUBLIC, que es el que posee la fuerza distintiva ambos signos, es idéntico y, por lo tanto, general el mismo sonido al ser pronunciado. Asimismo, se advierte que existe semejanza ideológica entre los signos, pues pese a que las palabras COCOA y BANANA tienen significados distintos, ya que la primera proviene del nahua “cacáhuat”, que en español es CACAO y hace referencia al fruto que brota del árbol de igual nombre, y la segunda al fruto que proviene del árbol de plátano; lo cierto es que ambos signos considerados en su conjunto evocan la misma idea en la mente de los consumidores, concerniente a un fruto (CACAO o BANANA) y

a lo que se entiende por la palabra REPUBLICA. En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas COCOA REPUBLIC y BANANA REPUBLIC. Sin embargo, la semejanza existente entre las marcas cotejadas es insuficiente para afirmar que la marca COCOA REPUBLIC se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el público consumidor. La Sala encuentra que las marcas COCOA REPUBLIC y BANANA REPUBLIC distinguen iguales productos en la misma clase internacional. Así las cosas, no sobra sino realizar el examen de conexión competitiva entre las marcas. En el caso que nos ocupa se advierte que la marca COCOA REPUBLIC se solicitó para distinguir los mismos productos para los cuales se concedió previamente el registro de la marca BANANA REPUBLIC. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca COCOA REPUBLIC no es lo suficientemente distintiva respecto de BANANA REPUBLIC, pues los productos para los cuales se solicitó su registro no la diferencian de aquellos que distingue la marca previamente registrada, y porque la palabra COCOA, que antecede al vocablo REPUBLIC, no le imprime suficiente distintividad respecto de la marca que le es semejante. Además, debe destacarse que un eventual registro de la marca COCOA REPUBLIC podría generar riesgo de confusión en el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos

que ésta distinguiría con aquellos que distingue BANANA REPUBLIC, pues ambas marcas distinguirían iguales productos, que se publicitarían y comercializarían por los mismos medios, teniendo una misma finalidad. De hecho, para la Sala resulta probable que el consumidor medio considere de manera equivocada que los productos de la clase 25 identificados con la marca COCOA REPUBLIC, constituyen una nueva línea de productos de BANANA REPUBLIC, generando riesgos de asociación que se deben evitar.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

• ARTICULO 136 LITERAL A NOTA DE RELATORIA: Cotejo marcario, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad. 2003-00111, MP. María Claudia Rojas Lasso; Comparación ortográfica, fonética e ideológica, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 2002-00274, MP. Camilo

Arciniegas Andrade.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00229-01

Actor: ALVARO RICARDO VALENCIA SUAREZ Y CARLOS EMILIO VALENCIA

SUAREZ

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por Álvaro Ricardo Valencia Suárez y Carlos Emilio Valencia Suárez contra las Resoluciones 28020 de 2004 (12 de noviembre), 791 de 2005 (25 de enero) y 8991 de 2005 (27 de abril), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca COCOA REPUBLIC, para distinguir “vestidos para damas, caballeros, niños y niñas, abrigos, ropa deportiva, camisas, corbatas, pantalones, faldas, chalecos, chaquetas, chaquetones, guantes, ropa interior masculina y femenina, lencería interior, impermeables, medias, calzado para damas, caballeros, niños y niñas, zapatos deportivos; sombreros de todas clases” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA Álvaro Ricardo Valencia Suárez y Carlos Emilio Valencia Suárez, domiciliados en Medellín, mediante apoderado, presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 28020 de 2004 (12 de noviembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca COCOA REPUBLIC, para distinguir “vestidos para damas, caballeros, niños y niñas, abrigos, ropa deportiva, camisas, corbatas, pantalones, faldas, chalecos, chaquetas, chaquetones,

guantes, ropa interior masculina y femenina, lencería interior, impermeables, medias, calzado para damas, caballeros, niños y niñas, zapatos deportivos; sombreros de todas clases” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 791 de 2005 (25 de enero), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por los actores, confirmando lo decidido en la Resolución 28020 de 2004 (12 de noviembre).  Que se declare nula la Resolución 8991 de 2005 (27 de abril), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recuso de apelación propuesto por los actores, confirmando lo decidido en la Resolución 28020 de 2004 (12 de noviembre).  Que en consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos El 17 de octubre de 2001 Álvaro Ricardo Valencia Suárez y Carlos Emilio Valencia Suárez solicitaron ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca COCOA REPUBLIC, para distinguir “vestidos para damas, caballeros, niños y niñas, abrigos, ropa deportiva, camisas, corbatas, pantalones, faldas, chalecos, chaquetas, chaquetones, guantes, ropa interior masculina y femenina, lencería interior, impermeables, medias, calzado

para damas, caballeros, niños y niñas, zapatos deportivos; sombreros de todas clases” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, no fue objetada. Mediante Resolución 28020 de 2004 (12 de noviembre) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó el registro de la marca COCOA REPUBLIC, para distinguir productos de la clase 25 internacional, pues consideró que era confundible con la marca BANANA REPUBLIC, previamente registrada a favor de BANANA REPUBLIC INC. para distinguir productos de la misma clase. Inconformes con tal decisión, los demandantes presentaron recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 791 de 2005 (25 de enero) y 8991 de 2005 (27 de abril), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 28020 de 2004 (12 de noviembre). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación Los demandantes consideran que los actos acusados contrarían los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En este sentido, señalan que los artículos referidos disponen, respectivamente, que “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del

producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro…” y “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o productos, o para productos o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Bajo el anterior contexto, afirman que la marca COCOA REPUBLIC debe ser registrada, puesto que es perceptible, distintiva y susceptible de representación gráfica. Aunado a lo anterior, sostienen que no existe confundibilidad entre los signos COCOA REPUBLIC y BANANA REPUBLIC, pues ambos generan ideas distintas en la mente de los consumidores, habida cuenta de que las partículas COCOA y BANANA tienen significados diferentes. De hecho, indican que el cotejo marcario debe omitir la partícula REPUBLIC, ya que ella es común y débil dentro de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. De hecho, destacan que existen otras marcas registradas para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza que poseen la partícula REPUBLIC, tal y como lo son SRO SUR REPUBLIC, SOUND

REPUBLIC, RS REPUBLIC y UNITED REPUBLIC.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de los demandantes no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían

sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Indicó que para que un signo fuera registrado como marca, debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En este sentido, señaló que los signos COCOA REPUBLIC y BANANA REPUBLIC eran confundibles, pues al analizarlos en su conjunto se advertía que la palabra REPUBLIC, que poseía la fuerza distintiva, era idéntica en ambos. Igualmente, afirmó que la partícula COCOA no aportaba suficiente distintividad al signo cuyo registro se había negado, para hacerlo registrable en el mercado. Adicionalmente, manifestó que un eventual registro de la marca COCOA REPUBLIC podría inducir a confusión directa e indirecta al público consumidor, por la conexión competitiva existente entre éste y el signo BANANA REPUBLIC, pues distinguirían iguales productos en la clase 25 internacional. 2.2. BANANA REPUBLIC INC. guardó silencio.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. A continuación se citan las conclusiones a las que llegó en la interpretación 74-IP-2011 el Tribunal: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo COCOA REPUBLIC (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales

de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo denominativo, comparado con un signo denominativo y otro signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino

que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: Los signos comunes o usuales o los signos conformados por palabras comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

SEXTO: Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene palabras de uso común o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

SÉPTIMO: El Juez Consultante, debe determinar si el signo COCOA REPUBLIC (denominativo) resulta ser de fantasía o arbitrario para el tipo de productos que distingue, es decir, lo verdaderamente importante con este tipo de marcas es que no sean evocativas de

ninguna de las propiedades de los productos o servicios que distinguen.

OCTAVO: En el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente, de igual manera, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. Las partes reiteraron los argumentos expuestos, respectivamente, en la demanda y en la contestación de la misma. 4.2. El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado solicitó negar las pretensiones de la demanda, pues consideró que la marca COCOA REPUBLIC era confundible con el signo BANANA REPUBLIC y su eventual registro podría inducir a confusión al público consumidor. 4.3. BANANA REPUBLIC INC. guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo COCOA REPUBLIC, cuyo registro se solicitó para distinguir “vestidos para damas, caballeros, niños y niñas, abrigos, ropa deportiva, camisas, corbatas, pantalones, faldas, chalecos, chaquetas, chaquetones, guantes, ropa interior masculina y femenina, lencería interior, impermeables, medias, calzado para damas, caballeros, niños y niñas, zapatos deportivos; sombreros de todas clases” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad para distinguir tales

productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. A este respecto, se advierte que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente: “Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, negó el registro de la marca COCOA REPUBLIC, para distinguir “vestidos para damas, caballeros, niños y niñas, abrigos, ropa deportiva, camisas, corbatas, pantalones, faldas, chalecos, chaquetas, chaquetones, guantes, ropa interior masculina y femenina, lencería interior,

impermeables, medias, calzado para damas, caballeros, niños y niñas, zapatos deportivos; sombreros de todas clases” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era confundible con la marca BANANA REPUBLIC, previamente registrada a favor de BANANA REPUBLIC INC. para distinguir productos de la misma clase. 5.1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias

que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed.

Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO SE MARCA PREVIAMENTE

CUESTIONA REGISTRADA

COCOA REPUBLIC BANANA REPUBLIC

(NOMINATIVA CLASE 25) (MIXTA CLASE 25)

COCOA REPUBLIC BANANA REPUBLIC

(Letras blancas, con un fondo negro, esto al interior de un marco que encierra toda la expresión) Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección1, al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca nominativa por la existencia de otra previamente registrada que es mixta, el Tribunal se permitió hacer la

siguiente acotación en la interpretación prejudicial: “Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).” En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas COCOA REPUBLIC y BANANA REPUBLIC, no sin antes advertir que las marcas se analizarán en su conjunto, pues pese a que los demandantes afirman 1 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: MONTRES ROLEX S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso

que debe excluirse del cotejo la partícula REPUBLIC, debido a que es débil; lo cierto es que se observa que no es común dentro de los registros marcarios que distinguen productos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.1.1. Comparación Ortográfica2 Para comenzar, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

COCOA REPUBLIC, BANANA REPUBLIC, COCOA REPUBLIC,

BANANA REPUBLIC, COCOA REPUBLIC, BANANA REPUBLIC, COCOA REPUBLIC, BANANA REPUBLIC, COCOA REPUBLIC, De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala la similitud ortográfica existente entre ellas. Si bien las marcas consideradas en su conjunto no tienen la misma longitud, ya que el número de letras que las compone es distinto, pues el signo COCOA REPUBLIC tiene trece (13) y BANANA REPUBLIC catorce (14); lo cierto es que ambos signos se asemejan ortográficamente, por cuanto están compuestos por seis (6) sílabas y dos (2) palabras, y porque el vocablo REPUBLIC es la segunda palabra que conforma ambas marcas y posee la fuerza distintiva. 5.1.2. Comparación Fonética3 Igualmente, se advierte que existe semejanza fonética entre las marcas, pues al pronunciarlas en su conjunto generan un sonido similar. De hecho, i) la sílaba tónica de las expresiones BANANA y COCOA ocupa la misma posición, ii)la primera palabra de ambas marcas termina en A, y iii) el vocablo REPUBLIC, que es el que posee la fuerza distintiva ambos signos, es idéntico y, por lo tanto, general el

mismo sonido al ser pronunciado. 2 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.” 3 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.” 5.1.3. Comparación Ideológica4 Asimismo, se advierte que existe semejanza ideológica entre los signos, pues pese a que las palabras COCOA y BANANA tienen significados distintos, ya que la primera proviene del nahua “cacáhuat”, que en español es CACAO y hace referencia al fruto que brota del árbol de igual nombre, y la segunda al fruto que proviene del árbol de plátano; lo cierto es que ambos signos considerados en su

conjunto evocan la misma idea en la mente de los consumidores, concerniente a un fruto (CACAO o BANANA) y a lo que se entiende por la palabra REPUBLICA. En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas COCOA REPUBLIC y BANANA REPUBLIC. Sin embargo, la semejanza existente entre las marcas cotejadas es insuficiente para afirmar que la marca COCOA REPUBLIC se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el público consumidor. 5.1.4. Riesgo de Asociación y/o Confusión Así las cosas, sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó en la interpretación prejudicial lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008,

marca: SHERATON).” 4 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” En el caso sub examine el registro de la marca COCOA REPUBLIC se solicitó para distinguir “vestidos para damas, caballeros, niños y niñas, abrigos, ropa deportiva, camisas, corbatas, pantalones, faldas, chalecos, chaquetas, chaquetones, guantes, ropa interior masculina y femenina, lencería interior, impermeables, medias, calzado para damas, caballeros, niños y niñas, zapatos deportivos; sombreros de todas clases” en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el registro de la marca BANANA REPUBLIC se concedió previamente para distinguir “vestidos, calzado, sombrerería” en la misma clase. Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los

productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que las marcas COCOA REPUBLIC y BANANA REPUBLIC distinguen iguales productos en la misma clase internacional. Empero, se advierte que no necesariamente debe negarse el registro de una marca porque otra anterior ya está registrada para distinguir productos o servicios dentro de la misma clasificación internacional. De hecho, como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 04-IP98: “…el hecho de que los productos o servicios amparados con las marcas cotejadas se encuentren en una misma clase de la Clasificació