CE-11001-03-24-000-2005-00233-01-2011

REQUISITOS DE PATENTABILIDAD - Novedad, altura inventiva y aplicación industrial / PATENTE DE INVENCION - Inexistencia de nivel inventivo / NIVEL INVENTIVO - No se evidencia en solicitud de patente películas consumibles oralmente que se disuelven rápidamente, compuestas por pululan y un agente farmacéutico De conformidad con las normas comunitarias aplicables al caso, la patentabilidad de una invención depende básicamente de su novedad, su altura inventiva y su aplicación industrial. Significa lo anterior que la creación no puede ni debe estar comprendida en el estado de la técnica, es decir, no formar parte del conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente; que la misma entrañe un avance cualitativo con respecto a la técnica existente, esto es, que no se infiera o se derive de manera evidente del estado de la técnica, ni resulte obvia para una persona entendida o versada en la materia; y finalmente, que el objeto de la patente pueda ser fabricado o utilizado materialmente por la industria. Al respecto se advierte que es al solicitante a quien corresponde acreditar el lleno de los requisitos de patentabilidad de un producto o de un proceso, y no a la oficina competente, la cual lo que ha de hacer es verificar el cumplimiento de los precitados requisitos (…). Sin haberse acreditado la novedad de la invención ni demostrado su nivel inventivo, ha de concluirse que la misma no supera el estado de la técnica por cuanto se puede obtener aplicando la técnica disponible antes de la solicitud, por personas pertenecientes al oficio normalmente versadas en la materia correspondiente, pues esa invención les resultará obvia, por estar

comprendida en el estado de la técnica, que según el artículo 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de la prioridad que le fue reconocida. En resumen, la Sala no encuentra probados los cargos que se le formulan a la decisión acusada, pues ésta se adecua a las normas superiores que se invocan como violadas, en especial los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a cuyo tenor la creación de productos o de procedimientos es patentable sólo cuando, amén de su aplicabilidad industrial, tengan nivel inventivo por no resultar obvias ni derivarse de manera evidente del estado de la técnica para una persona versada en la materia técnica respectiva. En ese contexto, concluye la Sala que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados, pues a diferencia de lo que afirma en su libelo, la creación no satisface los requisitos de patentabilidad prescritos por la normatividad comunitaria, imponiéndose la denegación de las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 1 / DECISION 344 COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 2 / DECISION 344 COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 4 / DECISION 344 COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 12 / DECISION 344 COMISION DEL ACUERDO DE

CARTAGENA - ARTICULO 13 LITERAL D / DECISION 344 COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 20 / DECISION 486 COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA NOTA DE RELATORIA: Se cita la interpretación Prejudicial 048-1P-2010 del 7 de julio de 2010, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00233-01

Actor: WARNER LAMBERT COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Procede la Sala a decidir en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra Resolución N° 25907 del 21 de octubre de 2004, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “películas consumibles oralmente que se disuelven rápidamente, compuestas por pululan y un agente farmacéutico”, solicitada por la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY; la Resolución N° 4438 del 28 de febrero de 2005, mediante la cual la misma autoridad al resolver el recurso de reposición interpuesto, confirmó la

anterior decisión.

I. LA DEMANDA La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del C.C.A., solicita que se acceda a las siguientes:

1. Pretensiones 1.- Declarar la nulidad de las Resoluciones N° 25907 del 21 de octubre de 2004 y 4438 del 28 de febrero de 2005 7, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 2.- Que como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento, se ordene a la entidad demandada que conceda la patente de invención solicitada y se de cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 176 del C.C.A. 3.- Que de manera subsidiaria y en el evento de no ser posible el otorgamiento de todas las reivindicaciones solicitadas, se otorgue la patente de invención en las reivindicaciones que en nada afecten el nivel inventivo de la patente solicitada. 4.- Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad

Industrial.

2. Hechos Como fundamento de la presente acción, la sociedad demandante expuso como fundamentos fácticos los siguientes: El 18 de enero de 2004, la SOCIEDAD WARNER LAMBERT COMPANY solicitó el otorgamiento de la patente de invención de “películas consumibles oralmente que se disuelven rápidamente, compuestas por pululan y un agente farmacéutico”, reivindicando la prioridad de la patente 60/101.798 presentada en Estados Unidos el 25 de septiembre de 1998, reivindicada además en el expediente 99-060702.

Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 494 del 24 de julio de 2000, no se presentaron observaciones por parte de terceros. La División de Nuevas Creaciones al realizar el examen de patentabilidad concluyó que la invención no reunía las condiciones para su patentabolidad, por lo cual requirió a la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY para que respondiera las objeciones formuladas mediante oficio N° 01626 del 30 de enero de 2004, las cuales fueron contestadas el 17 de mayo de 2004, dentro del término legal, poniendo de manifiesto los argumentos de tipo técnico que desvirtúan la opinión del examinador. A pesar de ello, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el privilegio de la patente de invención referida en las resoluciones acusadas, bajo la consideración según la cual el método reivindicado carece de novedad, por cuanto se trata de un método que ya era conocido en el área técnica correspondiente desde antes de la presentación de la primera solicitud, desconociendo así los argumentos consignados en la respuesta a la objeción y descalificando las investigaciones y ensayos realizados por laboratorios nacionales y extranjeros en procura de obtener nuevos productos y formulaciones que permitan mejorar la calidad de vida de los consumidores, tal como ocurre en este caso, en el cual se busca optimizar la higiene de la cavidad oral. La patente prioritaria invocada y otorgada en Estados Unidos demuestra que la solicitud negada en Colombia cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, motivo por el cual promovió la demanda del

proceso de referencia. Dicha patente fue igualmente otorgada en Australia, República Dominicana, Corea, México, Panamá, Sudáfrica, El Salvador, Singapur y Vietnam. La solicitud de patente cumple con el requisito de nivel inventivo, puesto que su objeto consiste en producir una película consumible adaptada para disolverse en la boca del consumidor, que comprende una sola capa compuesta por pululan, sin necesidad de requerir ninguna clase de líquidos para su ingestión y sin que ello genere rechazo a la ingesta de los medicamentos. A partir de las anterioridades (D1 a D5) citadas por el examinador no es posible derivar el invento objeto de la solicitud, pues son distintas las composiciones aún cuando presentan una forma farmacéutica similar, no es posible predecir las características de la composición reclamada, dado que ninguna de las anterioridades sugiere una película consumible que se adhiera y disuelva rápidamente en la boca del consumidor y menos aún que contenga pululan, modificando así la biodisponibilidad de los principios activos. Las composiciones de los documentos aludidos por el examinador técnico son diferentes a los de la película objeto de la solicitud de la patente de invención referida, pues ésta posee un grado de disolución particular que no tienen las demás anterioridades, y adicionalmente, no resulta posible predecir o deducir su composición particular, sin previos estudios, análisis, ensayos y/o experimentos. 3.- Normas violadas y concepto de violación A juicio de la sociedad demandante los actos acusados, deben declararse nulos, como quiera son contrarios a lo que se dispone en los artículos 14, 16 (inciso 2),

18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Teniendo entonces en cuenta que la solicitud cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, al no otorgarse la patente de invención solicitada, la entidad demandada vulneró directamente el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. La Superintendencia de Industria y Comercio, al expresar en los actos acusados que el procedimiento no era novedoso al existir algunas anterioridades, interpretó erróneamente el inciso 2° del artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por otra parte, al considerar que el objeto reivindicado era obvio y se derivaba del estado de la técnica, la entidad demandada vulneró el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda, señalando que la solicitud de otorgamiento del Beneficio de patente de invención no reúne los requisitos exigidos por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, si se tiene en cuenta que las reivindicaciones carecen de nivel inventivo.

Aduce asimismo que tampoco es dable asegurar que se vulneró el artículo 16 de la Decisión 486, pues el examen de fondo realizado por la División de Nuevas Creaciones evidenció la falta de nivel inventivo de la creación reivindicada, pues los documentos (US 380300, US 5629003, US 5700478, EP 0781546 y US 4562020, que son anteriores a la solicitud presentada, evidencian que una persona del oficio normalmente versada en la materia hubiera logrado la lámina

comestible que se quiere patentar.

III. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En esta etapa del proceso tanto la parte actora como la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron los argumentos expuestos en el curso de la instancia.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial número 048-IP-2010, calendada el 7 de julio de ese mismo año, emitida con destino a este proceso, concluyó: “PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

En el caso de autos, la solicitud de patente de invención para “PELÍCULAS CONSUMIBLES ORALMENTE QUE SE DISUELVEN RÁPIDAMENTE, COMPUESTAS POR PULULAN Y UN AGENTE FARMACÉUTICO” se presentó el 18 de enero de 2000, sin embargo, al ser una solicitud de patente divisional de la solicitud N° 99060702 radicada el 24 de septiembre de 1999, se beneficia de esta fecha de presentación, es decir, la presentación de la solicitud fue durante la vigencia de la Decisión 344, disposición comunitaria que contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos de patentabilidad, y por lo tanto, es

la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto.

SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptiblidad de aplicación industrial.

TERCERO: La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad, si ya se encontrare comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose como tal todo conocimiento que ya haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, salvo las excepciones establecidas en el artículo 3 de la Decisión 344.

Cuando la invención se encuentra integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no habría lugar a exigir la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla.

CUARTO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los

conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico que se trate. No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendría la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

QUINTO: La norma comunitaria también exige que la invención sea susceptible de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de actividad productiva, incluidos los servicios.

SEXTO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras, completas y precisas.

SÉPTIMO: Conforme al derecho de prioridad consagrado en el artículo 12 de la Decisión 344, quien solicita una patente de invención en un País Miembro, o por aplicación del principio de reciprocidad, en otro país que conceda un trato similar o igual a las solicitudes de los nacionales de los Estado partes del Acuerdo de Cartagena, podrá invocar el derecho de prioridad que le corresponda por el término de un año, contado a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud”.

V-. DECISIÓN No observándose la configuración de ninguna causal de nulidad que invalide lo

actuado hasta el momento, procede la Sala a decidir de fondo el asunto bajo examen, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- Los actos administrativos demandados Se trata de los actos que se mencionan enseguida, los cuales fueron proferidos por el Superintendente de Industria y Comercio: La Resolución N° 25907 del 21 de octubre de 2004, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “películas consumibles oralmente que se disuelven rápidamente, compuestas por pululan y un agente farmacéutico”, solicitada por la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY; y la Resolución N° 4438 del 28 de febrero de 2005, mediante la cual se confirmó la anterior determinación. 2.- El objeto de la controversia A efectos de adoptar una decisión de fondo con respecto a la legalidad de los actos administrativos demandados, la Sala procederá a determinar si la creación antes mencionada constituye o no una invención patentable, es decir, si se trata o no de una creación novedosa, que tiene altura inventiva y aplicación industrial. La patente solicitada se denegó respecto de las siguientes reivindicaciones: 1.- Una película consumible adaptada para disolverse en la boca de un consumidor, dicha película caracterizada porque comprende una capa única que comprende a) al menos un agente formador de película; b) un agente estabilizador gomas que comprende al menos dos gomas y c) un agente farmacéutico. 2.- La película consumible de acuerdo con la reivindicación n1, caracterizada porque dicho agente farmacéutico se selecciona del grupo

que consiste en agentes antimicrobianos, agentes antiinflamatorios no esteroides, antitusivos, descongestivos, antihistaminas, expectorantes, antidiarreicos, antagonistas de H , inhibidores de bomba de protones, 2 agentes para el sistema nervioso central, analgésicos, y mezclas de los mismos. 3.- La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el agente antimicrobiano se selecciona del grupo que consiste en triclosan, cloruro de cetil piridinio, bromuro de domifeno, sales de amonio cuaternario, compuestos de zinc, sanguinarina, fluoruros, alexidina, octonidina,· EDTA, y mezclas de los mismos. 4.- La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque dicho agente antiinflamatorio no esteroide se selecciona del grupo que consiste en aspirina, acetaminofeno, ibuprofeno, diflunisal, fenoprofeno cálcico, naproxeno, tolmetina nódica, indometacina y mezclas de los mismos. 5.- La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el antitusivo se selecciona del grupo que consiste en benzonatato, edisilato de caramifeno, bromihidrato de dextrometorfan, clorhidrato de clofedianol y mezclas de los mismos. 6.- La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el descongestivo se selecciona del grupo que consiste en clorhidrato de pseudoefedrina, fenileferina,

fenilpropanolamina y mezclas de los mismos. 7.- La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque la antihistamina se selecciona del grupo que consiste en maleato de bromfeniramina, maleato de clorfeniramina, maleato de dexclorfeniramina, maleato de carbinoxamina, fumarato de clemastina, maleato de dexclorfeniramina, clorhidrato de difenhidramina, citrato de difenhidramina, clorhidrato de difenilpiralina, succinato de doxilamina, clorhidrato de prometazina, maleato de pirilamina, citrato de tripelenamina, clorhidrato de tripolidina, y mezclas de los mismos. 8.- La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el expectorante se selecciona del grupo que consiste en guaifenesina, ipecac, yoduro potásico, hidrato de terpina, y mezclas de los mismos. 9.- La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el antidiarreico es loperamida. 10.- La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el antagonista de H se selecciona del grupo que 2 consiste en famotidina, ranitidina y mezclas de ellos. 11.- La película consumible de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizada porque el inhibidor de bomba de protones se selecciona del grupo que consiste en omeprazol, lansoprazol, y mezclas de los mismos. Resulta pertinente observar que la Superintendencia de Industria y Comercio, al

evaluar la solicitud presentada por la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY, consideró que las reivindicaciones antes mencionadas no cumplían los requisitos de patentabilidad establecidos por las normas andinas, circunstancia que la llevó a denegar la patente deprecada, sustentando su determinación en la existencia de las siguientes anterioridades: N° Documento Título Fecha de Publicación D1 US 3 803 300 Ungüento laminado y método de prepararlo. Abr. 9, 1974 D2 US 5 629 003 Presentaciones tipo lámina de unidades de May. 13, 1997 dosis múltiples que desintegran rápidamente D3 US 5 700 478 Mucoadhesivos sensibles a la presión Dic. 23. 1997 soluble en agua y diseños para colocar en una cavidad corporal limitada por una mucosa D4 EP 0 781 546 Una preparación en lámina de múltiples Jul. 2, 1997 capas D5 US 4 562 020 Proceso para producir películas de glucano Dic. 31, 1985 autosoportadas La División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, luego de realizar los estudios de patentabilidad legalmente establecidos, concluyó que los documentos anteriormente relacionados afectan las reivindicaciones 1 a 11, por lo cual ninguna de ellas cumple los requisitos de novedad y nivel inventivo que establece el ordenamiento jurídico andino. En ese orden de ideas, para poder realizar un pronunciamiento de fondo respecto de la legalidad de los actos administrativos cuestionados, la Sala tendrá en cuenta los antecedentes de la actuación administrativa adelantada por la

Superintendencia; las consideraciones y argumentos expuestos por las partes a lo largo del proceso, las pruebas allegadas y/o practicadas en el curso de la instancia; las orientaciones y las conclusiones expuestas por el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial 048-IP-2010 del 7 de julio de ese mismo año. En todo caso, antes de entrar en materia, importa precisar cuál es el marco jurídico que debe aplicarse en este caso particular. 3.- Normas comunitarias aplicables El Tribunal Andino de Justicia señaló en su interpretación prejudicial que si bien la presentación de la solicitud de patente de invención tuvo lugar el día 18 de enero de 2000, al tratarse de una solicitud de patente divisional de la solicitud Nº 99060702 radicada el 24 de septiembre de 1999, se beneficia de esa fecha de presentación. Por lo mismo, como la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena era la que regía en ese momento los requisitos de patentabilidad, deberá darse aplicación en este caso a los artículos 1, 2, 4, 12, 13 literal d) y 20 de dicha Decisión 344, en consonancia con lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que a la letra disponen: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia,

en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”. DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique. Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud. Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: (…) d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; (…) La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. Artículo 20.- El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier País Miembro. La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite. En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se

aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad. 4.- Requisitos de patentabilidad establecidos por las normas comunitarias De conformidad con las normas comunitarias aplicables al caso, la patentabilidad de una invención depende básicamente de su novedad, su altura inventiva y su aplicación industrial. Significa lo anterior que la creación no puede ni debe estar comprendida en el estado de la técnica, es decir, no formar parte del conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente; que la misma entrañe un avance cualitativo con respecto a la técnica existente, esto es, que no se infiera o se derive de manera evidente del estado de la técnica, ni resulte obvia para una persona entendida o versada en la materia; y finalmente, que el objeto de la patente pueda ser fabricado o utilizado materialmente por la industria. Al respecto se advierte que es al solicitante a quien corresponde acreditar el lleno de los requisitos de patentabilidad de un producto o de un proceso, y no a la oficina competente, la cual lo que ha de hacer es verificar el cumplimiento de los precitados requisitos. 5.- Análisis de los cargos Hechas las consideraciones que anteceden, procede la Sala a establecer si la invención reivindicada cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por el ordenamiento jurídico comunitario. Pues bien, de acuerdo con lo expuesto en páginas anteriores, las reivindicaciones 1 a 11 se refieren a una composición en forma de película comestible que comprende un formador de película, un estabilizador (gomas) y un agente farmacéutico. Se busca con ella proporcionar una solución comestible para

distribuir agentes desodorantes del aliento, antimicrobianos y estimulantes salivares a la cavidad bucal. Al cotejar el objeto de tales reivindicaciones con las anterioridades ya mencionadas, se puede apreciar que el mismo no es de suyo novedoso pues éstas ya enseñaban una composición en forma de película comestible compuesta por los tres elementos enunciados: un formador de película, un estabilizador y un agente farmacéutico, de lo cual se colige que esa creación ya formaba parte del estado de la técnica. No obstante lo anterior, el actor insiste en señalar que a diferencia del método reivindicado, las citadas patentes no comprenden polímeros solubles en agua tales como pululan para formar la película disoluble de capa, y tampoco proporcionan ni sugieren una película consumible que se adhiera y se disuelva en la boca del consumidor, entre otras cosas porque ninguna de las anterioridades enseña ni sugiere combinar dos aceites esenciales en cantidades antimicrobialmente efectivas en una capa única consumible por vía oral para lograr las propiedades de disolución y antimicrobianas de la invención a patentar, razones éstas que permiten colegir, a juicio de la actora, que la solicitud sí era novedosa y gozaba de altura inventiva. Frente a las razones invocadas por la parte actora, ha de tenerse en cuenta que el hecho de que la lámina reivindicada mencione un formador de película, un estabilizador (gomas) y un agente farmacéutico, no la hace inventiva ya que combinando las enseñanzas de los documentos D1 a D5, cualquier persona conocedora de la materia hubiera logrado la lámina c