CE-11001-03-24-000-2005-00251-01-2011

COTEJO MARCARIO – Entre las marcas CHRONOS y CRONEX / SIGNO CHRONOS - Irregistrable al ser similar a la marca previamente registrada CRONOX Desde el punto de vista fonético las similitudes son indiscutibles y de admitirse la coexistencia de las marcas en el mercado se estaría desconociendo la normatividad comunitaria. Por otra parte, es de suyo innegable que los productos que se identifican con la marca registrada, son de la misma naturaleza y tienden a una misma finalidad, y por lo mismo, comparten los mismos canales de distribución y de publicidad. En ese orden de ideas, la Sala considera que en este caso concurren las dos causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a saber: la existencia de un riesgo de confundibilidad y la presencia de un riesgo de asociación empresarial.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 – LITERAL

A

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veinte (20) de enero de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00251-01

Actor: SYNTHES COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. acude ante esta Corporación en ejercicio

de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, con el propósito de demandar la nulidad de las Resoluciones números 22053 del 7 de septiembre de 2004, 29177 del 26 de septiembre de 2004 y 8410 del 22 de abril de 2005 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se denegó el registro de la marca CHRONOS (nominativa) para distinguir los productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, y el correspondiente restablecimiento de los derechos. I.- LA DEMANDA La sociedad demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.- Pretensiones. “PRIMERA. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 022053 del 07 de septiembre de 2004, mediante la cual la División de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 04 17115, de oficio negó el registro de la marca chronos (nominativa), como marca que distingue aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura, toda clase de equipos médicos productos comprendidos en la clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza. SEGUNDA. Declarar la nulidad de la Resolución No. 29177 del 26 de noviembre de 2004, por medio de la cual la División de Signos

distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución No. 22053 del 07 de noviembre de 2004, que de oficio negó el registro de la marca chronos (nominativa) para distinguir productos de la clase 10ª, de la Clasificación Internacional de Niza, a la Sociedad

SYNTHES COLOMBIA S.A. SYNTHES S.A.

TERCERA. Declarar la nulidad de la resolución No. 8410 de abril 22 de 2005, por la cual la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la Resolución No. 22053 del 07 de septiembre de 2004, que de oficio negó el registro de la marca chronos (nominativa) para distinguir productos de la clase 10ª, de la Clasificación Internacional de Niza, a la Sociedad

SYNTHES COLOMBIA S.A. SYNTHES S.A.

CUARTA. Que en consecuencia de las anteriores pretensiones se le restablezca el derecho a mi Representada y se ORDENE a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y comercio, conceder el CERTIFICADO de registro de la marca chronos, para amparar productos comprendidos en la clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza, a la sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. SYNTHES S.A., así como la inscripción del mismo en el registro de la Propiedad Industrial. QUINTA. ORDENAR a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia proferida en este proceso.”1

2.- Fundamentos de hecho

1. El 26 de febrero de 2004, la sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. SYNTHES S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo CHRONOS (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 10 de la Clasificación

Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº. 538 de 31 de marzo de 2004, sin que se hubieran presentado oposiciones.

3. Por Resolución Nº. 22053 de fecha 7 de septiembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denegó el registro del signo solicitado, argumentando, por una parte, la preexistencia del registro de la marca CRONEX en la Clase 10 a favor de la sociedad E.I. DU PONT DE NEUMOURS, y por la otra, el riesgo de confusión con la marca solicitada.

4. Contra dicha Resolución la sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A. SYNTHES S.A. interpuso los recursos de vía gubernativa, los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones 29177 de 26 de noviembre de 2004 y 8410 de 22 de abril de 2005, proferidas en su orden por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se confirmó la Resolución impugnada. 3.- Normas violadas y concepto de la violación La sociedad demandante fundó su demanda en la violación del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señalando que la marca que se pretende

1 Folios 30 y 31 de este Cuaderno. registrar es perfectamente distintiva, en la medida en que con ella se permite individualizar los productos o servicios que identifica, así como su procedencia o calidad, por lo cual no puede predicarse que existan riesgos de confusión. Además de ello y tras advertir que el cotejo marcario debe realizarse considerando los signos en su conjunto y no de manera fraccionada, considera que las marcas enfrentadas son diferentes desde el punto de vista gráfico y fonético. A juicio suyo, se violó igualmente el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues entre las marcas en conflicto, no existen semejanzas de ninguna naturaleza. Por lo mismo, bien pueden coexistir pacíficamente en el mercado sin que se presenten riesgos de confusión o asociación, toda vez que las marcas distinguen productos diferentes. Mientras la marca solicitada distingue aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, material de sutura, toda clase de equipos médicos; la marca registrada distingue fotografías de rayos X, pantallas fluoroscópicas y para intensificación de rayos X para uso médico, instrumentos y aparatos quirúrgicos, médicos dentales y veterinarios, incluyendo filtros de rayos X y aparatos rayos X. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NACION -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, señalando que a diferencia de lo expresado en la demanda, existen semejanzas ortográfica y

fonética entre las marcas chronos (clase 10) y CRONEX (clase 10), que pueden inducir al público a error respecto del origen empresarial de los productos. Desde el punto de vista fonético las marcas se diferencian tan solo en la segunda vocal “O” y “E”, pero esa diferencia no es lo suficientemente distintiva, ya que al ser pronunciadas y transcritas producen una impresión muy similar en el consumidor. Se suma a lo anterior el hecho de que las dos marcas identifiquen productos de la clase 10, y de coexistir en el mercado, el consumidor podría creer que los productos de una y otra marca pertenecen a un mismo titular, que distinguen una nueva o la misma línea de productos, al estar destinados a un mismo tipo de consumidor y utilizar los mismos canales de comercialización.

III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO La sociedad E.I. DU PONT NEUMOURS no intervino en el proceso.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO En sus respectivos alegatos de conclusión, las partes reiteraron los mismos argumentos de la demanda y su contestación. El apoderado de la actora añadió solamente que en el análisis de registrabilidad a efectuar se debe asumir la posición del usuario medio y se detuvo en la explicación conceptual de la marca CHRONOS, la cual evoca la idea de tiempo, de acuerdo con las concepciones filosóficas presocráticas. EI señor Agente del Ministerio Público, por su parte, no intervino dentro del proceso. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial

N°. 122-IP-2009 de fecha 9 de febrero de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CHRONOS (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición

de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos comprendidos en la misma Clase pero claramente identificados, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. VI-. DECISIÓN CONSIDERACIONES En el proceso instaurado por la sociedad SYNTHES COLOMBIA S.A., se pretende obtener la nulidad de las Resoluciones demandadas, por estimarlas contrarias a lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de

la Comunidad Andina de Naciones, y a título de restablecimiento del derecho que se conceda el registro de la marca solicitada. 1.- Normatividad aplicable Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial y en aras de poder determinar si las resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad vigente en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo texto se transcribe a continuación, por tratarse precisamente de las normas que según el Tribunal Andino deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen.: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

[…] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […] 2.- Productos amparados por la clase 10ª de la Clasificación Internacional de Niza Como quiera que el conflicto jurídico planteado en la demanda se originó en la denegación del registro de la marca nominativa CHRONOS en la clase 10ª, resulta conveniente precisar cuáles son los productos comprendidos en esa clase, lo cual es relevante para poder realizar los análisis mencionados en la Interpretación Prejudicial. Pues bien, los productos en mención son los siguientes: “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.” 3.- Análisis de registrabilidad Dando aplicación a las disposiciones anteriormente transcritas y de conformidad con los criterios aportados por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial 122-IP-2009 de fecha 9 de febrero de 2010, obrante a folios 197 y siguientes, la Sala considera que las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad, por las razones que se señalan a continuación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Resolución 486 de la Comunidad Andina, cuando el signo cuyo registro solicitado sea idéntico o

presente semejanzas con una marca anteriormente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Con ello se quiere evitar que se presenten riesgos de confusión o asociación en el mercado, por cuanto los mismos atentarían contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia en el mercado. Al realizar el cotejo de las marcas CHRONOS y CRONEX, se advierte que la marca solicitada está compuesta por siete (7) letras, en tanto que la marca registrada lo está tan solo por seis (6), así: C H R O N O S 1 2 3 4 5 6 7 Marca solicitada C R O N E X 1 2 3 4 5 6 Marca registrada No obstante lo anterior, desde el punto de vista auditivo la diferencia en mención resulta ser completamente irrelevante, por cuanto la letra H empleada en el signo solicitado es muda. En ese sentido, las únicas diferencias restantes se concentran en la segunda vocal y en la última consonante de los signos en disputa. En efecto, mientras en la marca solicitada se emplea la “O” como segunda vocal, en la marca registrada la segunda vocal corresponde a la letra “E”, lo cual no aporta la suficiente distintividad al ser pronunciadas de viva voz, tal como se puede apreciar a continuación: - CHRONOS - CRONEX - CHRONOS - CRONEX - - CHRONOS - CRONEX - CHRONOS - CRONEXEl uso de la “S” como consonante final en el signo solicitado y de la letra “X” en el

signo registrado, resulta ser igualmente irrelevante y muy poco sobresaliente, pues una y otra se pronuncian de una manera muy similar. En suma, desde el punto de vista fonético las similitudes son indiscutibles y de admitirse la coexistencia de las marcas en el mercado se estaría desconociendo la normatividad comunitaria. Por otra parte, es de suyo innegable que los productos que se identifican con la marca registrada, son de la misma naturaleza y tienden a una misma finalidad, y por lo mismo, comparten los mismos canales de distribución y de publicidad. En ese orden de ideas, la Sala considera que en este caso concurren las dos causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a saber: la existencia de un riesgo de confundibilidad y la presencia de un riesgo de asociación empresarial. Por todo lo anterior, las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : DENEGAR las pretensiones de la demanda.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA MORENO