CE-11001-03-24-000-2005-00271-01-2011

SIGNO DESCRIPTIVO - Concepto La Sala, en sentencia donde abordó el punto de la descriptividad dijo que del artículo 135, literal e) (Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina), se puede inferir que un signo es descriptivo cuando puede servir en el comercio para describir el producto o servicio que con su uso se quiere distinguir en el mercado. Tal descripción puede estar referida a la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones de esos productos o servicios. Es decir, indica cómo es tal producto o servicio distinguido por ese mismo signo, y no es registrable cuando es utilizado o sirve en el comercio para esa indicación en relación con productos o servicios del mismo género. En la interpretación prejudicial traída al plenario el Tribunal hace las siguientes precisiones sobre esa clase de signos: “Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.” JORGE OTAMANDI expone que “La designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe” y que “Están comprendidos en esta categoría "Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rápida" para licuadoras, "Esterilizada" para vendas, "Oral" para remedios, "Seco" para vinos, "Transparente" para vidrios, "Confortable" para sillones, "Cremosa" para leche,

"Vitamínico" para alimentos, entre muchos otros casos.” Quedarían también incluidos en esta norma, aquellos nombres geográficos que fueran indicativos de un lugar de fabricación siempre que este lugar fuera conocido como origen de esos productos por diversos fabricantes. De lo contrario, el nombre geográfico -y a menos que sea engañoso o una denominación de origensería registrable. En voces del tratadista JUAN DAVID CASTRO GARCÍA, los signos descriptivos son los que “definen o representan una o varias características esenciales del producto o servicio que lleva la marca”, característica que “puede referirse a la cantidad, a la especie, a la destinación, al valor, al origen o a la procedencia geográfica o a la época de producción del bien o de la prestación del servicio”. Trae los términos “Las noticias”, “Limpia bien” o “Refrescante” como ejemplos de signos descriptivos si se usaran para designar un periódico, un jabón o una bebida gaseosa, respectivamente; así como el de C.A.S.A. respecto de servicios de construcción.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 LITERAL E / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 LITERAL F / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 LITERAL G NOTA DE RELATORIA: Se cita la sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 14 de mayo de 2009, Radicado 2003-00251 01, M.P. Rafael E. Ostau

De Lafont Pianeta. GENERICIDAD DE UN SIGNO MARCARIO - Causal de irregistrabilidad

En cuanto a la generecidad de un signo marcario, prevista como causal de irregistrabilidad en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, el Tribunal en su interpretación prejudicial para el presente caso dice: “La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 LITERAL F NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Radicado 05-IP-2010.

MARCAS - Expresiones de uso común En relación con el registro de palabras de uso común para referirse a un producto o servicio, de que se ocupa el literal g) del aludido artículo 135, el Tribunal advierte que ”Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados

exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro”. Agrega que “El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.”

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 LITERAL G NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Radicado 05-IP-2010.

MARCA AMERICAN COLA - Distingue bebidas no alcohólicas y concentrados para fabricar las mismas / EXPRESION COLA - Significado. Alcance / PALABRA AMERICAN - Alcance / MARCA AMERICAN COLA - No tiene el carácter descriptivo de los productos que distingue Con el fin de establecer si en el presente caso nos encontramos frente a un signo descriptivo, se le han de aplicar las pautas reseñadas al configurado por la expresión AMERICAN COLA. Para el efecto, como lo señala el Tribunal en el numeral segundo de sus conclusiones, la valoración de la misma se debe ver en conjunto, esto es, si todo el signo es descriptivo, o todos sus elementos son descriptivos, según el criterio rector de las normas que regulan la registrabilidad de las marcas y las reglas de valoración y comparación de las mismas (…) Como se

anotó, con la marca acusada se distinguen “Bebidas no alcohólicas y concentrados para fabricar las mismas”. Por consiguiente, para saber si en verdad es descriptiva se debe preguntar ¿cómo es la bebida no alcohólica?, y ¿cómo es el concentrado para la fabricación de bebidas no alcohólicas?, en cuanto hace a cualquiera de las características esenciales del producto, en palabras de CASTRO GARCÍA, que se concretan en su calidad, cantidad, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones del mismo, según el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 y los lineamientos jurisprudenciales y doctrinales atrás reseñados. En ese orden, la Sala no encuentra que la expresión AMERICAN COLA indique o sirva para denotar alguna característica esencial de las Bebidas no alcohólicas y concentrados para fabricar las mismas. No puede ser la respuesta en cualquiera de esos aspectos de calidad, cantidad, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones inherentes a tales productos, por la sencilla razón de que en conjunto no tiene un significado específico, pues es un agregado de palabras de dos idiomas distintos, inglés y español, que incluso traduciendo las del primero puede tener numerosos sentidos, tantos como acepciones tiene en la lengua Española la palabra COLA, que sólo en el grupo 1 (“cola1.”) de los 3 que trae el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, hay 17 acepciones, ninguna de las cuales se refiere o guarda relación directa ni indirecta

con los mencionados productos. En el grupo 3 (“cola3”) es donde aparece una acepción referida a una bebida refrescante que contiene la sustancia estimulante que se extrae de la Semilla de un árbol ecuatorial, de la familia de las Esterculiáceas, que por contener teína y teobromina se utiliza en medicina como excitante de las funciones digestivas y nerviosas. No obstante que el examen ha de recaer en el conjunto, esto es, en toda la expresión, pues la causal aplicada se refiere a que la marca consista en un signo o expresión que tenga el alcance conceptual o idiomático anotado, tampoco las diferentes palabras que lo componen, consideradas separadamente, indican cómo son los productos referidos, ya que no es válido decir que las bebidas no alcohólicas y concentrados para fabricarlas son como AMERICAN, o que la calidad de unas y otros es AMERICAN; o que es COLA. Si bien el sentido de la palabra COLA es de conocimiento común en los consumidores para referirse a una clase de bebida no alcohólica, considerada separadamente no indica una calidad determinada que sea esencial o propia de esas bebidas y los concentrados para elaborarlas, por lo cual a lo sumo resultaría evocativa de tales bebidas. Por otra parte, la inclusión de la palabra AMERICAN tampoco le imprime esa condición, puesto que en primer lugar, su significado en su idioma original, si bien puede considerarse entendible como AMERICANO o AMERICANA en el común de los consumidores de habla hispana, se tiene que no todas las bebidas no alcohólicas, e incluso las que correspondan a una COLA son necesariamente AMERICANAS, ni hay una bebida

de esa clase que tenga reconocido el carácter de origen en cuanto a la región o continente con ese nombre. Además, no es la única palabra que conforma el signo marcario, ya que la marca acusada no está conformada exclusivamente por la palabra AMERICAN. Así las cosas, la marca examinada, AMERICAN COLA, no se encuadra en dicho literal, al no darse en ella el carácter descriptivo de los productos que distingue.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 LITERAL E MARCA AMERICAN COLA - Conforma un signo compuesto / SIGNO AMERICAN COLA - No consiste en elementos genéricos / SIGNOS GENERICOS - Prohibición de su registro / AMERICAN COLA - Es registrable como marca En lo concerniente a la genericidad que se le atribuye, se observa que a la luz de la normatividad y de esos derroteros jurisprudenciales y doctrinales, de entrada cabe descartar su carácter de signo genérico, considerada la expresión en su conjunto, puesto que en relación con lo productos anotados si se preguntara ¿qué es?, la respuesta no es AMERICAN COLA. Como tampoco es solamente AMERICAN. Si acaso, la palabra COLA podría utilizarse a modo de ilustración o ejemplo, en la medida que se puede responder que esas bebidas son como una COLA, entendiendo este vocablo como referido a una bebida refrescante no alcohólica, según la acepción atrás consignada, traída del citado Diccionario de la Lengua Española. De esa forma podría ser genérica pero sólo de una especie de las bebidas en comento, mas no de todas las bebidas refrescantes no alcohólicas,

pero como atrás se advierte, la marca no está conformada exclusivamente por esa palabra, sino que tiene antepuesta la palabra AMERICAN, que no tiene esa condición de genérica de las bebidas no alcohólicas conocidas como cola, de allí que resulte dentro de la excepción señalada en la interpretación judicial, al decir que “El literal trascrito (f) prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto.”, pues es claro que dicha palabra, siendo genérica respecto de una especie de las bebidas refrescantes no alcohólicas, se encuentra conformando un signo compuesto, cuyo otro elemento no es genérico, dándole de esa forma carácter distintivo al conjunto. Por consiguiente, el signo AMERICAN COLA tampoco está incurso en la causal de irregistrabilidad descrita en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues es evidente que no consiste en elementos genéricos.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 LITERAL F PALABRA COLA - Es de uso común para referirse a un determinado tipo de bebida refrescante no alcohólica / SIGNO AMERICAN COLA - De fantasía o novedoso / SIGNO DEBIL - American Cola / MARCA AMERICAN COLA - No esta incursa en causal de irregistrabilidad Igual situación se da frente al literal g) del comentado artículo 135, pues si bien la palabra COLA es de uso común para referirse a un determinado tipo de bebida refrescante no alcohólica, el signo no se estructura con ella exclusivamente, sino que está acompañada o antecedida de una palabra que no tiene esa connotación

y que por lo mismo le imprime distinción al conjunto, haciendo de éste un signo de fantasía o novedoso, aunque conviene advertir que la circunstancia de tener esa palabra de uso común lo hace un signo débil, pues su propietario no puede impedir que un tercero lo utilice para otra marca dentro de la misma clase, según el pronunciamiento atrás reproducido del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Así las cosas, también se descarta la afectación del signo AMERICAN COLA por la causal de irregistrabilidad establecida en el literal g) ibídem.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD

ANDINA – ARTICULO 135 LITERAL G

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00271-01

Actor: PANAMCO COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala procede a dictar sentencia de única instancia en el presente proceso, promovido contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio en acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

I.- LA DEMANDA PANAMCO COLOMBIA S.A., en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicita a la Sala que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones Primera: Declarar la nulidad de la Resolución núm. 8986 de 27 de abril de 2005,

mediante la cual se declaró infundada la oposición de observaciones presentada por la sociedad Panamco Colombia S.A., y se concedió el registro de la marca AMERICAN COLA a favor de la sociedad THE MONARCH BEVERAGE COMPANY, INC (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Segunda. Como consecuencia y a titulo de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación del certificado de registro.

2. Hechos y omisiones de la demanda En resumen, se refiere a que la sociedad THE MONARCH BEVERAGE COMPANY, el 29 de octubre de 2003, presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro de la marca AMERICAN COLA para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad PANAMCO COLOMBIA S.A. formuló oposición a la misma.

Mediante Resolución 18075 de 30 de julio de 2004 la Superintendencia declaró fundada la posición y negó el registro de la marca AMERICAN COLA. Contra esa resolución, la sociedad THE MONARCH BEVERAGE COMPANY interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, el primero de los cuales fue desatado con la Resolución No 29964 de 30 de noviembre de 2004, en sentido de confirmar aquélla. El recurso de apelación fue decidido mediante Resolución No. 8986 de 27 de abril de 2005, en el sentido de revocar la Resolución No 18075 de 30 de julio de 2004,

declarar infundada la oposición y conceder el registro de la marca.

3. Normas violadas y concepto de la violación Las normas que la actora señala como violadas por las resoluciones enjuiciadas son los artículos 135 literales e) y g) y 173 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por razones se centran en los siguientes argumentos: La marca en mención carece de expresiones o de aspectos gráficos que le otorguen distintividad, pues es una marca compuesta o compleja, conformada por dos términos: AMERICAN y COLA, de los cuales el primero es descriptivo y el segundo genérico.

El uso del término AMERICAN indica la procedencia geográfica de los productos amparados, constituyéndose así en una expresión descriptiva de los mismos. La combinación de términos genéricos y descriptivos puede dar como resultado una expresión distintiva, para ello es necesario que la expresión resultante tenga una significación distinta y se convierta en una expresión caprichosa o de fantasía. La marca carece de otros elementos que le otorguen distintividad, pues no tiene más términos, ni elementos gráficos. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- La Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que con la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias. Se refiere en detalle a que la marca AMERICAN COLA goza del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además no conllevaría al consumidor a confusión acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de las gaseosas, y contrario a lo afirmado por la parte actora, de

ninguna manera significa GASEOSA GRANDE, ya que su verdadero significado es COLA AMERICANA, y el consumidor medio lo va a solicitar como AMERICAN COLA, en su conjunto y no de manera fraccionada como lo pretende la parte actora. 2.- La sociedad THE MONARCA BAVERAGE COMPANY tercera interesada en la causa, no contestó la demanda. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION La actora sostiene que al haber otorgado el registro de la marca AMERICAN COLA, se está otorgando el derecho al uso en exclusiva sobre una expresión descriptiva sobre el origen que le es común al producto. Por lo anterior, es necesario hacerse la pregunta: cuál es la distintividad de la COLA AMERICANA frente a las demás COLAS AMERICANAS presentes en el mercado; cómo logra el consumidor una AMERICAN COLA frente a otra AMERICAN COLA presentes en el mercado, no podría, lo tendría que hacer a través del uso distintivo adicional capaz de diferenciar las diferentes cola de origen americano presentes en el mercado. El otorgamiento de un derecho en exclusiva sobre la expresión AMERICAN COLA para identificar, entre otros productos de la clase 32, gaseosas, está privando a los demás comerciantes presentes en el mercado del uso de un término netamente informativo.

2. La entidad demandada hace un resumen de la actuación procesal, reitera que se opone a las pretensiones de la demanda e insiste en las razones de defensa que expuso en su contestación, centrándose en reafirmar sus argumentos sobre la

registrabilidad de la marca AMERCAN COLA.

3. La sociedad interesada como tercero en el proceso no intervino en esta etapa procesal.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, consignada en el expediente Núm. 05-IP-2010, concluye que: “PRIMERO. Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica, y además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en os artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. “SEGUNDO.- El juez consultante debe determinar en primer lugar si el signo AMERICAN COLA en su conjunto es descriptivo, genérico o de uso común en relación con los productos de la clase 32 y, si esto no es así, debe determinar si las palabras AMERICAN Y COLA son en su conjunto registrables. “TERCERO. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar,

de conformidad con lo establecido en la presente interpretación”.

VI.- CONSIDERACIONES

1. El acto acusado y la acción de que es susceptible 1.1. Se persigue la nulidad de la Resolución núm. 8986 de 27 de abril de 2005, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declaró infundada la oposición presentada por PANAMCO COLOMBIA S.A., y se concedió el registro de la marca AMERICAN COLA en la clase 32 a nombre de THE MONARCH BEVERAGE COMPANY, INC., al resolver el recurso de apelación contra la Resolución 18075 de 30 de julio de 2004, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que había negado la solicitud de registro de la mencionada marca.

Al efecto, en las conclusiones del examen de registrabilidad, se expone en la resolución demandada lo siguiente: “En este orden de ideas, el signo a registrar pretender amparar bebidas no alcohólicas y concentrados para fabricar las mismas, productos comprendidos en la clase 32. Por lo tanto, esta Delegatura considera que el signo AMERICAN COLA (nominativa), con los anteriores parámetros, no constituye una indicación que comercialmente se refiera a un producto que se pretende amparar, si bien, la denominación AMERICAN COLA (nominativa) existente en el signo solicitado evoca una bebida no alcohólica, al ser examinada la marca a registrar se observa que esta cuenta en su conjunto con elementos adicionales que le otorgan la suficiente distintividad. Se ha manifestado por el Tribunal de la Comunidad Andina que ‘Si el signo se encuentra compuesto únicamente por denominaciones que,

en relación con los productos o servicios de que se trate, resultan genéricas, desriptivas o usuales no podrá acceder al registro como marca, pues en tal caso falta la nota de distintividad ya analizada.’ Así las cosas, y teniendo en cuenta que la expresión AMERICAN COLA (nominativa) es un signo compuesto que no contiene una expresión exclusivamente genérica y que no hace referencia directa a la descripción alguna de los productos que va a distinguir, tenemos que este signo es perfectamente registrable, por tener la distintividad requerida para constituirse en marca. De lo expuesto se concluye que el signo solicitado no constituye una ventaja competitiva en detrimento de los demás competidores, los cuales no se verían privados de la posibilidad de utilizar una ex presión necesaria para ofrecer sus productos o servicios en el mercado. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.” 1.2. Si bien la actora invoca en el sub lite la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala interpreta la demanda y asume la acción como la especial de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por estar impugnándose un acto que concede el registro de una marca y por invocarse causales de nulidad señaladas en preceptos de derecho comunitario Andino, la cual se caracteriza por poder ejercerse por cualquier persona y tener causales que se dividen en absolutas y relativas, de suerte que si es por causal de nulidad absoluta, puede interponerse en cualquier

tiempo, y si es por causales de nulidad relativa, tiene una caducidad de cinco (5) años, contados a partir de la concesión del registro. En todo caso se trata de una acción pública especial en la que se examina la legalidad de un acto que conceda el registro de una marca, a la luz de la norma comunitaria Andina, de modo que no tienen cabida pretensiones subjetivas, como hacer condena o proveer el restablecimiento del derecho de la parte accionante, como ésta lo pide en el presente caso.

2. Los cargos de la demanda 2.1. La parte actora, en sustento de sus pretensiones, le endilga a esa resolución la violación del artículo 135, literales e) y g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por razones que se resumen en que la marca en mención carece de expresiones o de aspectos gráficos que le otorguen distintividad, pues es una marca compuesta por los términos AMERICAN y COLA, de los cuales el primero es descriptivo por indicar la procedencia geográfica de los productos amparados y el segundo genérico. 2.2. Las indicadas disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, rezan: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

f) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;”

3. Examen de los cargos 3.1. La clase de los productos que se quieren distinguir con la marca solicitada La marca solicitada se encamina a distinguir “Bebidas no alcohólicas y concentrados para fabricar las mismas”, productos comprendidos en la clase 32, según está consignado en el formulario único de solicitud de registro de signos distintivos, casilla 6 (folio 91).

Por ello, las cuestiones de la descriptividad, generecidad y de uso planteadas en los cargos de la demanda, se han de enfocar en esos productos para los que se obtuvo el registro de la marca atacada. 3.2. Signos descriptivos, genéricos y de uso común 3.2.1. La Sala, en sentencia donde abordó el punto de la descriptividad1 dijo que del artículo 135, literal e), en comento, se puede inferir que un signo es descriptivo cuando puede servir en el comercio para describir el producto o servicio que con su uso se quiere distinguir en el mercado. Tal descripción puede estar referida a la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o informaciones de esos productos o servicios. Es decir, indica cómo es tal producto o servicio distinguido por ese mismo signo, y no es registrable cuando es utilizado o sirve en el comercio para esa indicación en relación con productos o servicios del mismo género.

En la interpretación prejudicial traída al plenario el Tribunal hace las siguientes precisiones sobre esa clase de signos: “Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.” JORGE OTAMANDI expone que “La designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe” y que “Están comprendidos en esta categoría "Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rápida" para licuadoras, "Esterilizada" para vendas, "Oral" para remedios, "Seco" para vinos, "Transparente" para vidrios, "Confortable" para sillones, "Cremosa" para leche, "Vitamínico" para alimentos, entre muchos otros casos.” Quedarían también incluidos en esta norma, aquellos nombres geográficos que fueran indicativos de un lugar de fabricación siempre que este lugar fuera conocido como origen de esos productos por diversos fabricantes. De lo contrario, el nombre geográfico -y a menos que sea engañoso o una denominación de origensería registrable (Op. Cit. Pág 77)”. 1 Sentencia de 14 de mayo de 2009, expediente núm. 2003 00251 01, consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta En voces del tratadista JUAN DAVID CASTRO GARCÍA, los signos descriptivos son los

que “definen o representan una o varias características esenciales del producto o servicio que lleva la marca”, característica que “puede referirse a la cantidad, a la especie, a la destinación, al valor, al origen o a la procedencia geográfica o a la época de producción del bien o de la prestación del servicio”. Trae los términos “Las noticias”, “Limpia bien” o “Refrescante” como ejemplos de signos descriptivos si se usaran para designar un periódico, un jabón o una bebida gaseosa, respectivamente; así como el de C.A.S.A. respecto de servicios de construcción2. 3.2.2. En cuanto a la generecidad de un signo marcario, prevista como causal de irregistrabilidad en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486, el Tribunal en su interpretación prejudicial para el presente caso dice: “La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utiliz