CE-11001-03-24-000-2005-00303-00-2013

REGISTRO MARCARIO – Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Conexión competitiva En ese mismo orden se evidencia que la expresión “TELCEL MOVILES” es similarmente confundible con la marca previamente registrada “TEXCEL”, en efecto las denominaciones “TELCEL” y “TEXCEL” son casi idénticas y la expresión “MOVILES” no permite diferenciarlas desde el punto de vista de la impresión de conjunto, a esto se suma las marcas previamente registradas y aquellas cuyo registro fue negado buscan amparar los mismos productos de la clase 25 referida a vestido, calzado y sobraría, existiendo una clara conexidad competitiva que sumada a las similitudes anotadas impiden la coexistencia en el mercado. Corolario de lo anterior es que el examen de registrabilidad adelantado por la entidad demandada se ajustó a los requerimientos de la normatividad andina y de los parámetros fijados por la Jurisprudencia del Tribunal Andino y de esta Corporación quedando incólume la presunción de legalidad que reviste a los actos administrativos demandados.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00303-00

Actor: ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DEL RL DE C.V

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

La Sala decide el presente proceso de única instancia promovido por la actora en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 28542 de 24 de noviembre de 2004, 2204 de 7 de febrero de 2005, 11894 de 25 de mayo de 2005, 28540 de 24 de noviembre de 2004, 2205 de 7 de febrero de 2005, 10194 de 12 de mayo de 2005, 28536 de 24 de noviembre de 2004, 2206 de 7 de febrero de 2005, 11937 de 25 de mayo de 2005, 28538 de 24 de noviembre de 2004, 2742 de 11 de febrero de 2005 y 15180 de 28 de junio de 2005, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se negó el registro como marcas de los signos “TELCEL” (denominativo), “TELCEL” (mixta), “TELCEL MOVIL” (denominativa) y “TELCEL MOVILES” (denominativa) para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza. I.- LA DEMANDA La actora en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A. solicita a la Sala que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones Primera.- Declarar la nulidad de la Resolución No 28542 de 24 de noviembre de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca “TELCEL”

(denominativa), para distinguir productos la clase 25 de la clasificación internacional. Segunda.- Declarar la nulidad de la Resolución 2204 de 7 de febrero de 2005 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 28542. Tercera.- Declarar la nulidad de la Resolución 11894 de 25 de mayo de 2005, producida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se confirmó en todas sus partes la Resolución 2204 de 7 de febrero de 2005. Cuarta.- Declarar la nulidad de la Resolución No 28540 de 24 de noviembre de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca “TELCEL” (mixta), para distinguir productos la clase 25 de la clasificación internacional. Quinta.- Declarar la nulidad de la Resolución 2205 de 7 de febrero de 2005, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 28540. Sexta.- Declarar la nulidad de la Resolución 10194 de 12 de mayo de 2005, producida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se confirmó en todas sus partes las Resolución 2505 de 7 de febrero de 2005. Séptima.- Declarar la nulidad de la Resolución No 28536 de 24 de noviembre de

2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca “TELCEL MOVIL” (nominativa), para distinguir productos la clase 25 de la clasificación internacional. Octava.- Declarar la nulidad de la Resolución 2206 de 7 de febrero de 2005, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 28536. Novena.- Declarar la nulidad de la Resolución 11937 de 25 de mayo de 2005, producida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se confirmó en todas sus partes la Resolución 28536 de 24 de noviembre 2004. Décima.- Declarar la nulidad de la Resolución No 28538 de 24 de noviembre de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca “TELCEL MOVILES” (nominativa), para distinguir productos la clase 25 de la clasificación internacional. Décima primera.- Declarar la nulidad de la Resolución 2742 de 11 de febrero de 2005, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 28538. Décima segunda.- Declarar la nulidad de la Resolución 15180 de 28 de junio de 2005, producida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por

medio de la cual se confirmó en todas sus partes la Resolución 28538 de 24 de noviembre 2004. Décima tercera.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, ordenar a la entidad demandada conceder los registros marcarios solicitados y publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Hechos y omisiones expuestos en la demanda.

El 6 de diciembre de 2002, la sociedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca de los signos “TELCEL” (denominativa), “TELCEL” (mixta), “TELCEL MOVIL” (denominativa) y “TELCEL MOVILES” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Como consecuencia de lo anterior, el extracto de las solicitudes fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 525 de 28 de febrero de 2003, sin que contra ellas se presentaran oposiciones. Vencido el plazo para presentar oposiciones, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución Nº 28542 de 24 de noviembre de 2004, mediante la cual negó el registro del signo “TELCEL” (denominativo). Contra dicha Resolución la sociedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos mediante la Resolución Nº 2204 de 7 de febrero de 2005, en la cual confirmó la

decisión.

Por su parte, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió la alzada a través de la Resolución Nº 11894 de 25 de mayo de 2005 confirmando la Resolución Nº 28542. En cuanto la solicitud de registro del signo “TELCEL” (mixto), fue negada mediante Resolución Nº 28540 de 24 de noviembre de 2004 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió contra la cual se interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, quien expidió la Resolución Nº 2205 de 7 de febrero de 2005 confirmando la decisión inicial. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quién mediante Resolución Nº 10194 de 12 de mayo de 2005, confirmó, también, la Resolución Nº 28540. Por Resolución Nº 28536 de 24 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo “TELCEL MOVIL” (denominativo). Contra dicha Resolución la sociedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 2206 de 7 de febrero de 2005 confirmó la Resolución

impugnada. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quién mediante Resolución Nº 11937 de 25 de mayo de 2005, confirmó la Resolución Nº 28536. Por Resolución Nº 28534 de 24 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo “TELCEL MOVILES” (denominativo). Contra dicha Resolución la sociedad DIPSA MARCAS, S.A. DE C.V. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 2742 de 11 de febrero de 2005, confirmó la Resolución impugnada. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quién mediante Resolución Nº 15180 de 28 de junio de 2005, confirmó la Resolución Nº 28538. El fundamento de las anteriores decisiones administrativas descansó en que los signos que se pretendían registrar son similarmente confundibles con las marcas previamente registradas “TENCEL” (nominativa), registrada para distinguir productos de la Clase 25, y TEXTEL (mixta), registrada para la misma clase.

3. Normas violadas y concepto de la violación.

La accionante señala como normas violadas los artículos 134, 135 literales a) y b) y el 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por

las razones que se resumen así: Para la demandante los signos cuyo registro fue negado no son idénticos ni semejantes a las marcas TENCEL (nominativa) y TEXCEL (mixta), si bien amparan los mismos productos no se presenta riesgo de confusión. En ese sentido la conclusión a la que llegó la Superintendencia obedeció a un inadecuado cotejo marcario que desconoció la regla según la cual las denominaciones deben analizarse en conjunto sin que sea dable descomponerlas. De haberse realizado un examen de registrabilidad correcto se habría encontrado que no hay similitud ortográfica, fonética e ideológica entre los signos comparados. Sumado a ello se debe tener en cuenta que en uno de los signos solicitados, “TELCEL” (mixto), se resaltan los elementos gráficos que lo componen tales como sus colores blanco y azul, circunstancia que evita cualquier posibilidad de confusión o asociación con los signos TENCEL y TEXCEL“. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- La Superintendencia de Industria y Comercio. Según la entidad demandada las marcas “TELCEL”’ (nominativa), “TELCEL”’ (mixta), “TELCEL MOVIL” (nominativa) y “TELCEL MOVILES” presentan semejanzas gráficas, fonéticas y visuales con las marcas registradas “TENCEL” y “TEXCEL”. En ese sentido advierte que los signos solicitados reproducen casi por completo las marcas previamente registradas diferenciándose únicamente en el cambio de las consonantes ‘X’ y ‘N’ por la consonante ‘L’ presentándose una

ostensible similitud ortográfica y fonética que impide que se otorgue el registro solicitado. A lo anterior agrega que los signos buscan amparar productos de la misma clase para la cual se encuentran previamente registradas las marcas “TENCEL” y “TEXEL”, circunstancia que incrementa el riesgo de confusión para el público consumidor en cuanto al origen empresarial. Finalmente alega la ineptitud sustantiva de la demanda por una indebida acumulación de pretensiones debido a que el actor demandó la nulidad de distintos actos administrativos que a su vez fueron proferidos en distintas actuaciones administrativas contenidas en los expedientes 02-110951, 02-110958, 02-110965 y 02-110972. 2.- Terceros interesados – VESTIMUNDO S.A. – VESA y TELCEL LIMITADA No intervinieron. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso los antecedentes administrativos de los actos administrativos demandados. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Tanto la parte demandante como la demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta respectivamente. Los terceros interesados no alegaron de conclusión.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL1

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, mediante escrito de radicación 143-IP-2011 recibido en esta corporación el 24 de mayo de 2012 señala: “Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya

interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la 1 Folios 205 a 226 del Cuaderno Principal. Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); Que, presentación de la solicitud de registro como marcas de los signos TELCEL (denominativo), TELCEL (mixto), TELCEL MOVIL (denominativo) y TELCEL MOVILES (denominativo), fue el 6 de diciembre de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretará el artículo 150

de la misma Decisión; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se

hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”. Concluyó el Tribunal Andino lo siguiente: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si los signos TELCEL (denominativo), TELCEL (mixto), TELCEL MOVIL (denominativo) y TELCEL MÓVILES (denominativo), cumplen con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentran incursos dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria descritas en la presente interpretación prejudicial, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos y signos mixtos, comparados con un signo denominativo y otro signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Además se deberá tomar en cuenta que dos de los signos solicitados en su parte denominativa son compuestos.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

QUINTO: En el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente, de igual manera, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación

prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2005-00303, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.” VI.- CONSIDERACIONES 1.- Los actos administrativos enjuiciados Están conformados por las Resoluciones 28542 de 24 de noviembre de 2004, 2204 de 7 de febrero de 2005, 11894 de 25 de mayo de 2005, 28540 de 24 de noviembre de 2004, 2205 de 7 de febrero de 2005, 10194 de 12 de mayo de 2005, 28536 de 24 de noviembre de 2004, 2206 de 7 de febrero de 2005, 11937 de 25 de mayo de 2005, 28538 de 24 de noviembre de 2004, 2742 de 11 de febrero de 2005 y 15180 de 28 de junio de 2005, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se negó el registro como marcas de los signos “TELCEL” (denominativo), “TELCEL” (mixta), “TELCEL MOVIL” (denominativa) “TELCEL MOVILES” (denominativa), para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza. 2.- Examen de los cargos 2.1La excepción de indebida acumulación de pretensiones Previamente a resolver el fondo del asunto la Sala se ve obligada a dirimir la excepción propuesta por el apoderado de la entidad demandada que se refiere a la

indebida acumulación de pretensiones. El fundamento de la excepción radica en que se demandaron actos administrativos que fueron expedidos en distintas actuaciones administrativas. Es del caso señalar que la acumulación de pretensiones no se encuentra regulada en el C.C.A., en vista de ello, se debe acudir a lo dispuesto en el C.P.C. según la remisión normativa establecida en el artículo 267 del primero de estos. En ese sentido el artículo 82 del C.P.C. permite que se acumulen pretensiones siempre que: (i) El Juez sea competente para conocer de todas. (ii) Que no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. (iii) Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. En atención a lo anterior se observa que la excepción no puede prosperar, en primer lugar porque si los actos demandados no fueron expedidos en una misma actuación administrativa esto no constituye impedimento alguno para la acumulación; en segundo lugar, todos los actos demandados fueron expedidos por la misma autoridad administrativa, esto es, una autoridad del orden nacional, lo que hace que el asunto sea del conocimiento de esta Corporación en única instancia según lo ordena el numeral 1 del artículo 128 del C.C.A. y finalmente, porque las pretensiones no se excluyen entre sí. Corolario de lo dicho la excepción de indebida acumulación de pretensiones no se encuentra llamada a prosperar, pudiendo la Sala proferir sentencia de fondo. 2.2El caso concreto El problema jurídico a dirimir se contrae a verificar si existe similitud o identidad entre las marcas “TELCEL” (nominativa), “TELCEL” (mixta), “TELCEL MOVIL”

(nominativa), “TELCEL MOVILES” (nominativa) y las marcas previamente registradas “TENCEL” (nominativa) y “TEXCEL” (mixto), de manera que se configure riesgo de confusión y/o asociación. De las cuatro marcas cuyo registro fue negado se tiene que una de ellas corresponde a un signo mixto y las tres restantes corresponden a los denominados signos nominativos. En cuanto las marcas previamente registradas una de ellas en denominativa y la otra mixta. Así las cosas conviene determinar las reglas a las cuales acudirá la Sala para el examen de registrabilidad entre marcas denominativas, entre marcas mixtas y denominativas, y entre marcas mixtas. 2.2.1Comparación entre marcas denominativas y mixtas Según las reglas trazadas por el Tribunal Andino, cuando se trate de comparar un signo mixto con uno denominativo o dos signos mixtos, se tendrá que analizar cuál de los elementos que conforman el signo mixto tiene mayor relevancia o impacta en mayor grado la mente del consumidor, si el elemento con mayor impacto resulta ser el denominativo se realizará el cotejo teniendo en cuenta las reglas existentes para comparar este tipo de marcas. Al respecto, la interpretación prejudicial dada para este caso señaló: “Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos; o, entre un signo mixto y uno denominativo deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o

determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).” El impacto de los elementos constitutivos del signo se determina por la percepción, a través de esta se encuentra el elemento predominante que impone si la fuerza del signo está en la denominación o en el gráfico. En este caso la Sala estima que los signos mixtos “TELCEL” y “TEXCEL” tienen como elemento predominante la denominación dado que las palabras cobran un mayor impacto cuando se analiza el signo en su conjunto, esto es, la fuerza de las palabras hace que se perciban con trascendencia cuando son pronunciados en comparación con el impacto que causan al ser observados. Siendo el elemento predominante el denominativo, siguiendo las reglas trazadas por la doctrina y la jurisprudencia, la Sala deberá acudir a aquellas dadas para el cotejo de marcas denominativas según los criterios allí señalados, que se pueden resumir así: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto

ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En ese mismo sentido la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud: “La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa,

característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”2 De conformidad con las reglas trazadas la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica a fin de establecer si existe identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor, para esto se compararán uno a uno los signos y luego de cada cotejo se explicarán las conclusiones a que haya lugar. 2 Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2010 2.2.2. Comparación “TENCEL” – “TELCEL”.

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA T E N C E L 1 2 3 4 5 6

MARCA CUYO REGISTRO FUE NEGADO T E L C E L 1 2 3 4 5 6

De la comparación se desprende lo siguiente: La similitud ortográfica es inocultable dado que la vocal “E” presente en las dos denominaciones se encuentra en la misma ubicación. La longitud de las palabras es de seis letras y ambas tienen dos sílabas. Así las cosas se observa una misma secuencia de vocales, igual longitud de las palabras e igual número de sílabas. Todo esto conduce a que se advierta una notoria similitud ortográfica que impide que la marca sea registrada. En cuanto la similitud fonética se tiene: TELCEL – TENCEL – TELCEL – TENCEL – TELCEL – TENCEL – TELCEL – TENCEL – TELCEL – TENCEL – TELCEL – TENCEL – También se aprecia una marcada similitud fonética entre las denominaciones habida cuenta de que la sílaba tónica es la misma, esto es, el acento prosódico

de los vocablos se encuentra en la primera sílaba causando un sonido similar cuando se pronuncian. En lo atinente a la similitud ideológica esta se presenta entre signos que evocan una idea idéntica o similar en la mente del consumidor, en este caso los signos comparados son de fantasía y no tienen significado en nuestro idioma. Por lo anterior no se encuentra similitud alguna en cuanto la idea que puedan evocar las denominaciones. 2.2.3 Comparación “TENCEL” – “TELCEL MÓVIL.”

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA T E N C E L 1 2 3 4 5 6

MARCA CUYO REGISTRO FUE NEGADO T E L C E L M O V I L 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

La marca cuyo registro fue negado es una denominación compuesta ya que está formada por las palabras “TELCEL MOVIL”, en cuanto el análisis que se desprende de cotejar las denominaciones “TELCEL” y “TENCEL” la Sala se remite a lo concluido en líneas anteriores. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el vocablo “M