CE-11001-03-24-000-2005-00305-00-2010

MARCA ARTROIN NOMINATIVA - Causal de irregistrabilidad / MARCA ARTREN NOMINATIVA / CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD - Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina La controversia se contrae a establecer si la marca registrada ARTROIN (nominativa) para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra en una causal de irregistrabilidad, como lo asegura la actora, con respecto a su marca ARTREN (nominativa) de la misma clase, previamente registrada. La entidad demandada mediante la Resolución N° 25971 de 22 de octubre de 2004, pese a la oposiciones presentadas, concedió el registró de la marca ARTROIN (nominativa), porque, en su concepto entre esta marca y las opositoras (nominativas), no existen semejanzas de ningún tipo, que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, por lo que el consumidor puede fácilmente diferenciarlas. Los signos enfrentados en los actos acusados fueron ARTREN, cuyo titular es la actora y ARTROIN cuyo titular es GYNOPHARM S.A., tercera interesada en este proceso. Igualmente, ACTRON, cuyo titular es la sociedad BAYER S.A. y ARTROIN, cuyo titular es, como ya se dijo, GYNOPHARM S.A., tercera interesada en este proceso. Como quiera que la sociedad BAYER S.A. no ejerció acción de nulidad contra los actos administrativos que aquí se acusan, la Sala únicamente se circunscribirá al análisis de las marcas ARTREN y ARTROIN, objeto de la acción instaurada. (…) Es claro para la Sala que

la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos, de una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 25971 DE 2004 (OCTUBRE 22) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 1890 DE 2005 (ENERO 31) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

(ANULADA) / RESOLUCION 6489 DE 2005 (MARZO 30) - SUPERINTENDENCIA

DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136

RIESGO DE CONFUSION - Entre las marcas ARTROIN Nominativa y ARTREN Nominativa / PRODUCTOS FARMACEUTICOS - Prefijo ARTR no debe entrar en el cotejo / COMPARACION DE SIGNOS MARCARIOS - Partículas EN y OIN / MARCA ARTROIN - Irregistrable La Sala ha precisado en otras oportunidades y de acuerdo con la interpretación prejudicial rendida dentro del proceso, que cuando se trate de disputa entre signos que identifican productos farmacéuticos, cuya repercusión, por el riesgo de confusión de marcas, afectaría eventualmente la salud y la vida de los consumidores, debe hacer un examen más riguroso sobre la confundibilidad de las marcas. En este caso

para efectos de determinar el riesgo de confusión, contrario a lo que considera el tercero interesado, es irrelevante que los productos sean ofrecidos por personal especializado o que se expidan con o sin fórmula médica, pues lo cierto es que en nuestro medio generalmente los productos farmacéuticos que requieren dicha fórmula son expedidos sin ella en cualquier farmacia, dado que, como lo sostuvo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial núm. 131-IP-2005, Expediente 2001-00236, Colombia, entre otros, es un país de “cultura curativa personal”. Ahora, al hacer el análisis de distintividad, valorando los signos sin descomponer la unidad de cada uno, para verificar si el todo prevalece sobre las partes, en este caso se tiene que los signos que se comparan tienen un elemento de uso común o generalizado que no debe entrar en el cotejo, como es el prefijo ARTR, en tratándose de medicamentos farmacéuticos destinados a aliviar molestias musculoesqueléticas, reumáticas, artritis, osteoartritis, inflamaciones, tendinitis, dolores musculares por traumas, torceduras, calambres, neuralgias, entre otros. Si bien es cierto que dicho prefijo no es apropiable –ARTR-, ello por sí sólo no hace desaparecer el riesgo de confusión y por lo tanto la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que los integra, es decir en las partículas EN de la marca opositora y OIN de la marca registrada cuestionada. Siguiendo las reglas que la doctrina y jurisprudencia comunitaria han diseñado en orden a efectuar la comparación de signos marcarios, se procede a hacer un análisis sucesivo y no

simultáneo de los mismos, así: EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN OIN EN Como se puede observar, estos vocablos tienen en común la letra N que se encuentra al final de cada uno y una vocal diferente al inicio; empero , precisamente en la consonante N, que es coincidente en ambas marcas, es donde recae el acento prosódico, haciendo que las vocales en ellos contenidas, que les anteceden, resulten irrelevantes desde un punto de vista fonético, para evitar el riesgo de confusión en el consumidor, el cual perfectamente puede creer que se trata de un mismo producto farmacéutico y, por ende, que tiene un mismo origen empresarial. Además, como en la clase 5ª también se encuentran amparados productos veterinarios y herbicidas e insecticidas, puede ser perfectamente posible que quien obtiene un registro para todos estos productos lo aplique indistintamente no solo para usos farmacéuticos sino para los anotados, lo cual pondría en grave riesgo la salud y hasta la vida de los consumidores. La existencia de ese riesgo de confusión es razón suficiente para considerar que las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperidad.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 25971 DE 2004 (OCTUBRE 22 ) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) / RESOLUCION 1890 DE 2005 (ENERO 31) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

(ANULADA) / RESOLUCION 6489 DE 2005 (MARZO 30) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ANULADA) NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 131 IP 2005, Radicado 2001-00236.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., nueve ( 9) de diciembre de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00305-00

Actor: MERCK KGaA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad KGaA, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se decrte la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales declaró infundada la oposición presentada por ella y concedió el registro de la marca ARTROIN (nominativa), para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza, a favor de la sociedad

GYNOPHARM S.A.

I. DEMANDA.- I.1La empresa MERCK KGaA en ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. Es nula la Resolución N° 25971 de 22 de octubre de 2004, proferida por el Jefe de la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca ARTROIN (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad GYNOPHARM S.A. 2ª. Es nula la Resolución N° 1890 de 31 de enero de 2005 mediante la cual el mismo funcionario, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la anterior y concedió el recurso de apelación. 3ª. Es nula la Resolución N° 6489 de 30 de marzo de 2005, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución N° N° 25971 de 22 de octubre de 2004. 4ª. Que como consecuencia de la declaración de nulidad de las citadas Resoluciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar de los libros de registro el Certificado de registro que se otorgó para la marca ARTROIN (nominativa) para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza, 5ª. Que se ordene la publicación de la sentencia que se profiera, en la Gaceta de Propiedad Industrial. I.2FUNDAMENTOS DE HECHO.- La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

1. La sociedad GYNOPHARM S.A., solicitó el 12 de febrero de 2004, a la División de

Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca ARTROIN para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos , sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas” de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Que el 12 de mayo de 2004, presentó oposición con base en la titularidad que tiene sobre la marca ARTREN para amparar los mismos productos de la clase 5ª, por considerar que entre la marca solicitada y la registrada, existen claras similitudes que llevan al consumidor a un riesgo de confusión.

3. Señaló que mediante la Resolución N° 25971 de 29 de octubre de 2004, la División de Signos Distintivos de la entidad demandada, declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca ARTROIN (nominativa) a nombre de Gynopharm S.A., para amparar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, argumentando que las marcas en conflicto no presentan semejanzas de ningún tipo, por lo que el consumidor puede fácilmente diferenciarlas.

4. Que en respuesta a los recursos de reposición y apelación que interpuso, la entidad confirmó la Resolución, N° 25971 de 2004, argumentando que si bien ambos signos se encuentran en la clase 5ª de la Clasificación Internacional, pueden coexistir debido a sus diferencias, porque “la marca solicitada posee tres sílabas,

mientras la registrada dos y la desinencia de la marca solicitada es IN mientras la de la marca solicitada es TREN, razones por las cuales no se presenta la confusión fonética alegada”. I.3FUNDAMENTOS DE DERECHO.- En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

1. Violación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, porque las marcas son confundibles de conformidad con las reglas de comparación entre marcas recomendadas por la doctrina y prohijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que la entidad demandada fraccionó el signo solicitado y no comparó en su conjunto los signos enfrentados, concluyendo erróneamente que el registro de ARTROIN no conllevaría riesgo de confusión, violando así la primera regla de comparación de signos; que la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que el todo prevalezca sobre las partes. Argumenta que la comparación de conjunto de las marcas ARTROIN y ARTREN demuestra que existe similitud entre los signos, que se acentúa en la medida en que ambos son nominativos, donde la primera impresión es visual. Señala que la similitud existente entre los citados signos proviene principalmente del hecho de que ARTROIN copia la secuencia ortográfica de la marca previamente registrada ARTREN, coincidiendo en la utilización de todas las vocales, con excepción de la E final. Que ARTREN y ARTROIN tienen casi la misma longitud y comparten la misma sílaba

tónica; tienen en común 5 de las 6 letras que las conforman, la misma secuencia de consonantes y vocales y su única diferencia consiste en que la marca solicitada reemplaza la E por las vocales OI, lo que hace que visual, ortográfica y fonéticamente los signos también sean confundibles. Estima que las semejanzas antes descritas, se acentúan, si se tiene en cuenta que en las marcas farmacéuticas el cuidado y la rigurosidad al aplicar los criterios de comparación, debe ser extremo; que en este caso, la marca ARTROIN, al distinguir todos los productos comprendidos en la clase 5ª internacional, reproduce los que tiene amparados bajo la marca ARTREN, lo que aumenta el riesgo de confundibilidad entre los consumidores. Que la entidad incumplió con la regla que dispone que el examen de comparación de las marcas debe tener en cuenta las semejanzas y no las diferencias entre los signos, porque es inexplicable que no hubiera encontrado semejanzas, que son evidentes entre los dos signos y sí las diferencias existentes. Que también la demandada al examinar las marcas en forma simultánea, incumplió la regla que indica que éstas se deben comparar sucesivamente, porque de esta manera resulta imposible percibir y recordar las diferencias. Considera que el examinador no asumió la posición de un usuario medio, por lo que se desprotegió al consumidor. Finalmente, consideró que se violaron los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina porque, pese a que el signo ARTROIN es perceptible y susceptible de representación gráfica, carece de la aptitud distintiva requerida para ser

registrado como marca, porque es confundible con la marca ARTREN, por lo que no tiene capacidad para distinguir productos dentro del mercado.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.- II.1La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, porque no tienen sustento jurídico. Adujo, en esencia, lo siguiente: Que se ha insistido en diferentes actos administrativos expedidos por la entidad y en numerosas sentencias proferidas por el Consejo de Estado sobre el tema marcario, en concordancia con las normas legales vigentes, que un signo para ser registrado como marca, debe reunir las características de perceptivilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Explica que si bien debe evitarse la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, ya que el consumidor medio no procede de esa forma, debe tenerse en cuenta que el cotejo conjuntual y no fraccionado encuentra su excepción en las marcas farmacéuticas, pues muchas de ellas están formadas por un prefijo o sufijo que se refiere por ejemplo al químico básico para su elaboración o a la condición terapéutica a tratar, los cuales guían al consumidor a identificar la naturaleza del producto, por ejemplo prosta, cafa, fosfo, derma, bio y efor, que son sufijos o prefijos de uso común, que no deben entrar en comparación, porque no pueden ser monopolizados por ninguna persona porque es de libre empleo. Que por lo anterior, al realizar el examen de confundibilidad se debe excluir la partícula de uso común ARTR y el análisis sólo debe efectuarse entre OIN y EN, entre las cuales no existe confusión, por cuanto hay diferencias de orden gramatical que permiten la

coexistencia de los signos en el mercado. Considera que el consumidor que toma la decisión de lo que se va a consumir, es el médico, quien no va a incurrir en la confusión de efectuar la asociación de un origen empresarial, en tanto “el mercado objetivo” al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión, es reducido y especializado. En cuanto a los canales de comercialización, estima que la distribución de los productos que identifican esas marcas no son de masiva distribución, por lo que el consumidor medio no tendría acceso a él, sino a través de un expendedor especializado. Que por lo anterior concluyó que no existía ninguna causal de irregistrabilidad que afectara la concesión del registro. II.2La sociedad GYNOPHARM S.A., tercera interesada en el resultado del proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda. En relación con el primer cargo, consideró que las Resoluciones acusadas se ajustan a los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque las marcas ARTREN y ARTROIN comparten una estructura gramatical enmarcada en las primeras cuatro letras, pero mientras la marca opositora consta de dos sílabas, la registrada se compone de tres y la sílaba final en nada se parece porque la primera termina en EN y la otra en OIN, vocablos que son enteramente disímiles tanto en escritura como en pronunciación. Que no existe igualdad tónica, porque en el caso de la marca ARTREN el acento se ubica en la última de dos sílabas y en el caso de ARTROIN en la última de tres sílabas.

Estima que las marcas enfrentadas se componen en gran parte de una partícula de uso general o común, integrada por las letras ARTR, cuyo uso es ampliamente utilizado en Colombia en medicamentos destinados a aliviar molestias músculoesqueléticas, reumáticas, artritis, osteoartrosis, inflamaciones, tendinitis, dolores musculares por traumas, torceduras, calambres y neuralgias, entre otros; a manera de ejemplo cita algunos que aparecen en el diccionario de Especialidades Farmacéuticas ARTRICRAM, ARTRIDENE, ARTRIFEN, ARTRITES, ARTRIXIN Y ARTROFENAC RETARD, que pertenecen a diferentes titulares y otros vigentes registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio, para distinguir productos de la clase 5ª internacional, como son ARTRALGEN, ARTRATE, ARTRIAVEN, ARTRICVIE, ARTRIFEN, ARTRIGEL, ARTROFEM, ARTROFLEZ, ARTRONA, ARTROX, ARTROXILC Y ARTREN PRO, esta última de propiedad de la actora. Que el derecho que ostenta cada uno de los titulares de las marcas enfrentadas es sobre las partículas que acompañan el signo ARTR, pues éste es de uso común o genérico y por lo tanto inapropiable, no susceptible de atribuirse bajo el dominio propio para impedir a terceros utilizarlo en el mercado y mucho menos para lograr, como se pretende en este caso, que se cancelen registros marcarios legalmente conferidos. Considera que acudiendo al mismo ejercicio de comparación visual, que solicita el demandante, las marcas controvertidas no pueden ser excluyentes.

Estima que el consumidor no se encuentra desprotegido frente a la posibilidad de encontrar en el mercado los productos correspondientes a las marcas ARTROIN y ARTREN, porque ellos no son confundibles para consumidores que sepan leer y escribir; destaca que los productos con las marcas ARTROIN y ARTREN se expenden sin fórmula médica, se encuentran en los estantes de los supermercados, al igual que las aspirinas, porque su contenido no implica un riesgo para la salud de los eventuales consumidores, de donde se desvirtúa que el estudio de las marcas para productos farmacéuticos debe ser más riguroso, teoría que es cierta y se aplica respecto de aquellos productos farmacéuticos que requieran de fórmula médica para poder ser expendidos, ya que en la confusión de los mismos sí existe riesgo para la salud del consumidor. Finalmente se refiere al cargo de violación de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486, para aseverar que la marca que registró es suficientemente distintiva, porque analizada en su conjunto, contiene partículas que la diferencian suficientemente de todos aquellos signos que comparten la raíz ARTR, de uso común y generalizado entre los comerciantes de productos farmacéuticos. Argumenta que aplicando la interpretación sistemática de la ley, tiene que aceptarse que pese a que dos marcas sean aparentemente confundibles, si el origen de la similitud es una expresión genérica, descriptiva o de uso común para determinada clase de productos, esa semejanza será inobservada y adquirirán prevalencia las partes dispares de los signos, y si éstas tienen suficiente distintividad entre sí, el registro será viable y las marcas

llamadas a coexistir en el mercado; que si se decidiera cancelar el registro conferido, se estaría violando el derecho a la igualdad, porque en el mercado coexisten muchos signos que igualmente se constituyen de la partícula de uso común, al tiempo que se le estarían reconociendo a la actora derechos de titular exclusivo sobre la expresión ARTR, que como se vio, es genérica. Que la disposición contenida en el artículo 134 de la Decisión 484, que el actor considera violada, es un marco general sobre lo que se puede registrar, frente al cual la actora no explica concepto de violación alguno y es claro que la marca ARTROIN cumple con las premisas de registrabilidad.

III. ALEGATOS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y LAS PARTES La parte demandante reitera lo expresado en la demanda y hace énfasis en que la ley no habla de confusión total o absoluta sino de riesgo de confusión, para que se niegue un registro y en que también existe riesgo de confusión indirecta, por la posibilidad de que el consumidor pueda llegar a pensar que la marca solicitada ARTROIN tiene el mismo origen empresarial.

La parte demandada y el tercero interesado en las resultas del proceso, reiteraron los argumentos de la contestación de la demanda e insisten en que la partícula ARTR es de uso común, por lo que no puede ser apropiable con carácter exclusivo. El Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado, solicita que se nieguen las pretensiones del actor, porque de conformidad con los criterios establecidos en la jurisprudencia del Consejo de Estado, en el caso de las marcas farmacéuticas, las partículas de uso común que dan al signo creado cierto poder evocativo,

bien sea de las propiedades del producto, sus principios activos o su uso terapéutico, no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de la marca, en este caso el prefijo –ARTRl-. Que entonces la distintividad debe buscarse en los elementos diferentes de las marcas ARTREN y ARTROIN, que son EN y OIN que tienen diferencias ortográficas y fonéticas; son de fantasía, de lo cual se concluye que no existen circunstancias que impidan que coexistan en el mercado. Que a lo anterior se agrega que los medicamentos que protegen las marcas en conflicto tienen que ser formulados por un médico, que por sus conocimientos científicos no debe confundir dos medicamentos distintos.

IV. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 030-IP2009, rendida en este proceso, concluyó: “PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La Distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración, y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación, así como, elaborar la debida comparación entre los signos denominativos enfrentados en el presente proceso, con base a las reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudiera existir entre los signos.

CUARTO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la Clase 5ª que no sean farmacéuticos para uso humano, tales como para uso veterinario, debe ser en extremo riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en la salud humana, animal y vegetal.

QUINTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de

signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

SEXTO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.”.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de las Resoluciones acusadas, resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas por la actora en el presente proceso y por la sociedad BAYER A.G., que respectivamente son titulares de las marcas ARTREN y ACTRON, ambas nominativas para distinguir productos de la clase 5° internacional y concedió a la sociedad GYNOPHARM S.A. el registro de la marca ARTROIN (nominativa) para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas”, productos comprendidos en la clase 5ª de la

Clasificación Internacional de Niza. Las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que el actor considera violadas por los actos acusados, señalan: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del

producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) …. b) carezcan de distintividad. c) … ” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o asociación. (Resalta la Sala). b) … .”. La controversia se contrae a establecer si la marca registrada ARTROIN (nominativa) para distinguir productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, se encuentra en una causal de irregistrabilidad, como lo asegura la actora, con respecto a su marca ARTREN (nominativa) de la misma clase, previamente registrada. La entidad demandada mediante la Resolución N° 25971 de 22 de octubre de 2004,

pese a la oposiciones presentadas, concedió el registró de la marca ARTROIN (nominativa), porque, en su concepto entre esta marca y las opositoras (nominativas), no existen semejanzas de ningún tipo, que puedan causar riesgo de confusión o de asociación, por lo que el consumidor puede fácilmente diferenciarlas. Los signos enfrentados en los actos acusados fueron ARTREN, cuyo titular es la actora y ARTROIN cuyo titular es GYNOPHARM S.A., tercera interesada en este proceso. Igualmente, ACTRON, cuyo titular es la sociedad BAYER S.A. y ARTROIN, cuyo titular es, como ya se dijo, GYNOPHARM S.A., tercera interesada en este proceso. Como quiera que la sociedad BAYER S.A. no ejerció acción de nulidad contra los actos administrativos que aquí se acusan, la Sala únicamente se circunscribirá al análisis de las marcas ARTREN y ARTROIN, objeto de la acción instaurada. En este orden de ideas se tiene que las marcas en conflicto se presentan así:

MARCA REGISTRADA MARCA CUESTIONADA

(opositora)

ARTREN ARTROIN

(nominativa) (nominativa) Clase 5ª internacional Clase 5ª internacional Es claro para la Sala que la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, exige que se consideren probados dos requisitos, de una parte, la semejanza determinante de error en el público consumidor y, de otra, la identidad o similitud entre los productos que se pretenden proteger con el signo, a punto de poder causar confusión en aquél.

Es de anotar, que las resoluciones acusadas consideraron que como los signos eran diferentes, “no era necesario pronunciamiento alguno encaminado a demostrar la relación de los productos o servicios, así sean conexos e idénticos”. Los productos que ambas marcas pretenden proteger son de la clase 5ª internacional, para distinguir “Productos farmacéuticos, veterinar