CE-11001-03-24-000-2005-00307-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica A juicio de la Sala, existe en este caso una coincidencia total en las secuencias consonánticas de las marcas en conflicto, lo cual permite señalar que existe una identidad absoluta desde el punto de vista ortográfico, visual y fonético, que se explica por el hecho de que ambas marcas se encuentren conformadas por los mismos grafemas, que como se puede advertir, están dispuestos en el mismo orden. Tales coincidencias se trasladan necesariamente al campo fonético, toda vez que al momento de ser pronunciadas, el efecto sonoro resultante es el mismo. En efecto, en el caso bajo examen las marcas cuestionada y opositora, se encuentra compuestas por las mismas consonantes. Por virtud de lo anterior, el riesgo de que el público consumidor sea inducido al error es potencialmente muy alto, pues la coexistencia de ambas marcas en el mercado puede dar lugar a que los consumidores confundan los productos y el origen empresarial de los mismos, de lo cual se concluye que la marca cuestionada carece de la fuerza distintiva y de la aptitud individualizadora y diferenciadora que debe caracterizar una marca. Ahora bien, con respecto al hecho de que las marcas estén destinadas a identificar productos de la misma clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, contribuye a que los riesgos potenciales de confusión y asociación sean ciertos, factibles y evidentes.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE

NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 18210 DE 2004 (30 de julio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 9464 DE 2005 (29 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

(Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., siete (07) de febrero de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00307-01

Actor: BTICINO S.P.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Procede la Sala a resolver de fondo la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la sociedad BTICINO S.P.A. contra las Resoluciones números 18210 del 30 de julio de 2004 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 9464 del 29 de abril de 2005 proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante las cuales se concedió el registro de la marca Mixta BT.

I.- LA DEMANDA 1.1.- Pretensiones La sociedad BTICINO S.P.A., titular de la marca BT (Mixta) de la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, acude ante esta Corporación en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del

Código Contencioso Administrativo, con el propósito de obtener la nulidad de las Resoluciones números 18210 del 30 de julio de 2004 y 9464 del 29 de abril de 2005, proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, respectivamente, mediante las cuales se concedió el registro de la marca BT (Mixta) en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad BRITISH

TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY.

A manera de restablecimiento del derecho, solicita la actora, que se ordene a la entidad demandada cancelar la inscripción y el certificado de registro de la marca cuestionada fundada la oposición presentada durante el trámite administrativo adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2.- Hechos Los hechos citados por la actora como fundamento de sus pretensiones, se refieren fundamentalmente al trámite administrativo promovido por la sociedad BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY, con el objeto de obtener el registro de la marca mixta BT + GRÁFICO en la clase 9ª; a la oposición presentada por la sociedad BTICINO S.P.A. como titular de la marca mixta BT + GRÁFICO de la misma clase; así como a la expedición de los actos administrativos demandados. 1.3.- Normas violadas y concepto de la violación La sociedad demandante considera que los actos demandados son contrarios a lo dispuesto en los artículos 134 y 135 literales i) y l) de la Decisión 486 de la

Comunidad Andina de Naciones. Al explicar el principio de su violación, el actor señala que los signos en conflicto son prácticamente idénticos al no presentar diferencias ortográficas, visuales y fonéticas y pueden llegar a generar un riesgo cierto de confusión directa e indirecta en el público consumidor, a lo cual contribuye el hecho de pertenecer a la misma clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, la circunstancia de tener una misma naturaleza, una misma finalidad y el hecho de emplear en su comercialización los mismos medios de comercialización y publicidad. A manera de crítica, la actora considera que se elaboró un análisis muy precario del aspecto visual, destacando por demás que el elemento denominativo prevalece frente a los elementos gráficos. En todo caso, resulta fácil colegir que el signo cuestionado reproduce la parte denominativa de la marca previamente registrada por la sociedad actora, lo cual resulta contrario al derecho exclusividad que deriva del registro que previamente le fue concedido. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Nación -Superintendencia de Industria y Comercio-, se opuso a las pretensiones de la demanda, por considerar que los actos acusados fueron expedidos acatando las disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, poniendo de relieve que las marcas anteriormente mencionadas no son confundibles entre sí, por cuanto sus diseños contienen elementos diferenciadores fácilmente identificables por los consumidores, lo cual deberá tenerse en cuenta al momento de resolver la presente controversia.

III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO

La empresa BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY.,

obrando como tercero interesado en las resultas del proceso, mediante escrito obrante a folios 60 a 72 del cuaderno principal, se opuso a las pretensiones de la demanda, invocando, como argumento central de su defensa el hecho de que la parte más relevante y de mayor recordación en los signos enfrentados. Según su criterio, la marca previamente registrada aparece escrita en minúscula (bt) y repetida cuatro (4) veces en distinta dirección, mientras la marca cuestionada aparece en mayúscula y acompañada de un globo o figura redonda que le imprime distintividad, haciéndola inconfundible. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes demandante y demanda y el tercero interviniente presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, visibles, en ese mismo orden, a folios 124 a 136, 105 a 109, y 110 a 117 del cuaderno principal, en los cuales se reiteran los mismos argumentos por ellos expuestos a lo largo del proceso. V.- INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EI señor Agente del Ministerio Público, no intervino en el proceso. VI.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N° 12-IP-2011, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el mencionado Tribunal expresó: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y,

además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos BT, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en

ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos VI-. DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- El problema jurídico a resolver En el proceso instaurado por la sociedad BTICINO S.P.A., se pretende obtener, la nulidad de las Resoluciones números 18210 del 30 de julio de 2004 y 9464 del 29 de abril de 2005, proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, respectivamente, mediante las cuales se concedió el registro de la marca BT (Mixta) en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY, soslayando los argumentos expuestos en la oposición que se presentó de manera oportuna. Por razón de lo expuesto, debe la Sala definir si las decisiones administrativas censuradas se ajustan o no al ordenamiento jurídico comunitario. 2.- Las marcas en conflicto La controversia marcaria alrededor de la cual gira el presente proceso, se presenta entre los siguientes signos: MARCA MIXTA CUESTIONADA: El registro de esta marca fue concedido en favor de la firma BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY, en virtud de lo dispuesto en los actos administrativos demandados, con el objeto de distinguir los siguientes productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza: “aparatos de telecomunicaciones; teléfonos; aparatos de facsímiles;

aparatos para la grabación de audiovisuales y vídeos; aparatos e instrumentos para vídeo conferencias; aparatos la grabación, transmisión, reproducción o recepción de sonido, imágenes y/o datos; tarjetas electrónicas de memoria; tarjetas codificadas; tarjetas inteligentes; aparatos e instrumentos para transacciones financieras electrónicas; CD roms; transportadores de datos en discos, cintas, tarjetas y cables, todos electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos y/o electro-ópticos; aparatos e instrumentos de comunicación y difusión; hardware para computadores; software para computadores para el procesamiento de datos, para aparatos y servicios de telecomunicaciones y para redes de computadores y telecomunicación; modems; tableros de cables y de circuitos y partes para los mismos; software para computadores para el procesamiento de datos; aparatos eléctricos o electrónicos para uso en recepción de transmisiones vía satélite, terrestre o por cable; y aparatos e instrumentos de comunicaciones de datos.” Dicha solicitud fue radicada el 24 de abril de 2003 y publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial del 30 de diciembre de 2003.

MARCA MIXTA OPOSITORA: Previamente registrada a nombre de la sociedad BTICINO S.P.A., para distinguir los siguientes productos de la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de

sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras; equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; y extintores. La solicitud de registro de esta marca se radicó el día 12 de noviembre de 2002, según consta en la solicitud radicada bajo el número 02.102.412 de esa misma fecha, siendo por lo mismo anterior a la solicitud de registró de la marca cuestionada. 3.- Normatividad aplicable Teniendo en cuenta los parámetros y criterios expuestos por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial 12-IP-2011 y en aras de poder definir si las Resoluciones acusadas son o no violatorias de la normatividad vigente en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos 134 literales a) y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo texto se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […]

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; […] 2.- Productos amparados por la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza Como quiera que el conflicto jurídico planteado en la demanda se originó en el registro de la marca BT+GRÁFICO para identificar productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, es preciso relacionar cuáles son dichos productos, lo cual es necesario para realizar más adelante los análisis que menciona el Tribunal Andino de Justicia en la Interpretación Prejudicial número 12IP-2011. PRODUCTOS DE LA CLASE 9ª Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. 3.- Análisis de registrabilidad

Tal como lo establece el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, no son registrables aquellos signos cuyo uso afecte o pueda afectar de manera indebida los derechos de un tercero, especialmente cuando los signos a registrar sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o ya registrada, destinados a identificar los mismos productos o servicios, ocasionando riesgos de confusión o asociación en los consumidores o usuarios. Con el objeto de establecer si el asunto bajo examen se presenta o no la afectación de derechos previamente reconocidos o la prioridad de solicitudes de registro previamente efectuadas, se impone dar estricta aplicación a las disposiciones y criterios mencionados por el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial obrante a folios 158 a 170 del expediente. En ese orden de ideas, es preciso mencionar, a partir de la totalidad de los elementos gráficos y fonéticos que integran los signos enfrentados, que el elemento predominante en este caso es el nominativo, compuesto fundamentalmente por la combinación de los grafemas B y T, por tratarse del elemento que produce una impresión mayor en la mente de los consumidores. Tanto es así, que cuando un consumidor va a un almacén, navega por internet o llama por teléfono con la intención de adquirir alguno de los productos distinguidos con la marca BT, lo que pronuncia de viva voz o escribe en el computador, no es nada diferente al elemento denominativo, por ser el de mayor recordación y el que realmente permite identificar los productos que se quieren indicar o señalar. En virtud de lo anterior, el cotejo marcario se efectuará confrontando básicamente los

elementos denominativos de las marcas mixtas enfrentadas. A juicio de la Sala, existe en este caso una coincidencia total en las secuencias consonánticas de las marcas en conflicto, lo cual permite señalar que existe una identidad absoluta desde el punto de vista ortográfico, visual y fonético, que se explica por el hecho de que ambas marcas se encuentren conformadas por los mismos grafemas, que como se puede advertir, están dispuestos en el mismo orden. Tales coincidencias se trasladan necesariamente al campo fonético, toda vez que al momento de ser pronunciadas, el efecto sonoro resultante es el mismo. En efecto, en el caso bajo examen las marcas cuestionada y opositora, se encuentra compuestas por las mismas consonantes, así: B T BE TE Al pronunciar de manera sucesiva dichas las marcas, la sonoridad que se produce es exactamente la misma, lo cual impide diferenciar claramente un signo del otro. BT – BT – BT – BT – BT – BT – BT – BT BT – BT – BT – BT – BT – BT – BT – BT Por virtud de lo anterior, el riesgo de que el público consumidor sea inducido al error es potencialmente muy alto, pues la coexistencia de ambas marcas en el mercado puede dar lugar a que los consumidores confundan los productos y el origen empresarial de los mismos, de lo cual se concluye que la marca cuestionada carece de la fuerza distintiva y de la aptitud individualizadora y diferenciadora que debe caracterizar una marca. En lo que concierne al cotejo ideológico o conceptual, no puede afirmarse que por el hecho de tratarse de dos signos idénticos, pueda presentarse desde este punto de vista algún riesgo de confusión o asociación, pues lo cierto es que ninguno de

ellos tiene un significado conocido en nuestro idioma. Ahora bien, con respecto al hecho de que las marcas estén destinadas a identificar productos de la misma clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, contribuye a que los riesgos potenciales de confusión y asociación sean ciertos, factibles y evidentes. Por las razones que anteceden, la Sala estima que las decisiones administrativas impugnadas deben ser retiradas de la vida jurídica, pues lo cierto es que el registro de la marca cuestionada, resulta de suyo contrario a lo dispuesto en las disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina anteriormente trascritas, sin perder de vista que siendo el registro de la marca opositora anterior en el tiempo, se impone la anulación pretendida por la parte actora. En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A : PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones números 18210 del 30 de julio de 2004 y 9464 del 29 de abril de 2005, proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, respectivamente, mediante las cuales se concedió el registro de la marca BT (Mixta) en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad BRITISH

TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY.

SEGUNDO: ORDENAR a la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial que a manera de restablecimiento del Derecho proceda a cancelar el registro de la marca BT(Mixta), expedido

a nombre de la sociedad BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY y a publicar la parte resolutiva de la presente providencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión del 07 de febrero de 2013.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA

GONZALEZ

Presidente

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS

AYALA