CE-11001-03-24-000-2005-00320-00-2010

SIMILITUD ENTRE SIGNO PROTEX NOMINATIVO Y LA MARCA REGISTRADA

FROTEX MIXTA / SIMILITUD ORTOGRAFICA - Concepto / SIMILITUD FONETICA - Concepto / SIMILITUD IDEOLOGICA - Concepto En este punto, se recuerdan las precisiones hechas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, en el sentido de que “es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo solicitado PROTEX (nominativo) y la marca registrada FROTEX (mixta)”. Al respecto, dicha Corporación comunitaria, remitió a las precisiones hechas en el Proceso 78-IP-2006 de 5 de julio de 2006, marca NEUROFLEX (nominativa), cuyos apartes pertinentes se transcriben a continuación: “En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o

terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir uno de otro.” NOTA DE RELATORIA: Se cita la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de fecha 5 de julio de 2006. Radicado 78-IP-2006. FROTEX MARCA REGISTRADA Y PROTEX SIGNO SOLICITADO - Similitud ortográfica y fonética / FROTEX Y PROTEX - Existe riesgo de confundibilidad en el consumidor / SIGNO PROTEX - No puede ser registrado por estar incurso en la causal de similitud con la marca FROTEX previamente registrada Desde el punto de vista ortográfico, FROTEX Y PROTEX coinciden en las letras que las integran, las consonantes R, T, X y las vocales O, E. Obsérvese que todas estas letras se encuentran en la misma secuencia, tanto en la marca opositora como en el signo solicitado para registro, además de que ambos se componen de igual número de sílabas (2): FRO / TEX y PRO / TEX. En cuanto a la similitud fonética, la Sala observa que la marca y el signo enfrentados tienen sonidos semejantes al ser pronunciadas FROTEX / PROTEX / FROTEX / PROTEX / FROTEX / PROTEX / FROTEX / PROTEX / FROTEX / PROTEX / FROTEX /

PROTEX / FROTEX / PROTEX. Finalmente, en lo que tiene que ver con la similitud ideológica, se advierte que mientras la palabra FROTEX podría evocar la idea de que proviene del verbo “frotar”, la palabra PROTEX podría conllevar la idea de “protección”. En tales circunstancias, es claro que no se presenta similitud ideológica entre la marca opositora y el signo que se pretende registrar, comoquiera que las palabras FROTEX y PROTEX evocan ideas o significados diferentes. Sin embargo, la similitud ortográfica y fonética que se presenta entre la marca y el signo enfrentados, hacen evidente el riesgo de confundibilidad en el consumidor, si se tiene en cuenta que PROTEX reproduce, casi en su totalidad, a la expresión FROTEX de la marca previamente registrada y ello permite concluir que el referido signo no podía ser registrado por estar incurso en la causal de similitud con la marca previamente registrada, tal como lo dispuso la autoridad demandada en los actos acusados. CANALES DE COMERCIALIZACION - Existencia de conexión competitiva entre la marca FROTEX registrada y el signo PROTEX / FROTEX MARCA REGISTRADA Y PROTEX SIGNO SOLICITADO - Similitud ortográfica y fonética / FROTEX Y PROTEX - Riesgo de confundibilidad / SIGNO PROTEXIrregistrable Ahora bien, a juicio de la sociedad demandante, lo anterior no es suficiente para concluir que se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, pues estima que, aún cuando existen algunas similitudes entre la marca FROTEX y el signo PROTEX, éstas no implican riesgo

de confusión para el consumidor porque los productos que se amparan con los signos enfrentados son independientes, es decir, que no existe conexión competitiva entre éstos. Protex, distingue productos de la Clase 21, mientras FROTEX, ampara productos de la Clase 3ª. El Tribunal de la Comunidad Andina, dispuso en la interpretación prejudicial “tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios”, en atención a que en el presente caso los signos enfrentados se refieren a diferentes productos. Al respecto, se traen a colación los lineamientos formulados por esta Sala en cuanto al principio de especialidad, en virtud del cual la protección de una marca tiene su razón de ser “única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica”, de manera que cumpla con su función distintiva entre unos y otros; pero dicho principio puede romperse cuando, pese a que las marcas enfrentadas amparan productos o servicios diferentes, se presenta conexión competitiva entre los mismos o compartan los mismos canales de comercialización, de tal suerte que induzcan a error al público consumidor frente al origen empresarial de aquellos. (…) En el caso concreto, como quedó visto al consultarse la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, los productos que ampara la marca opositora FROTEX, previamente registrada, son: “detergentes y productos para limpiar, desengrasar y brillar” comprendidos en la Clase 3ª Internacional de Niza, mientras que los productos mencionados en la solicitud de registro presentada por PROTEX S.A., visible a folio 135, luego de que fuera modificada por la solicitante, son “utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); esponjas, cepillos, viruta de hierro;

esponjilla y paños”, que pertenecen a la Clase 21. Para la Sala no existe lugar a duda alguna, de que los productos que pretende amparar el signo PROTEX guardan relación con los que identifica la marca FROTEX, previamente registrada, pues es evidente que las “esponjas, cepillos, viruta, esponjilla y paños” del signo PROTEX, son de aquellos que sirven para “limpiar, desengrasar y brillar”, amparados por la marca FROTEX, como si se tratara de especies pertenecientes al mismo género y, en esa medida unos y otros comparten los mismos canales de comercialización. Tal situación, aunada a la similitud ortográfica y fonética encontrada entre la marca y el signo cotejados, representa riesgo de confusión en el consumidor medio frente al origen empresarial de los productos amparados por aquellos. Por lo tanto, tal como lo dispuso la autoridad demandada, el signo PROTEX no podía ser registrado por estar incurso en la causal prevista en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 LITERAL A NOTA DE RELATORIA: Sobre el principio de especialidad sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 15 de abril de 2010, Radicado 2003-00332, M.P. Marco

Antonio Velilla.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00320-01

Actor: PROTEX S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda presentada por la sociedad PROTEX S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Resolución No. 24000 de 27 de septiembre de 2004, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición formulada por la Sociedad INDUSTRIAS FROTEX S.A y negó el registro de la marca PROTEX para amparar productos comprendidos en la clase 21 Internacional de

Niza. Igualmente solicita la nulidad de las Resoluciones números 0021992 de 7 de febrero de 2005 y 11944 de 25 de mayo de 2005, por medio de las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la decisión inicial, en el sentido de confirmarla. A título de restablecimiento del derecho, la actora solicita se declare infundada la oposición presentada por INDUSTRIAS FROTEX S.A. y, en su lugar, se conceda el registro de la marca PROTEX y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.- ANTECEDENTES I.1.- Los hechos Asevera que el 23 de diciembre de 2003, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca

PROTEX para distinguir “utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean metales preciosos); peines; esponjillas; cepillos (con excepción del vidrio de construcción); cristalería; porcelana y loza no comprendidas en otras clases; especialmente para distinguir esponjillas”, productos comprendidos en la clase 21 internacional de Niza. Agrega que el 7 de diciembre de 2004 presentó ante la autoridad demandada el Formulario Único de Correcciones y Modificaciones, en aras de restringir su solicitud de registro a los siguientes productos: “UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA EL MENAJE Y LA COCINA (QUE NO SEAN METALES PRECIOSOS NI

CHAPADOS); ESPONJAS; CEPILLOS; VIRUTA DE HIERRO; ESPONJILLA Y

PAÑOS”.

Informó que la Sociedad INDUSTRIAS FROTEX S.A., presentó oportunamente oposición al registro de la marca PROTEX, por considerar que existe riesgo de confusión entre ésta y las marcas mixtas FROTEX que distinguen productos de la clase 3 internacional, las cuales fueron previamente registradas bajo los números 240923 vigente hasta el 18 de septiembre de 2011; 269524 vigente hasta el 13 de diciembre 2012; 239409 vigente hasta el 23 de mayo de 2011 y 213379 vigente hasta el 14 de septiembre de 2008. Indicó que durante el término de traslado de dicha oposición, se pronunció sin éxito comoquiera que la Superintendencia de Industria y Comercio la declaró fundada y procedió a negar el registro de la marca PROTEX, mediante Resolución N°24000 de 27 de septiembre de 2004.

Asevera que contra la anterior decisión interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos, respectivamente, mediante Resoluciones 0021992 y 11944 de 2005, en el sentido de confirmar la decisión inicial. Dice que por medio de los recursos interpuestos contra los actos acusados, pretendió desvirtuar el riesgo de confusión que, a juicio de la Superintendencia de Industria y Comercio, se presenta entre los signos enfrentados PROTEX y FROTEX, para lo cual afirmó que las similitudes existentes entre éstos no tienen la capacidad de confundir al consumidor medio. Agrega que la entidad demandada no tuvo en cuenta las modificaciones hechas a la solicitud inicial de registro, consistentes en reducir el número de productos que pretende amparar, los cuales, dice, gozan de independencia frente a aquellos que protegen las marcas previamente registradas. Transcribe apartes del escrito que contiene los recursos de reposición y apelación, contra la Resolución N°24000 de 2004, para destacar los siguientes argumentos:  No basta la existencia de una semejanza formal entre los signos enfrentados para dar aplicación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, sino que es necesario, además, que tal similitud genere “riesgo de confusión”.  No le asiste razón a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando asevera que los productos de la CLASE 3ª, amparados por la marca opositora, están relacionados con el signo que se pretende registrar, por el hecho de estar dentro del género de aquellos que sirven para brillar, pulir y desengrasar, “pues no siempre esta clase de bienes son producidos y

comercializados en idénticos establecimientos mercantiles, sino que al contrario gozan de independencia y autonomía”.  En el mercado han coexistido pacíficamente, marcas como PROTEX SUN CARE a nombre de Colgate Palmolive Company y PROTEX – ION PROTEX a nombre de PROTEX S.A. Trae a colación apartes de los actos administrativos que resolvieron sus recursos de reposición y apelación, contra la decisión inicial, en los cuales la autoridad demandada se refirió a la similitud fonética y visual existente entre los signos distintivos PROTEX y FROTEX, objeto de cotejo y concluyó que éstas eran suficientes para inducir a error al público consumidor. I.2.- Las pretensiones de la demanda La demanda instaurada busca la nulidad de la citada Resolución No. 24000 de 27 de septiembre de 2004, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición formulada por la Sociedad INDUSTRIAS FROTEX S.A y negó el registro de la marca PROTEX para amparar productos comprendidos en la clase 21 internacional de Niza, así como de las Resoluciones números 0021992 de 7 de febrero de 2005 y 11944 de 25 de mayo de 2005 que la confirmaron y, en consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, se declare infundada la oposición presentada por INDUSTRIAS FROTEX S.A. y, en su lugar, se conceda el registro de la marca

PROTEX.

Solicita igualmente que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la

Propiedad Industrial. I.3.- Normas violadas y Concepto de la violación La parte actora invocó, como sustento de sus pretensiones, la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues a su juicio no existe riesgo de confusión entre el signo PROTEX, cuyo registro solicita para distinguir productos comprendidos en la Clase 21 Internacional de Niza, y las marcas mixtas FROTEX previamente registradas que amparan productos previstos en la Clase 3ª. Asegura que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139, literales f) y g) de la citada Decisión Comunitaria, los requisitos que debe cumplir una solicitud de registro son la indicación de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca, así como la clase a la cual corresponden tales productos o servicios. Agrega que la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 está supeditada al hecho de que exista identidad entre los productos y servicios que se pretenden individualizar con los signos en conflicto1, en virtud del principio de especialidad según el cual “el derecho al uso exclusivo de una marca solo está referido a determinados productos o servicios, esto es, los comprendidos en el registro y no a todos los que existan o puedan existir.” Manifiesta que los productos que pretende amparar con el signo PROTEX, cuyo registro solicita, tienen una naturaleza y género diferente de los productos distinguidos con la marca FROTEX y se encuentran clasificados en diferentes nomencladores de la Clasificación Internacional de Niza, razón por la cual no es posible que el consumidor sea inducido a error, pese a que se trata de productos

destinados a la limpieza. Señala que todo producto debe cumplir con ciertas normas de etiquetado, que informen el nombre, dirección y domicilio del fabricante, en aras de que el consumidor identifique el origen del producto y evitar así el riesgo de confusión. Aduce la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, proferida en el proceso N°02-IP-95 de 1995, caso LAURA ASHLEY, de la cual, a su juicio, se deduce que las reglas de confundibilidad por los aspectos visual, fonético e ideológico, no son aplicables al caso concreto. Sustenta la anterior afirmación en el hecho de que los productos que amparan los signos en conflicto pertenecen a diferentes clases y no existe conexión competitiva entre las sociedades que los fabrican y comercializan. En efecto, mientras el signo PROTEX pretende amparar “UTENSILIOS Y RECIPIENTES PARA EL MENAJE Y LA COCINA (QUE NO SEAN METALES PRECIOSOS NI CHAPADOS); ESPONJAS; CEPILLOS; VIRUTA DE HIERRO; ESPONJILLA Y PAÑOS”, comprendidos en la clase 21 internacional, las marcas FROTEX de la sociedad opositora, previamente registradas, amparan detergentes, en crema multiusos o shampoo para limpiar, desengrasar y brillar toda clase de objetos de uso industrial y doméstico, comprendidos en la clase 3 internacional, de manera que se encuentran ubicados en almacenes de cadena y tiendas, supermercados, etc, lo cual, a su juicio, evita el riesgo de confusión para el consumidor. 1 Al respecto aduce la interpretación prejudicial, proferida por el tribunal Andino de Justicia, en el proceso

N°04-IP-98. En esta oportunidad, se aclaró que el artículo 82, literal b) de la Decisión 344 no menciona la clase como parámetro de comparación y que el derecho al uso exclusivo no opera frente a todos los productos comprendidos en la clase, sino sólo frente a los que se indican en la solicitud de registro. Estima violado el artículo 134, inciso 1° de la Decisión 486, comoquiera que el signo PROTEX goza de suficiente distintividad para identificar sus productos en el mercado. Informa que la presente acción es procedente porque agotó debidamente la vía gubernativa y es oportuna en atención al término de caducidad previsto en el inciso 2° del artículo 136 del C.C.A., para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho. I.4.- Las razones de la defensa La Superintendencia de Industria y Comercio señala que los hechos de la demanda son ciertos, pero se opone a la prosperidad de las pretensiones en consideración a lo siguiente: Asevera que los actos administrativos acusados no violan las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina porque fueron expedidos conforme a las competencias otorgadas por dicha decisión. Manifiesta que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado los requisitos que debe reunir una marca para ser registrable son la perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Trascribe apartes de la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, según la cual la función esencial de la marca es distinguir los productos o servicios que se ofrecen en el mercado y que la distintividad es la característica fundamental del signo que

se pretende registrar (proceso número 14IP-98). Estima que el signo “PROTEX” que se pretende registrar es confundible con la marca “FROTEX” previamente registrada, tanto a nivel visual como fonético, pues ambas comparten las letras “ROTEX”, de tal suerte que la variación de la letra “P” por la “F”, no le otorga suficiente distintividad. Concluye que el citado signo “PROTEX” es irregistrable a la luz del artículo 136 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, razón por la cual los actos administrativos acusados se ajustan a derecho. I.5.- La actuación surtida De conformidad con las normas previstas en el C.C.A., a la demanda se le dio el trámite establecido para el proceso ordinario, dentro del cual merecen destacarse las siguientes actuaciones: Por auto de 16 de diciembre de 2005 se admitió la demanda y se ordenó darle el trámite correspondiente (fls. 48 a 50). En providencia de 14 de diciembre de 2006 se abrió a pruebas el proceso (fl. 186) y por auto de 12 de marzo de 2007 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (fl. 189). Dentro del término para alegar de conclusión, hicieron uso de dicho derecho los apoderados de la parte demandante y de la Superintendencia de Industria y Comercio (fls. 191 a 195 y 204 a 214). Mediante proveído de 21 de octubre de 2008 se ordenó someter el caso planteado a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual, mediante providencia de 4 de junio de 2009, dio respuesta a la referida solicitud (fls.

233 a 241). II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes concluyó, en el proceso 039-IP-2009, lo siguiente: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo PROTEX (nominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma

Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de

confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo PROTEX (nominativo) es similar a la marca registrada FROTEX (mixta) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

QUINTO: La modificación de la solicitud de registro de una marca, de acuerdo al artículo 143 de la Decisión 486, podrá darse únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, a la eliminación o restricción de productos o servicios principalmente especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud.

SEXTO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2005-0320, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.”

III.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

III. 1.- Se trata en este caso de verificar la legalidad de la Resolución No. 24000 de 27 de septiembre de 2004, por medio de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición formulada por la Sociedad INDUSTRIAS FROTEX S.A y negó el registro de la marca PROTEX para amparar productos comprendidos en la clase 21 internacional de Niza; así como la legalidad de las Resoluciones 0021992 de 7 de febrero de 2005 y 11944 de 25 de mayo de 2005, por medio de las cuales se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la decisión inicial, en el sentido de confirmarla.

III.2.- Comoquiera que la Decisión 486 de la Comunidad Andina entró a regir a partir del 1° de diciembre de 2000, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 274, el examen de legalidad del acto acusado se hará a la luz de la misma habida cuenta de que la solicitud de registro se radicó en el mes de diciembre de 2003. III.3.- De los cargos de ilegalidad propuestos

A juicio de la actora los actos administrativos acusados, por medio de los cuales se negó el registro de la marca PROTEX, vulneran los artículos 136, literal a) y 134, inciso 1° de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Fundamenta dicha afirmación, básicamente, en dos cargos de ilegalidad que estructura de la siguiente manera: a.- No existe la confundibilidad que aduce la Superintendencia de Industria y Comercio entre el signo PROTEX y la marca FROTEX previamente registrada, porque los productos que se pretenden amparar con cada signo son diferentes tanto en su naturaleza como en su género. Al respecto, la demandante sostiene que la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) de la Decisión 486 está supeditada al hecho de que exista identidad entre los productos y servicios que se pretenden individualizar con los signos enfrentados, en virtud del principio de especialidad. b.- En el mercado han coexistido pacíficamente marcas como PROTEX SUN CARE y PROTEX – ION PROTEX, las cuales son similares a la opositora

FROTEX.

Por tales razones, la sociedad demandante solicita declarar la nulidad de los actos administrativos acusados. Para despachar los cargos de ilegalidad propuestos, es necesario analizar el contenido de las disposiciones que se estiman violadas, a la luz de la situación fáctica del caso concreto y la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de la Comunidad Andina. A continuación se transcriben los artículos 134, inciso 1°, y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier

signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; …” III.4.- Cuestión previa Antes de proceder al estudio de fondo del presente asunto, la Sala advierte que pese a que durante la actuación administrativa la sociedad INDUSTRIAS FROTEX S.A., adujo cuatro marcas concedidas a su favor, para oponerse al registro del signo PROTEX (ver. Fls. 78 a 79), la Superintendencia de Industria y Comercio, en los actos administrativos acusados, restringió el cotejo a dos de ellas que se identifican con los números de expedientes 98-38963 y 94-35865, ambas con la misma denominación FROTEX. Por tal razón, el estudio sobre la legalidad de las resoluciones que se pretenden dejar sin efectos, se limitará al mismo cotejo entre el signo PROTEX y dichas marcas. III.5.- El caso concreto En el presente asunto, se tiene que el signo PROTEX cuyo registro fue negado mediante los actos acusados, es de carácter nominativo, mientras que la marca

FROTEX previamente registrada es de naturaleza mixta, es decir, que se compone de un elemento nominativo y otro gráfico, razón por la cual, deberá señalarse, en primer lugar, cuál es el elemento sobresaliente en ésta última. Así lo ha indicado la jurisprudencia de esta Sección2 y lo reitera el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en el asunto de la referencia, en la cual indica que en tales eventos el Juez Consultante “deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor” (fl. 237). A continuación se contraponen las marcas en conflicto:

MARCA PREVIAMENTE MARCA CUYO REGISTRO SE NEGÓ

REGISTRADA

PROTEX Mixta Nominativa La Sala estima que el elemento denominativo de la marca opositora previamente registrada, prevalece frente a su elemento gráfico, en virtud de la fuerza propia de la palabra FROTEX, para distinguir “detergentes y productos para limpiar, 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de noviembre de 2006, dictada en el expediente N°0171. desengrasar y brillar”3, comprendidos en la Clase 3ª Internacional de Niza, mientras que el elemento gráfico, consistente en un óvalo ubicado en forma diagonal al final de la palabra FROTEX no tiene la suficiente aptitud distintiva frente a su denominación. Por lo tanto, el cotejo marcario, en esta oportunidad, comprenderá las palabras FROTEX y PROTEX de los signos e