CE-11001-03-24-000-2005-00342-00-2013

REGISTRO MARCARIO – Notoriedad de la marca TELECOM Para la prueba en este caso, de la notoriedad de la marca TELECOM, la sociedad actora allegó al expediente certificación suscrita por el Jefe de la División de Crédito y Cobranzas de la Empresa en la que hace constar que el volumen de ventas aproximadamente es de ($90.000000.000), mensuales, lo que constituye una prueba que hace notar la cantidad de usuarios que adquieren los servicios de TELECOM y su continuidad. También allegó publicidad de los servicios prestados lo que prueba la difusión de la marca en periodos determinados, así por ejemplo se observa dentro de la publicidad información de los servicios para el año 1990. La Sala avala entonces las consideraciones expuestas en las sentencias anteriormente descritas reiterando que la marca TELECOM es y ha sido durante mucho tiempo difundida y usada dentro del mercado colombiano ganándose el prestigio necesario para adquirir el carácter de notoria. En efecto, las semejanzas de las marcas en conflicto crea confusión y un efecto de asociación; similitud que induciría al consumidor a error al pensar que el titular de la Marca TELECOM tiene una nueva vertiente comercial o presta un nuevo servicio bajo la marca DEUTSCHE TELEKOM, generando un riesgo parasitario por cuanto el titular de la marca demandada se aprovecharía injustamente del prestigio de la marca notoriamente conocida -TELECOM, por lo que se hace imposible una coexistencia de las marcas en el mercado PRESCRICION DE LA ACCION DE NULIDAD RELATIVA De conformidad con la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el asunto, se establece que la norma aplicable en el

presente caso, en relación con la prescripción de la acción de nulidad relativa, es el artículo 172 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual prevé que la acción de nulidad relativa prescribe a los 5 años contados a partir de la concesión del registro impugnado. Pero, de acuerdo a la interpretación del Tribunal, los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores a la Decisión 486, como es el caso de la marca en conflicto DEUTSCHE TELECKON (Clase 9), la cual fue otorgada a la luz de la Decisión 344, el término de prescripción de la acción de nulidad relativa de 5 años debe ser contado a partir de la entrada en vigencia de la Decisión 486. Dado que la demanda en el presente proceso fue presentada el 31 de octubre de 2005 y el término de prescripción de la acción debe contarse a partir del 1 de diciembre de 2000, fecha en la que entró en vigencia la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el término de 5 años, para que se configurara la prescripción de la acción vencía el 31 de diciembre el 2005, se estima que la demanda fue presentada en tiempo FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 84 / DECISION 344

DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 96 /

DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA –

ARTICULO 128 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – DISPOSICION TRANSITORIA / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 172.

NOTA DE RELATORIA: Uso de la expresión TELECOM, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 DE OCTUBRE DE 2010, Rad. 2005-00137, MP.

Marco Antonio Velilla Moreno. Reiteración jurisprudencial, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1 de diciembre de 2011, Rad. 2005-00354, MP. María Elizabeth García González; sentencia de 12 de mayo de 2011, Rad. 200500362, MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 09764 DE 1997 (16 de abril)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00342-00

Actor: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A. E.S.P.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad promovida por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contra la Resolución 09764 de 16 de abril de 1997, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a

favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM, el registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM, para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., mediante apoderado, presentó

demanda de nulidad en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare la nulidad de la Resolución número 09764 de 16 de abril de 1997, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM, para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza .  Que como consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro de la marca y publicar la sentencia que se profiera en el presente proceso. 1.2. Los Hechos Señala la parte actora que la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, solicitó el registro como marca para el signo DEUTSCHE TELEKOM destinado a distinguir productos de la clase 9, internacional del Niza para amparar los siguientes productos: “Aparatos e instrumentos eléctricos, electrónicos, ópticos, de medir, de señalización, de control y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, procesamiento y reproducción del sonido, imagen y datos, soportes de datos dinámicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; equipos para el procesamiento de datos y ordenadores”. Manifiesta el accionante que TELECOM es un signo distintivo debidamente

registrado como marca en las clases 9, 16, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Igualmente un nombre comercial, en virtud del primer uso que de él se ha hecho y que data desde el año de 1946, fecha en que se creó

TELECOM EN LIQUIDACIÓN.

Indica que TELECOM es también la enseña comercial con que TELECOM EN LIQUIDACIÓN ha identificado todos los establecimientos de comercio a través de los cuales prestó sus servicios desde la misma fecha de su creación hasta su supresión, y los sigue prestando COLOMBIA TELECOMUNICACIONES como nuevo gestor del servicio. De acuerdo con lo ordenado por el Decreto 1616 de 2003, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, recibió el derecho de uso de todos los bienes, activos y derechos dentro de los cuales se encuentran los de propiedad industrial que pertenecía a TELECOM EN LIQUIDACIÓN. En virtud de lo anterior, TELECOM EN LIQUIDACIÓN celebró un contrato de licencia con COLOMBIA TELECOMUNICACIONES a través del cual adquirió los derechos para el uso exclusivo de todos sus signos distintivos, entre ellos, de la marca, el nombre comercial y la enseña comercial TELECOM. Afirma que DEUTSCHE TELEKOM solicitó y obtuvo el registro de la marca para distinguir productos de la clase 9, con posterioridad a la fecha en que TELECOM EN LIQUIDACIÓN solicitó el registro de su marca, y después de que esta misma empresa adquirió por el uso el derecho sobre la enseña comercial. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación Afirma el demandante que la resolución acusada viola el artículo 81, los literales a), b) y d) del artículo 83 y el artículo 128 de la Decisión 344 de Comisión del

Acuerdo de Cartagena. Señala que la reproducción del signo distintivo TELECOM por parte de DEUTSCHE TELEKOM, en la marca objeto de la presente demanda es prácticamente exacta; la concesión del registro de la marca TELEKOM evidentemente afecta el derecho intrínseco, inherente al derecho marcario, que correspondía a TELECOM EN LIQUIDACIÓN y hoy a COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES.

Afirma que, TELECOM EN LIQUIDACIÓN adquirió el derecho sobre la marca TELECOM, registrada en diferentes clases, el nombre comercial TELECOM, y sobre la enseña comercial TELECOM con que distingue todos sus establecimientos de comercio en todo el territorio nacional, no solamente por virtud del acto de autoridad que creó TELECOM, sino como consecuencia del uso público, notorio y constante, el derecho exclusivo para usar comercialmente la sigla TELECOM en la República de Colombia. Manifiesta que el uso de la expresión TELEKOM por parte de DEUTSCHE TELEKOM crea confusión respecto de los productos y/o servicios de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES que se comercializan con el nombre TELECOM. Indica que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES se ha empeñado en fortalecer el signo y para ello ha incrementado su actividad publicitaria a través de compañías de televisión, radio, prensa escrita y demás medios de comunicación masiva, promocionando sus servicios bajo el nombre de TELECOM, el cual no podría estar más arraigado entre los colombianos. Teniendo en cuenta el uso constante, público y notorio que hizo TELECOM EN LIQUIDACIÓN del signo distintivo TELECOM, hace que el uso del mismo signo, o

de uno similar, por parte de un tercero, constituya un aprovechamiento injusto del nombre de la empresa. Manifiesta que al conceder la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca DEUTSCHE TELECOM, clase 9, además de violar los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, desconoció las reglas establecidas por la jurisprudencia y la doctrina en relación con la comparación de los signos distintivos, desconoció los criterios jurisprudenciales relativos al mismo tema, y con ello, propició la pérdida de la fuerza distintiva de la marca, el nombre comercial y la enseña comercial TELECOM, la confusión en el consumidor, y el desvío de la clientela. Considera que la marca DEUTSCHE TELEKOM carece de distintividad relativa respecto de la marca TELECOM, ya que reproduce un signo que por tener fuerza distintiva es apropiable, cual es la marca TELECOM registrada en Colombia a favor de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, y usufructuada por COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES.

Argumenta que la adición de la expresión DEUTSCHE no tiene capacidad suficiente para producir en la mente del consumidor común una impresión diferenciadora suficiente, ya que su atención se concentrará en la marca que conoce, y en el mejor de los casos, hará suponer al consumidor que se trata de un cambio de nombre de la compañía, o de un servicio especial prestado por la empresa para comunicarse con los países americanos, de donde se concluye que el conflicto marcario se presenta entre las marcas TELEKOM vs. TELECOM.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la

demanda, expresa: Efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas DEUTSCHE TELEKOM y TELECOM, no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos. Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes sin descomponer la unidad fonética y gráfica en los fonemas o voces parciales, se tiene que la marca solicitada está estructurada por quince letras cuya composición es diferente respecto de la marca opositora, lo cual le da la suficiente distintividad, de lo cual se concluye que, desde el punto de vista de un cotejo visual, hay una estructura completamente distinta o diferenciadora. La notoriedad debe ser probada por quien alega en la oportunidad de presentar observaciones, lo cual no hizo el demandante pues ni siquiera hubo oposición a la solicitud de registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM y menos aún se presentaron los recursos que eran procedentes dentro de la vía gubernativa cuando era oportuno hacerlo. Además, para objetar el registro de una marca con fundamento en la notoriedad de una marca previamente registrada debe existir similitud tal entre los signos en conflicto que, de coexistir en el mercado, generarían confusión en el público consumidor, de cuyo análisis se concluyó que entre las marcas en debate, no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor en error por consiguiente estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público.

2.2. La sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG., tercero interesado en el proceso, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de “falta de legitimación en la causa por activa, prescripción de la acción, buena fe, presunción de legalidad, pérdida de la fuerza distintiva de la expresión TELECOM”; en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Manifiesta el tercero que si en definitiva lo que se pretende es decir que DEUTSCHE TELEKOM no puede coexistir con TELECOM en el mercado, esta premisa es incorrecta, si se tiene en cuenta que, primero, las expresiones tienen varios elementos diferenciadores. Segundo, la expresión TELECOM por si sola no es apropiable, porque se trata de un término genérico para hacer referencia a TELECOMUNICACIONES, de manera que es necesario que se presenten conjuntamente con otros elementos diferenciadores, como ocurre en nuestro caso. Indica que en este caso el nombre TELECOM hace parte del nombre DEUTSCHE TELEKOM, A.G. reconocido y amparado por la ley y para evitar cualquier riesgo de confusión se ha adicionado la partícula DEUTSCHE para hacer un solo signo DEUTSCHE TELEKOM, de manera que se oriente sobre el origen de la empresa de telecomunicaciones. En cuanto a la presunta notoriedad de la expresión TELECOM, afirma que ésta ni es notoria ni puede ser apropiada de manera exclusiva. La expresión TELECOM es hoy en día de dominio público y de hecho se usa por parte de gran cantidad de empresas a nivel mundial dedicadas al ramo de las TELECOMUNICACIONES; como telecomitalia, brasiltelecom, francetelecom, chinatelecom, etc.

Señala que es relativa la protección especial que se pretende obtener para oponer la expresión TELECOM a cualquier otro registro que la contenga o que contenga una expresión similar, y no se puede caer en el error de extender una protección más allá de la realidad, de manera que se conceda un privilegio monopólico sobre la expresión TELECOM, ya que el signo por si solo no es apropiable y si algún día erradamente lo fue, hace ya mucho que perdió la fuerza distintiva que se le quiere imprimir en la demanda, de suerte que hoy se comparte con muchas otras empresas.

Excepciones propuestas: En cuanto a la excepción de falta de legitimación por activa, manifiesta que la actora no es la propietaria del nombre comercial TELECOM, y aunque se presentó un contrato de licencia y otrosi al mismo, que pretende legitimar la personería de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P., no se probó en el proceso que el mismo se encuentre debidamente registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio en los términos del artículo 616 del Código de Comercio.

Respecto de la prescripción de la acción, indica que la norma aplicable es el artículo 172 de la Decisión 486, que en relación con las causales de irregistrabilidad tiene un término de prescripción de 5 años, contados a partir de la fecha de la concesión del registro impugnado, en este caso, el registro de la Marca DEUTSCHE TELECKON, se concedió en abril de 1997, siendo así que ya se encuentra prescrita la acción para demandar su nulidad.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina. Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 112-IP-2011 se citan a continuación: “1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La solicitud relativa al registro del “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativo), fue presentada el 6 de agosto de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

2. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de

irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada

Decisión.

3. La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativo compuesto), y los signos denominativos y mixtos “TELECOM”, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

4. Asimismo, la corte consultante deberá realizar el cotejo entre signos denominativos simples y compuestos y entre denominativos compuestos y mixtos de acuerdo a los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la percepción sensorial igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración.

Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

6. La Corte Consultante debe determinar si la palabra TELECOM es descriptiva, genérica o de uso común para los servicios de telecomunicaciones y los relacionados con estos y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la

presente providencia.

7. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, de conformidad con lo establecido en la presente Interpretación Prejudicial.

8. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias y vigencia que le dan ese estatus, en el momento procesal pertinente. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

9. No se podrán registrar como marcas, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o

en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344. A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

10. El Juez Consultante, en caso de no haberse probado la notoriedad de la marca TELECOM, debe entrar a determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y servicios aparados por los signos en conflicto.

Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

11. El Juez Consultante deberá, al momento en que el signo denominativo DEUTSCHE TELEKOM fue solicitado para registro, determinar si el nombre

comercial TELECOM de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, ahora, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

12. La enseña comercial es aquel signo distintivo, que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

La protección de la enseña comercial se basa en dos factores, a saber:

1. Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar.

2. Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar error en el público consumidor. (artículo 83, literal b, de la Decisión 344). 13 El examen de registrabilidad del signo solicitado para registro comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión

344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las observaciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada

al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.  Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.  Es autónomo. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La parte actora, reitera los argumentos expuestos en la demanda y hace algunas precisiones de conformidad con los argumentos expuestos en las contestaciones a la demanda, manifestando: Es claro el riesgo de confusión indirecto cuando una marca compuesta, como es el caso de DEUTSCHE TELEKOM, reproduce en su conjunto una marca ya registrada, TELECOM.

Normalmente, la inclusión de elementos adicionales al signo, tales como DEUTSCHE, no es suficiente para diluir ese riesgo de asociación; por el contrario generan en el consumidor la idea de innovación al producto original. En este caso, puede llegar a pensarse que DEUSTCHE, expresión que se refiere a un lugar geográfico, transmite la idea de un nuevo servicio o característica del mismo, pero no tiene la fuerza diferenciadora suficiente para que el consumidor

entienda que se trata de un servicio diferente proveniente de un comerciante también diferente. Teniendo en cuenta el alto grado de conocimiento que se tiene en Colombia de la marca TELECOM, la adición de la palabra DEUTSCHE puede dar lugar a que la marca DEUTSCHE TELEKOM, lejos de disuadir al consumidor, lo que hace es inducirlo a confusión, pues éste, únicamente podrá asociar el servicio como si fuera otro de los que ofrece la empresa TELECOM. La marca, el nombre comercial y la enseña comercial TELECOM son signos distintivos FAMOSOS, y en ningún caso se ha hablado de la notoriedad. Las marcas famosas son objeto de un tratamiento diferente, ya que por su grado de conocimiento encuadran jurídicamente dentro del concepto de hecho notorio, y por ello se trata de un supuesto fáctico que no requiere de prueba, puesto que el juzgador tiene la certeza de la existencia del hecho y no requiere de prueba alguna de dicho acontecimiento. La expresión TELECOM no es indispensable o necesaria para que los empresarios del sector ofrezcan o anuncien sus productos o servicios; de hecho, pocas compañías de telecomunicaciones en el mundo usan esta expresión y en Colombia, antes que se profieran las resoluciones objeto de esta demanda y aquellas que concedieron la marca DEUTSCHE TELEKOM y que también han sido objeto de demanda de nulidad, el monopolio en cuanto a la titularidad y uso de esta expresión está en cabeza de la Empresa de Telecomunicaciones de Colombia, S.A. TELECOM. El hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio haya concedido la marca para signos que incorporan la expresión TELECOM, no quiere decir por ello que el signo se haya convertido en una expresión de uso común. Los errores

de un Estado no cambian la realidad en este caso, TELECOM seguirá siendo la denominación de la empresa de telecomunicaciones del Estado Colombiano y la forma como los consumidores conocen y denominan; de hecho todas las resoluciones que concedieron estos registros de marca fueron demandadas por la misma causa; pero además utilizan la expresión genérica TELECOMUNICACIONES, expresión que debe estar a disposición de todos los empresarios del sector. Respecto de las excepciones propuestas por el tercero, manifiesta la parte actora, respecto de la falta de legitimación por activa, que la legitimación para presentar la demanda de nulidad por parte de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, deviene de su calidad de licenciatario, derivada del contrato de licencia No. 00702-2003, suscrito entre TELECOM EN LIQUIDACIÓN y COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES.

En cuanto a la excepción de prescripción de la acción, manifiesta que el acto administrativo demandado fue emitido en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual en su artículo 113 establecía que las acciones de nulidad podían solicitarse en cualquier momento, razón por la cual no operaba la prescripción de la acción. Si bien es cierto que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que las acciones de nulidad de las resoluciones que conceden un registro de marca tienen un periodo de 5 años, también es cierto que para el caso que nos ocupa, estos no empezaron a correr a partir de la fecha en que quedó en firme el acto administrativo que concedió el registro de la marca por las siguientes razones:

-Porque las leyes rigen para el futuro y no para el pasado, razón por la cual el acto administrativo no podría regirse por leyes que no existían al momento de su emisión. - Porque las normas relativas a la prescripción de la acción no son de procedimiento y en consecuencia no son de aplicación inmediata. - Porque en relación con la prescripción delas acciones, la Ley 153 de 19887, actualmente vigente establece en el artículo 41 lo siguiente: “Ley 153 de 1887 – ARTÍCULO 41. La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiere empezado a regir.” El actor manifiesta expresamente: “… si el acto administrativo fue emitido en el año 2003 bajo el imperio de una norma que no establecía prescripción (Decisión 344), cuando entró en vigencia la Decisión 486 la acción no había prescrito; es más empezó a correr ese día, ose a el 1º de Diciembre de 2003” “Queda claro entonces que el término de presc