CE-11001-03-24-000-2005-00343-00-2014

FALSA MOTIVACION – Violación al debido proceso administrativo La Resolución 6719 de 2001 (28 de febrero) nunca fue objeto de recursos en la vía gubernativa, por lo que quedó ejecutoriada, tal y como consta en los antecedentes administrativos del trámite que surtió DEUTSCHE TELEKOM AG ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Precisamente, por lo anterior, la Resolución 7528 de 2002 (28 de febrero), expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentra falsamente motivada y viola de manera palmaria el debido proceso administrativo, pues los aludidos recursos de reposición y apelación interpuestos contra la Resolución 6719 de 2001 (28 de febrero) por “la Doctora Dilia Rodríguez D’Aleman, en representación de la sociedad solicitante Deutsche Telekom…”, no existen. En suma, la Sala advierte que la expedición de la Resolución 7528 de 2002 (28 de febrero) y, por supuesto, de las Resoluciones 20411 de 2002 (27 de junio) y 4654 de 2004 (27 de febrero), que la aclararon y adicionaron, fue irregular, pues tiene como fundamento un recurso de apelación inexistente. Además, debe resaltarse que la irregularidad procedimental en la que están fundamentados estos actos es sustancial y grave, pues determinó el sentido de la decisión definitiva adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala declarará la nulidad de las Resoluciones 7528 de 2002 (28 de febrero), 20411 de

2002 (27 de junio) y 4654 de 2004 (27 de febrero), pues se encuentran falsamente motivadas, al haberse expedido de forma irregular, con manifiesta violación del debido proceso administrativo.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA – ARTICULO 29 / CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 62 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTICULO 140 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 LITERAL A / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 LITERAL B / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 LITERAL D / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 LITERAL E / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 128

NOTA DE RELATORIA: Irregularidades en los procedimientos administrativos, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de septiembre de 2008, Rad.

2007-00056, MP. Mauricio Torres Cuervo.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 7528 DE 2002 (28 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 20411 DE 2002 (27 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 4654 DE 2004 (27 de febrero)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00343-00

Actor: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad relativa, promovida por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. contra las Resoluciones 7528 de 2002 (28 de febrero), 20411 de 2002 (27 de junio) y 4654 de 2004 (27 de febrero); mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, el registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM, para distinguir “servicios de programación de ordenadores; servicios de una base de datos, especialmente arriendo de tiempo compartido de una base de datos y de operación de una base de datos; servicios de alquiler y arriendo referidos a equipos de procesamiento de datos y ordenadores; proyecto y planificación de equipos para telecomunicaciones” en la clase 42 de la

Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A., domiciliada en Bogotá, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad relativa en los siguientes

términos: 1.1. Pretensiones

 Que se declare nula la Resolución 7528 de 2002 (28 de febrero), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, el registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM, para distinguir “servicios de programación de ordenadores; servicios de una base de datos, especialmente arriendo de tiempo compartido de una base de datos y de operación de una base de datos; servicios de alquiler y arriendo referidos a equipos de procesamiento de datos y ordenadores; proyecto y planificación de equipos para telecomunicaciones” en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 20411 de 2002 (27 de junio), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio adicionó el artículo 2° de la Resolución 7528 de 2002 (28 de febrero), con un inciso que dice: “PRIORIDAD: Solicitud Alemana No. 39607816.8 de febrero 20 de 1996”.  Que se declare nula la Resolución 4654 de 2004 (27 de febrero), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio corrigió el artículo 2° de la Resolución 7528 de 2002 (28 de febrero), señalando que el titular de la marca era la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG y no simplemente DEUTSCHE TELEKOM.  Que como consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y

Comercio cancelar el registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM, para distinguir servicios en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2. Los Hechos El 6 de agosto de 1996 la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM, para distinguir “servicios de programación de ordenadores; servicios de una base de datos, especialmente arriendo de tiempo compartido de una base de datos y de operación de una base de datos; servicios de alquiler y arriendo referidos a equipos de procesamiento de datos y ordenadores; proyecto y planificación de equipos para telecomunicaciones” en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 440 de 1997 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la sociedad TELECOM, quien indicó que el registro marcario debía negarse, habida cuenta de era confundible con las marcas TELECOM y TELECOM HACE PEQUEÑO AL MUNDO, previamente registradas a su favor para distinguir productos y servicios en las clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resoluciones 6719 de 2001 (28 de febrero) la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia negó el registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM, para distinguir servicios en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era confundible con las marcas

TELECOM y TELECOM HACE PEQUEÑO AL MUNDO.

El 30 de mayo de 2001 DEUTSCHE TELEKOM AG solicitó la revocatoria directa

de la Resolución 6719 de 2001 (28 de febrero), alegando que debía concederse el registro del signo DEUTSCHE TELEKOM, pues no era confundible con las marcas

TELECOM y TELECOM HACE PEQUEÑO AL MUNDO.

Mediante Resolución 38033 de 2001 (23 de noviembre), la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió la solicitud de revocatoria directa confirmando lo decidido en la Resolución 6719 de 2001 (28 de febrero). Posteriormente, mediante Resolución 7528 de 2002 (28 de febrero), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, manifestando que resolvía un recurso de apelación de DEUTSCHE TELEKOM AG, que realmente nunca interpuso, revocó la Resolución 6719 de 2001 (28 de febrero) y concedió el registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM, a favor de DEUTSCHE TELEKOM AG, para distinguir “servicios de programación de ordenadores; servicios de una base de datos, especialmente arriendo de tiempo compartido de una base de datos y de operación de una base de datos; servicios de alquiler y arriendo referidos a equipos de procesamiento de datos y ordenadores; proyecto y planificación de equipos para telecomunicaciones” en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Inconforme con una parte de la decisión, DEUTSCHE TELEKOM AG presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, alegando que la Resolución 7528 de 2002 (28 de febrero) no había hecho un pronunciamiento expreso acerca

de “la prioridad alemana reivindicada así SOLICITUD ALEMANA de 39607816.8 de febrero 20 de 1996”. En este orden de ideas, mediante Resolución 20411 de 2002 (27 de junio) el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial accedió a la petición de la recurrente, adicionando el artículo 2° de la Resolución 7528 de 2002 (28 de febrero) con un inciso que dice: “PRIORIDAD: Solicitud Alemana No. 39607816.8 de febrero 20 de 1996”. El 11 de diciembre de 2003 DEUTSCHE TELEKOM AG solicitó la revocatoria parcial de la Resolución 20411 de 2002 (27 de junio), manifestando que la Superintendencia de Industria y Comercio le había ocasionado un agravio injustificado al escribir en la resolución que el titular de la marca era DEUTSCHE TELEKOM, cuando lo correcto era DEUTSCHE TELEKOM AG. En vista de lo expuesto, mediante Resolución 4654 de 2004 (27 de febrero), el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio corrigió el artículo 2° de la Resolución 7528 de 2002 (28 de febrero), señalando que el titular de la marca era la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG y no DEUTSCHE TELEKOM. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 62 del Código Contencioso Administrativo, 140 del Código de Procedimiento Civil, 29 de la Constitución Política y 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad

Andina de Naciones. 1.3.1. Artículo 62 del Código Contencioso Administrativo Señala que el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo establece que “Los actos administrativos quedarán en firme: 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso. 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido. 3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos. 4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos.”. En este orden de ideas, considera que la Superintendencia de Industria y Comercio violó esta normativa, pues expidió la Resolución 7528 de 2002 (28 de febrero) manifestando que resolvía un recurso de apelación de DEUTSCHE TELEKOM AG, que realmente nunca interpuso. 1.3.2. Artículos 140 del Código de Procedimiento Civil y 29 de la Constitución Política Establece que los artículos 140 del Código de Procedimiento Civil y 29 de la Constitución Política disponen, respectivamente, que “El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: … 3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.” y “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.”. Bajo el anterior contexto, señala que las resoluciones acusadas son nulas, pues mediante ellas se violó el debido proceso, debido a que se “revivió ilegalmente un proceso que estaba legalmente concluido”, ya que resolvieron un recurso de apelación que jamás fue interpuesto por DEUTSCHE TELEKOM AG.

1.3.3. Artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones A su turno, manifiesta que los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.” y “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. En este orden de ideas, considera que debe cancelarse el registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM, para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, pues es confundible con el signo TELECOM, previamente registrado a su favor para distinguir servicios de la misma clase. En efecto, sostiene que el registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM induce a confusión directa e indirecta al público consumidor, quien puede solicitar la prestación de servicios de ésta pensando que solicita aquellos de TELECOM, o pensar que ambas marcas tienen un origen empresarial común.

II. CONTESTACIONES

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Indicó que para que un signo fuera registrado como marca, debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En este sentido, afirmó que no existía riesgo de confusión entre la marca DEUTSCHE TELEKOM y el signo TELECOM, pues tenían claras diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas. 2.2. DEUTSCHE TELEKOM AG se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que los actos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia. Afirmó que la Resolución 7528 de 2002 (28 de febrero) no resolvió ningún recurso, sino que fue expedida de oficio, por la Superintendencia de Industria y Comercio, para “unificar el criterio de la entidad en torno a una situación fáctica que se presentó en ese entonces en varios expedientes en trámite”. Bajo el anterior contexto, consideró que la entidad demandada concedió el registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM atendiendo lo dispuesto en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, en virtud del cual se establece que: “Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de

parte…”. Afirmó que no podía protegerse el signo TELECOM, comoquiera que era descriptivo de los servicios que distinguía, ya que estaba compuesto por las primeras siete letras del vocablo TELECOMUNICACIONES. También señaló que el signo cuyo registro se controvertía era susceptible de distinguir servicios en el mercado, pues la partícula DEUTSCHE lo hacía suficientemente distinto respecto del signo TELECOM. Sostuvo que existía falta de legitimación en la causa por activa, argumentando que “la actora no es la propietaria del nombre comercial TELECOM, y aunque se presentó un contrato de licencia y un otrosí al mismo que pretende legitimar la personería de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., no puede perderse de vista que no se probó que el mismo se encuentre debidamente registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio… en los términos del artículo 616 del Código de Comercio.”. Por último, manifestó que había obrado de buena fe y que debía presumirse la legalidad de los actos acusados.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, pues éste consideró que debía abstenerse de hacerla respecto de las normas de la Decisión 486, ya que no eran aplicables al caso concreto, pues no era la normativa vigente al momento en que

fue solicitado el registro como marca del signo DEUTSCHE TELEKOM. En este orden de ideas, las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 57-IP-2010, respecto de las normas de la Decisión 344 expuestas, se citan a continuación. “PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta, ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo denominativo DEUTSCHE TELEKOM se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego,

determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

TERCERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar, si existe o no riesgo de confusión, acorde con las reglas establecidas en esta providencia.

CUARTO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo DEUTSCHE TELEKOM con los siguientes signos denominativos: marcas TELECOM HACE PEQUEÑO AL MUNDO y el nombre comercial EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.

QUINTO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo DEUTSCHE TELEKOM y los signos mixtos TELECOM, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.

SEXTO: El Juez Consultante debe determinar si la palabra TELECOM es descriptiva, genérica o de uso común en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

SÉPTIMO: El Juez Consultante deberá establecer si el signo DEUTSCHE TELEKOM es evocativo y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad.

OCTAVO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su

registro como marcas. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, de conformidad con lo establecido en la presente Interpretación Prejudicial.

NOVENO: Como el signo solicitado y algunos de los observantes amparan productos y servicios de diferentes clases, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

DÉCIMO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección especial y reforzada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar, de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para que goce de especial protección.

Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

UNDÉCIMO: El Juez Consultante deberá, al momento en que el signo denominativo DEUTSCHE TELEKOM fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

DUODÉCIMO: La normativa comunitaria no regula la procedencia, la clase o el trámite de los recursos contra el acto que concede o deniega un registro marcario. Por lo tanto, éste es un asunto que debe ser regulado por la normativa interna, de conformidad con el principio de complemento indispensable.

Sin embargo, advierte el Tribunal que las actuaciones administrativas que tienen que ver con el registro marcario deben estar gobernadas por

los principios generales del derecho y, en especial, respetando el postulado del debido proceso.

TRECEAVO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. La actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Adicionalmente, manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio había incurrido en una vía de hecho al momento de expedir los actos acusados, pues se había producido una “ruptura flagrante, ostensible y grave de la normatividad legal que rige el procedimiento gubernativo de registro de marcas”. 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG reiteraron los argumentos expuestos en las contestaciones de la misma.

V. ASUNTO PREVIO 5.1. Falta de Legitimación en la Causa por Activa La sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG manifiesta que en el presente caso existe falta de legitimación en la causa por activa, pues “la actora no es la propietaria del nombre comercial TELECOM, y aunque se presentó un contrato de licencia y un otrosí al mismo que pretende legitimar la personería de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., no puede perderse de vista que no se probó que el mismo se encuentre debidamente registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio… en los términos del artículo 616 del

Código de Comercio.”. Pese a lo anterior, la Sala advierte que a folios 369, 372, 373, 374 y 376 del

expediente obran sendos documentos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, en los cuales consta el registro de la marca TELECOM, a favor de la actora, para distinguir productos y servicios en las clases 9, 16, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Además, obra en el expediente copia del “CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA Y SIGNOS DISTINTIVOS”, celebrado entre la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES –TELECOM EN LIQUIDACIÓN y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., suscrito el 30 de septiembre de 2003, en el cual se lee, entre otras consideraciones: “Segunda: Modalidad de la Licencia. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones –TELECOM - en liquidación, se obliga a otorgar a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., a título exclusivo el uso, goce y explotación de los bienes de propiedad industrial e intelectual de Telecom en liquidación con el fin de garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Igualmente Telecom en Liquidación autoriza a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. a otorgar a terceros licencias de uso en los términos establecidos en este contrato. Tercera: Alcance de la licencia. La licencia de uso se otorga sobre las marcas y signos distintivos que fueron registrados debidamente por parte de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – TELECOMen Liquidación, ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio”. En este orden de ideas, se colige que la actora sí goza de legitimación para obrar

como parte demandante en el proceso y, por consiguiente, no prospera la excepción propuesta por la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA Antes de entrar a resolver el fondo del asunto debe la Sala advertir que examinará los cargos de la demanda a la luz de lo dispuesto en los artículos 62 del Código Contencioso Administrativo, 140 del Código de Procedimiento Civil, 29 de la Constitución Política y 81, 83 literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no respecto de los artículos de la Decisión 486 que originalmente se invocaron como violados en el libelo de la demanda, por ser estas las normas vigentes al momento en que fue solicitado el registro como marca del signo DEUTSCHE TELEKOM. En efecto, sobre la aplicación de las normas comunitarias en el tiempo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial: “(…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá

observar, (...) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). …De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo denominativo DEUTSCHE TELEKOM se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.” Ahora bien, se advierte que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los actos acusados concedió, a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG el registro de la marca DEUTSCHE TELEKOM, para distinguir servicios en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que era suficientemente distintiva para distinguir servicios en el mercado. A su turno, la actora sostiene que debe declararse la nulidad de los actos acusados, pues ellos se expidieron i) violando el debido proceso, habida cuenta de que resolvieron un recurso de apelación que nunca fue interpuesto por DEUTSCHE TELEKOM AG y porque ii) el registro de la marca DEUTSCHE

TELEKOM crea confusión en el público consumidor, por la semejanza que tiene con la marca TELECOM, previamente registrada a su favor para distinguir servicios de la misma clase. En este orden de ideas, la Sala examinará los dos cargos alegados por la actora, para determinar, en últimas, si el signo DEUTSCHE TELEKOM es o no registrable. 6.1. Violación del Debido Proceso La actora considera que la Resolución 7528 de 2002 (28 de febrero), así como las resoluciones que la aclaran y adicionan, violan los artículos 62 del Código Contencioso Administrativo, 140 del Código de Procedimiento Civil y 29 de la Constitución Política, porque la Superintendencia de Industria y C