CE-11001-03-24-000-2005-00344-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica y fonética. Análisis en conjunto de la marca En efecto, desde el punto de vista ortográfico la marca de la demandante (DIFFERIN) está compuesta por ocho letras y tres sílabas, en tanto que la de la sociedad L.O. OFTALMI C.A. (DYFRIN), solo comprende seis letras y dos sílabas. Esto hace que, por la mayor extensión de aquélla, visualmente no haya posibilidad de confusión. La ausencia de la vocal “E”, en la mitad de la marca cuestionada, imprime suficiente distintividad, además desde el punto de vista visual, la letra “Y” también imprime diferencia. Adicional a lo anterior, y de vital relevancia, destaca la Sala que el signo “DIFFERIN” distingue un producto indicado para el tratamiento cutáneo del acné vulgar en cara, pecho y espalda, cuya presentación es en gel en tubo, el cual se prescribe para que sea aplicado por los pacientes según indicaciones médicas, es decir, que tiene comercialización para el público en farmacias o droguerías; mientras que la marca “DYFRIN” identifica un producto oftalmológico, indicado para “producir midriasis y ciclopejia en procedimientos de diagnóstico”, cuya presentación es en frasco dispensador (gotero), el cual debe ser suministrado por el médico especialista, por lo que no se comercializa en droguerías o farmacias.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITETRAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD

ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 27190 DE 2004 (29 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 002743 DE 2005 (11 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 15707 DE 2005 (30 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013) Radicación numero: 11001-03-24-000-2005-00344-00

Actor: GALDERMA S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad GALDERMA S.A., por conducto de apoderado, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 27190 de 29 de octubre de 2004, 002743 de 11 de febrero de 2005 y 15707 de 30 de junio del mismo año, expedidas por la demandada, que concedieron el registro de la marca “DYFRIN”.

I. DEMANDA.- I.1La sociedad GALDERMA S.A., en ejercicio de la acción de nulidad,

consagrada en el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: Son nulas las Resoluciones núms. 27190 de 29 de octubre de 2004, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual, se declaró infundada la oposición presentada por GALDERMA S.A. y se concedió el registro de la marca “DYFRIN”, para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional; 002743 de 11 de febrero de 2005, expedida por el mismo funcionario, mediante la cual se resolvió, en forma desfavorable, el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. 27190 de 2004; y 15707 de 30 de junio de 2005, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que confirmó las Resoluciones núms. 27190 de 2004 y 002743 de 2005. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, solicitó que se declare la nulidad del registro de la marca “DYFRIN”, la cual a la fecha de la presentación de la demanda no tenía asignado número de registro, por lo que solicita que una vez sea otorgado, se anule. Finalmente, solicitó que se ordene la publicación de la sentencia que se imparta en la Gaceta de la Propiedad Industrial. I.2Fundamentos de Hecho: La sociedad GALDERMA S.A. señaló, en síntesis, los siguientes hechos: Que el 4 de septiembre de 2003, la sociedad L.O. OFTALMI C.A. (de Venezuela)

solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, el registro de la marca “DYFRIN”, para distinguir “productos farmacéuticos e higiénicos, especialmente productos oftálmicos” de la Clase 5ª Internacional”. Adujo que a la solicitud anterior, se le asignó el número 03 077144, la cual fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial número 537 de 27 de febrero de 2004. Expresó que la sociedad actora, es titular de la marca “DIFFERIN”, con certificado de registro número 219131, registrada en la Clase 5ª, para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbecidas”, vigente hasta el 8 de junio de 2009. Sostuvo que la sociedad GALDERMA S.A., titular de la marca “DIFFERIN”, presentó oposición en contra de la solicitud de registro “DYFERIN”, mediante memorial radicado en la Superintendencia de Industria y Comercio, el 12 de abril de 2004, argumentando que el signo solicitado “DYFRIN”, en la Clase 5ª, resulta confundible con la marca previamente registrada “DIFFERIN”, en la misma Clase. Manifestó que mediante la Resolución núm. 27190 de 2004, se resolvió la oposición presentada por la hoy demandante, declarándola infundada y concediendo el registro de la marca “DYFRIN”, para distinguir productos

comprendidos en la Clase 5ª Internacional, contra la cual, se interpusieron los recursos de reposición y apelación. Indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones núms. 002743 de 2005 y 15707 del mismo año, resolvió en forma desfavorable los recursos antes mencionados. (Folios 35 a 37 del expediente) I.3Fundamentos de Derecho: En apoyo de sus pretensiones, la sociedad actora adujo la violación de los artículos 134, literal a), 135, literal b) y 136, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. En síntesis, formuló los siguientes cargos de violación: Que el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, contempla dos presupuestos de hecho: a) Que los signos sean confundibles por: i) ser idénticos o ii) por semejanza existente entre ellos. b) Que ambos signos: i) distingan los mismos productos o servicios o ii) distingan productos o servicios de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Indicó que los signos “DIFFERIN” y “DYFRIN” son confundibles por las siguientes razones derivadas de las reglas de comparación entre marcas, recomendadas por la doctrina y prohijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Primera Regla: Las marcas han de contemplarse desde una visión de conjunto. Explicó que esta regla se refiere a que el consumidor obra instintivamente al momento de elegir los productos que desea comprar y si los elementos de una

marca no le producen una impresión netamente distinta de aquella que le interesa, puede confundirlas. Expresó que es claro que la marca “DYFRIN” genera una impresión totalmente similar a la que produce “DIFFERIN”. Por lo tanto, dentro de una apreciación general y del conjunto de ambas marcas tal y como se presentan al público, puede claramente evidenciarse la existencia de grandes semejanzas entre las mismas, que sin duda inducirán al público a error ya sea en cuanto a las marcas en sí mismas consideradas o en cuanto al origen empresarial y procedencia comercial de los productos. Manifestó que es sabido que el cotejo marcario de los signos debe hacerse en su conjunto y no en las partes que los componen. Las Resoluciones demandadas sostienen que la comparación de los signos se efectuó en conjunto y no fraccionando sus partes, sin embargo, tal afirmación se contradice abiertamente al leer apartes de la Resolución que decide el recurso de apelación. Agregó que dicho acto administrativo, sostiene que “Respecto a la comparación con las marcas DISOFRIN, DUFORIN y DIFFERIN, la extensión varía sustancialmente siendo el signo solicitado compuesto por dos sílabas y los mencionados por tres sílabas, sí bien el signo solicitado comparte en relación con las marcas opositoras DISOFRIN y AFRIN el prefijo fin, el resto de los elementos le otorgan la suficiente distintividad ortográfica y fonética para coexistir con el mismo”. Precisó que lo anterior pone en evidencia cómo la Oficina de Marcas está haciendo un fraccionamiento indebido del signo solicitado, al efectuar el cotejo de las marcas enfrentadas, concluyendo erróneamente que el registro de “DYFRIN”

no conllevaría riesgo de confusión. Mencionó que la comparación debe ser conducida por la impresión unitaria que el signo ha de producir en el consumidor o usuario, por lo tanto el cotejo tiene que hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre las partes aisladamente consideradas. Añadió que en la comparación de los signos “DYFRIN” y “DIFFERIN”, se debe analizar el riesgo de confusión del conjunto de las marcas sin fraccionarlas o descomponerlas. La comparación de conjunto de las marcas en cuestión muestra que existe similitud entre los signos nominativos, principalmente del hecho de que el signo “DYFRIN” copia la secuencia ortográfica del signo previamente registrado “DIFFERIN”, coincidiendo en la utilización de todas las consonantes D-F-R-N, así como la vocal I. Explicó que el hecho de haber cambiado la vocal I por la letra Y, de suprimir una letra F y de eliminar la vocal E, no es suficiente para que las marcas puedan diferenciarse, más aún, dadas las evidentes semejanzas existentes entre los signos en confrontación, pues el público consumidor podría asumir que la solicitada es una nueva marca de la demandante con algunas variaciones con respecto a la ya registrada. Efectuó un análisis riguroso de la composición ortográfica y fonética de los signos objeto de la litis, así: D I F F E R I N D Y F R I N Señaló que de las 8 letras que contiene la marca previamente registrada, 6 se

encuentran reproducidas en la marca ahora demandada, colocadas en el mismo orden y posición, ya que la letra Y tiene idéntico sonido a la vocal I: “D-I-F-R-I-N”. La coincidencia de dichas 6 letras, da lugar a que entre los signos en conflicto “DIFFERIN” y “DYFRIN” haya una similitud tanto en la forma en que se escriben como en la que se pronuncian dichos signos. Adujo que el consumidor desprevenido se deja llevar por la primera impresión que le despiertan los signos y por la imagen de otros y, partiendo de esta base, es perfectamente acertado afirmar que se confundirá en relación con los signos en cuestión. Expresó que la confusión indirecta o el denominado riesgo de asociación, se presenta cuando el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado. Consideró que dadas las semejanzas entre los signos podría también presentarse el riesgo de confusión indirecta, por cuanto los consumidores podrían pensar erróneamente que los signos enfrentados provienen del mismo empresario y por lo tanto, se estaría utilizando el prestigio, reconocimiento y calidad probada de los productos de GALDERMA S.A. para identificar productos diferentes.

Segunda Regla: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias.

Indicó que según el libro “Derecho de las Marcas” de Breuer Moreno, “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan entre ellas, sino de elementos semejantes o de la semejante disposición de esos

elementos. En la mayoría de los casos, el parecido entre dos marcas no es obra de la casualidad: es obra premeditada del productor desleal que trata de producir confusiones. Se explica que ese comerciante poco escrupuloso, buscando defensas contra la acción del titular de la marca imitada, incluya en la suya elementos distintos que le permitan afirmar que las marcas son inconfundibles”. Afirmó que de los actos administrativos demandados se desprende que lo que hizo la demandada fue buscar y extraer las diferencias existentes entre los signos, exaltándolas, para justificar su decisión de conceder el registro “DYFRIN”, en lugar de atender a las evidentes semejanzas que han sido mencionadas repetidamente dentro de esta demanda. Reiteró que son más las semejanzas que diferencias existentes entre los signos, y estas últimas no le otorgan a “DYFRIN” la distintividad necesaria para que los consumidores puedan distinguirla clara e inequívocamente de “DIFFERIN”. Precisó que en el presente caso el análisis de confundibilidad entre los signos “DIFFERIN” y “DYFRIN” efectuado por la demandada, contraría el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia, toda vez que se exaltaron las diferencias existentes entre las mismas, cuando la similitud general de los signos no está dada por la puntual diferencia existente entre los mismos, sino por la semejanza de elementos e identidad en cuanto a su distribución. Mencionó que el hecho de no encontrar semejanzas entre las dos marcas, es negar la evidencia y darle mayor valor a la única diferencia existente entre “DIFFERIN” y “DYFRIN”, cual es la inclusión de las letras F y E.

Tercera Regla: Las reglas deben ser examinadas sucesivamente y no simultáneamente.

Aseveró que de los dos actos administrativos demandados, se deduce que obviamente los falladores examinaron las marcas en forma simultánea, practicando un estudio detallado que solo un técnico en la materia podría hacer para establecer las sutiles diferencias que existen entre las mismas y así no es el examen que realiza el consumidor medio. De esta manera, está claro que los examinadores incumplieron esta regla en sus estudios. Alegó que la contravención a esta regla, se prueba con la lectura de cada una de las Resoluciones censuradas, análisis que muestra de manera evidente que el estudio sobre las marcas se hizo en forma simultánea y con la comparación uno a uno de los elementos que conforman “DIFFERIN” y “DYFRIN”. Si el examen de registrabilidad de “DYFRIN” se hubiera realizado correctamente, la conclusión habría sido el rechazo del signo solicitado, puesto que en un examen sucesivo resulta prácticamente imposible percibir y recordar las diferencias existentes.

Cuarta Regla: Quien aprecie el parecido de los signos debe asumir la posición del usuario medio.

Advirtió que con relación a este punto, el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso núm. 7-IP-94, ha indicado que “el consumidor de productos de uso técnico o selectivo, tendrá menor riesgo de confusión que uno de productos masivos, y un consumidor de productos de bajo precio está sujeto con mayor facilidad al riesgo de confusión del consumidor de bienes de costo elevado. Estos análisis conducen al juzgador a ser más severo en la determinación de la confundibilidad cuanto más se

tenga que proteger al tipo o clase de consumidor”. Explicó que en el sub lite, resulta claro que los examinadores no asumieron la posición de un usuario medio, sino que analizaron los signos como técnicos de marcas, lo cual los llevó a encontrar insignificantes similitudes entre ellos. Mencionó que la oficina de marcas, al no asumir la posición de un consumidor medio, incumplió la regla analizada y desprotegió al consumidor y, adicionalmente, tampoco se tuvo en cuenta la naturaleza de los productos que distinguía cada marca, los cuales al ser de la Clase 5ª, deben ser objeto de un análisis más prolijo. Concluyó que en el caso bajo examen, concurrieron los dos supuestos de hecho del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto i) se encuentra confundibilidad entre “DIFFERIN” y “DYFRIN” y ii) ambos signos distinguen productos relacionados, por lo tanto se violó por aplicación indebida, la norma citada. Afirmó que la marca “DYFRIN” fue concedida para distinguir los productos farmacéuticos e higiénicos, especialmente oftalmológicos de la Clase 5ª Internacional; y que la marca “DIFFERIN” se concedió para distinguir “todos” los productos de la Clase 5ª Internacional, vigente hasta el 8 de junio de 2009. Agregó que las marcas en conflicto, además de distinguir los productos de la misma Clase 5ª, tienen una total vinculación entre los que cada uno diferencia, por lo que la coexistencia de dichas marcas indefectiblemente creará confusión y dificultad de identificación en el público consumidor.

Adujo que en reiteradas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia, ha sostenido que cuando se trata de comparar marcas que pretenden distinguir productos de la Clase 5ª Internacional, el estudio de confundibilidad debe ser más riguroso, por lo que debe evitarse el más mínimo riesgo de confusión o de asociación entre los medicamentos, en la medida en que de ser así, las consecuencias podrían ser nefastas. Señaló que la violación de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, se presentó por la carencia de distintividad, ya que el signo debe permitirle al consumidor diferenciar la marca aplicada al producto, lo cual constituye la principal función de ésta. Manifestó que “DYFRIN” es perceptible y susceptible de representación gráfica, sin embargo carece de aptitud distintiva requerida para ser registrada como marca, por cuanto se confunde con “DIFFERIN”. Expresó que la violación de los artículos 134 y 135, literal b) se presentó por falta de aplicación, toda vez que se concedió el registro de una marca que no puede constituirse como tal, porque no cumple con los requerimientos para serlo. (Folios 33 a 50 del expediente).

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de apoderado, contestó la demanda, se opuso a la prosperidad de sus pretensiones y fundamentó su

oposición, en esencia, en lo siguiente: Afirmó que son tres los requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: i) La perceptibilidad ii) La suficiente distintitibilidad iii) La susceptibilidad de representación gráfica. Aseveró que el artículo 136 de la Decisión 486 de 20000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que no podrán registrarse como marcas, aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten alguno de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación…” Agregó que, igualmente, es importante destacar algunos aspectos de la interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia en el caso 1-IP-87, sobre la regla general para el cotejo de marcas denominativas, así: “En cuanto al cotejo o comparación de marcas denominativas de las que trata este proceso para decidir si son susceptibles de confusión, deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto de la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de las otras, ni los elementos distinguibles de los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la unidad fonética” Adujo que no obstante lo anterior, existe una excepción en las marcas farmacéuticas, pues debe tenerse en cuenta el cotejo conjuntal y no fraccionado

del cual habla el Tribunal. De hecho, el Consejo de Estado, acogiendo los pronunciamientos que sobre el punto ha efectuado la mencionada Corporación Andina, ha establecido que el examen que se haga en estos signos debe ser diferente, pues muchas de estas marcas están formadas por un prefijo o sufijo, que se refiere por ejemplo al químico básico para su elaboración o a la conducción terapéutica a tratar, los cuales guían al consumidor a identificar la naturaleza del producto comercializado. Precisó que, estos prefijos o sufijos son de uso común y por lo tanto, el examen debe hacerse no respecto a los mismos, sino en relación a la otra parte de la palabra. Sobre este punto, trajo a colación la sentencia de 17 de julio de 1998, expediente núm. 4127, marca “DERMALEX”. Igualmente, trajo a colación apartes de la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, Consejero Ponente doctor GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, en el proceso 610, actor Smithkline Beecham. Expresó que al hacer el respectivo análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener en cuenta en las marcas farmacéuticas, es decir operando de forma fraccionada, se tiene que no existen semejanzas susceptibles de generar confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. No obstante que las marcas comparten las dos primeras letras “DIF” poseen terminaciones de marcada diferenciación visual y fonética (ferinfrin), las cuales hacen que al apreciar cada signo en su conjunto, no se

produzca una misma impresión general. Manifestó que en cuanto a las similitudes o semejanzas de los signos, en el caso de las marcas farmacéuticas aunque la terminación y desinencia es la misma, las letras de las palabras y su prefijo no son semejantes y el elemento diferenciador que no los hace iguales ni semejantes y que, por tanto las hace diferentes, reitera, es el prefijo “DIFFE”. Expresó que acoge la Jurisprudencia 41-IP-2001 del Tribunal Andino de Justicia, de acuerdo con la cual el riesgo de confusión se desprende de la existencia de las siguientes circunstancias: canales de comercialización, medios de publicación idénticos o similares y relación o vinculación de productos. Señaló que la conexidad entre los productos no puede fundamentarse en la finalidad de restablecer la salud de forma genérica. Por el contrario, debe entenderse que los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, de lo contrario absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí. Resaltó que es el médico quien toma la decisión del producto que se va a consumir, quien no va a incurrir en la confusión de efectuar la asociación de un origen empresarial, contrario a lo que afirma el accionante, ya que en “el mercado objetivo” es reducido y especializado. Adicionó que en cuanto a los canales de comercialización, muy posiblemente la distribución de los productos que identifican estas marcas en cuestión, no son de masiva distribución en cuanto un consumidor medio no tendría acceso directo a él, sino a través de un expendedor especializado.

Destacó que dicha Superintendencia no encontró que se vulnerara derecho alguno, por lo que otorgó el registro de la marca denominativa en cuestión, mediante los actos administrativos acusados, teniendo en cuenta que la solicitud de registro cumplía con las exigencias previstas en las disposiciones legales vigentes. (Folios 148 a 154 del expediente).

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El señor Agente del Ministerio Público en esta etapa procesal, guardó silencio.

IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA: En el sub-lite la sociedad GALDERMA S.A. solicita que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 27190 de 29 de octubre de 2004, 002743 de 11 de febrero de 2005 y 15707 de 30 de junio de dicho año, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se declaró infundada la oposición presentada por la actora; se concedió el registro de la marca “DYFRIN”, para distinguir los productos comprendidos en la Clase 5ª Internacional a la sociedad L.O. OFTALMI C.A.; y se resolvieron en forma desfavorable los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la primera decisión.

Considera que los actos administrativos acusados transgredieron los artículos 134, literal a), 135, literal b) y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles

de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…)” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…)” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la Interpretación

Prejudicial 103-IP-2010, rendida en este proceso, concluyó: “(…) Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial, constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras símbolos gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras (…) Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que ‘Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca’… El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios… La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene el signo de ser escrito o producido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios haciendo posible que el consumidor o usuario los

seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. … de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige ‘(…) el signo deberá ser apto para identificar