CE-11001-03-24-000-2005-00353-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Notoriedad de la marca Del cotejo entre la marca solicitada “TEAM TELEKOM” (nominativa) y el nombre comercial y marca registrada “TELECOM”, se observa que existe identidad ortográfica, fonética y conceptual, en cuanto respecta al signo nominativo esencial «TELECOM»; y aunque el signo de la marca registrada está escrito en idioma alemán, al reemplazar la letra C por la K, su pronunciación sigue siendo la misma, según se infiere del examen en forma sucesiva de los signos. Se observa también que la expresión “TEAM” que hace parte del signo cuestionado, no proporciona un valor diferenciador que le otorgue suficiente distintividad y que elimine el riesgo de confusión con la marca registrada, debido a que se trata de una palabra de idioma extranjero (inglés), frente a la cual ha dicho la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que se considera una denominación de fantasía, porque se presume que no es de conocimiento común, luego al unirla a la palabra «TELEKOM», sigue siendo ésta última la más destacada del signo. Del anterior examen, se impone concluir que la marca “TEAM TELEKOM” es semejante desde el punto de vista fonético, gramatical y conceptual, con la marca y el nombre comercial “TELECOM”. Así las cosas, comoquiera que las mismas pruebas aducidas en el asunto bajo estudio sirvieron de fundamento a la Sala para considerar probada la notoriedad de la marca “TELECOM”, es del caso acoger el criterio expuesto en la precitada sentencia y concluir que se cumplen los requisitos

establecidos en el artículo 84 de la Decisión 344, para tener por cierta la notoriedad alegada por la demandante. De lo precedente, se desprende que permitir la coexistencia de la marcas y el nombre comercial enfrentados, aunque pertenezcan a clases diferentes, podría inducir al público a error, dando lugar a que el consumidor confunda los productos que ambas marcas distinguen (riesgo de confusión), o considere que sus titulares poseen una relación económica (riesgo de asociación) o incluso que se permitiera que el uso de otros signos idénticos o similares causen el debilitamiento del signo notoriamente conocido (riesgo de dilución).

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 81 / DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 LITERAL A / DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 LITERAL D / DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 LITERAL E / DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 84 LITERAL A / DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 84 LITERAL B / DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 84 LITERAL C / DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 84 LITERAL D / DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 96 / DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 113

LITERAL A / DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 113

LITERAL B / DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 113

LITERAL C / DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 128 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO

172

NOTA DE RELATORIA: Notoriedad de la marca, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1 de diciembre de 2011, Rad. 2005-00354, MP. María Elizabeth García González; Similitud gráfica, fonética y conceptual, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 de diciembre de 2010, Rad. 2005-00138, sentencia de 14 de julio de 2011, Rad. 2005-00139, MP. María Elizabeth García González; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de octubre de 2010, Rad. 2005-00137, Sentencia de 12 de mayo de 2011, Rad. 2005-00362,

MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 23229 DE 2000 (15 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 23231 DE 2000 (15 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 23245 DE 2000 (15 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 29824 DE 2000 (23 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00353-00

Actor: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad prevista en los artículo 84 del C.C.A. y 113 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, presentó demanda ante esta Corporación, para que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 23229, 23231, 23245 de 15 de septiembre y 29824 de 23 de noviembre de 2000, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca “TEAM TELEKOM” a favor de DEUTSCHE TELEKOM AG., para las Clases 18, 25, 32 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar los Certificados de Registro núms. 231182, 231181, 232946 y 231183.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.

I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1°: El 17 de marzo de 2000, la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro de la marca

“TEAM TELEKOM” para las Clases 18, 25, 28 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 2°: Las mencionadas solicitudes fueron publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 491 de 24 de abril de 2000, sin que se presentaran oposiciones. 3°: La Superintendencia de Industria y Comercio concedió los registros solicitados, mediante certificados núms. 231182, 231181, 232946 y 231183. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 1°: Los actos acusados violan el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, por cuanto una marca que se asemeja a un nombre comercial de propiedad de un tercero, no puede ser registrada debido a que no permite al público consumidor establecer una diferencia entre el nombre comercial protegido y la marca solicitada para registro. Explica la demandante que el nombre comercial “TELECOM” goza de protección desde su primer uso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 603 del Código de Comercio, el cual se remonta a la fecha de solicitud de depósito ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 5 de febrero de 1973. Por esta razón, teniendo en cuenta que en los archivos de la entidad reposaba la información del depósito, debió la demandada negar el registro de la marca “TEAM

TELEKOM”.

Asegura que dado el reconocimiento en Colombia desde varías décadas atrás de la marca “TELECOM”, lo cual constituye un hecho notorio, es natural que el consumidor pueda confundir los productos amparados con la marca solicitada para registro “TEAM TELEKOM” y concluir que se trata de productos de promoción de la

marca registrada “TELECOM”, provenientes de su titular COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 2°: Los actos acusados desconocen el artículo 83, literal e), de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, que prohíbe el registro de signos que en relación con derechos de terceros sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida. Sobre este punto en particular, la actora, con fundamento en la definición de marca notoria acogida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sostiene que “TELECOM” es una marca conocida por la generalidad de los consumidores del servicio que ampara, porque se encuentra ampliamente difundida por todo el territorio colombiano, según se demuestra con las pruebas aportadas con la demanda. Agrega que, además de ser una marca notoria, “TELECOM” es una de aquellas marcas que la doctrina ha denominado marca renombrada o famosa, por ser conocida por la generalidad del público, incluso por quienes no son consumidores de los servicios que protege. Enfatiza en que mantener el registro del signo concedido en los actos demandados, conllevará inevitablemente la dilución de la marca “TELECOM”, es decir, la pérdida de su fuerza distintiva. Por último, pone de presente los certificados expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales concedió el registro de la marca “TELECOM” en diferentes clases de la Nomenclatura Internacional, a favor de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM EN LIQUIDACIÓN, los cuales fueron licenciados a favor de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en virtud del Contrato núm. 007-02-2003 de 30 de septiembre de 2003, por medio del

cual recibió licencia para el uso de las marcas registradas por TELECOM EN LIQUIDACIÓN, así como para la protección de su propiedad intelectual, incluyendo el ejercicio de acciones judiciales.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, arguye que del examen en conjunto de las marcas enfrentadas “TELECOM” y “TEAM TELEKOM”, se descarta cualquier riesgo de confusión, porque poseen elementos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos. Señala que desde el punto de vista de la estructura de la palabra, es decir, el cotejo visual y fonético, los signos “TEAM TELECOM” (marca solicitada), “TELECOM” (marca registrada) y “TELECOM” (nombre comercial) son diferentes, por cuanto el primero de ellos posee una composición de 15 letras, lo que le da suficiente distintividad, respecto de los otros. En consecuencia, las dos marcas y el nombre comercial pueden coexistir pacíficamente en el mercado. En cuanto a la notoriedad de la marca, advirtió que ello debe probarse en el momento de surtirse la respectiva oposición al registro de la marca, de conformidad con lo establecido por el Tribunal Andino de Justicia, lo cual no ocurrió en el caso concreto II.1.2.- DEUTSCHE TELEKOM AG, tercera con interés directo en las resultas del proceso, por conducto de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la

demanda y adujo, en esencia, lo siguiente: En la solicitud de registro de la marca “TEAM TELEKOM”, para las clases 18, 25, 28 y 32 de la Clasificación Internacional, no se presentó oposición alguna. La entidad demandada elaboró un análisis de fondo en el que consideró válidamente que la expresión “TEAM TELEKOM” reunía las exigencias para ser considerada marca, porque se trataba de un signo susceptible de representación gráfica, apto para distinguir productos o servicios en el mercado. La demanda se fundamenta en la violación del artículo 83, literal b), de la Decisión 344, sobre protección del nombre comercial; sin embargo, en el desarrollo del concepto de violación, la actora trae a colación argumentos relacionados con el uso, registro y aparente notoriedad de la marca “TELECOM”, los cuales no pueden ser tomados en cuenta al momento de decidir la presente controversia, porque el debate se circunscribe exclusivamente al nombre comercial “TELECOM” de la empresa TELECOM EN LIQUIDACIÓN, enfrentado a la marca

“TEAM TELEKOM”.

En lo concerniente al nombre comercial “TELECOM”, debe resaltarse que según el articulo 603 del Código de Comercio “los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro…”. Por su parte, el artículo 607 del Código de Comercio prescribe que “se prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trata de un nombre que por ley le corresponde a una persona, caso en el cual deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera vista pudiera presentarse”. De suerte que la protección al

nombre comercial se extiende justamente a un mismo ramo de negocios y, por ende, es permitido su uso para identificar otra clase de productos y servicios. La marca “TELECOM” ni es notoria, ni puede ser apropiado su uso en forma exclusiva, pues, tal y como lo ha sostenido la Superintendencia de Industria y Comercio en otras oportunidades, el registro de la marca “TELECOM” no otorgó el derecho de exclusividad sobre la expresión genérica, toda vez que dicha expresión en el mercado internacional es conocida como una descriptiva para servicios de telecomunicaciones, como sucede con las marcas TELECOM ARGENTINA, TELECOM ITALIANA, FRANCE TELECOM y DEUTSCHE TELEKON, entre otras. Propuso las excepciones que denominó: “Falta de legitimación en la causa por activa”: Aduciendo que la actora no es la propietaria del nombre comercial “TELECOM”, pues aunque presentó un contrato de licencia y un otrosí al mismo, con el cual pretende legitimar su actuación, lo cierto es que no probó que el mismo se encuentre debidamente registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos del articulo 616 del Código de Comercio. “Prescripción”: Porque la norma aplicable para contabilizar el término de caducidad de la acción ejercida por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. es el artículo 172 de la Decisión 486 y no el 113 de la Decisión 344, como se alega en la demanda, por cuanto se trata de una norma procesal de aplicación inmediata y, de ahí que, según el mencionado artículo 172, para solicitar la nulidad

del registro de una marca por una de las causales de irregistrabilidad relativa, el interesado solo contaba con un plazo de 5 años, a partir de la fecha de concesión del registro impugnado, el cual dejó transcurrir sin ejercer la acción. “Buena fe”: Debido a que lo único perseguido con la solicitud de registro es la utilización de una expresión que, por sí sola, puede ser considerada como genérica, pero que combinada con otros elementos contiene la potencialidad de ser registrada, como en su momento lo consideró la entidad competente. “Presunción de legalidad”: Teniendo en cuenta que corresponde a la actora desvirtuar el principio de legalidad que cobija a las Resoluciones demandadas. “Pérdida de la fuerza distintiva de la expresión TELECOM”: De manera que la sociedad demandante no puede oponer la expresión TELECOM (aisladamente considerada), apropiándose de un término genérico, en perjuicio de los demás terceros que quieran o estén legitimados para usarlo.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, señaló, en síntesis, que: Conforme el artículo 603 del Código de Comercio “[…] Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depósito […]”, lo cual coincide con el contenido del artículo 128 de la Decisión 344 que indica: “[…] El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro […]” y del artículo 191 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones que señala: “[…] El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su

primer uso en el comercio […]”, de lo cual se deduce que el depósito del nombre comercial es un acto meramente declarativo que otorga una presunción acerca de la época en que inició su explotación. Sostiene el Ministerio Público que según las pruebas allegadas al expediente y una publicación de la Revista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano del año 2003, el nombre comercial “TELECOM” ha tenido un uso real y efectivo, con anterioridad a la solicitud de registro del signo “TEAM TELEKOM”. Que, con base en las mismas pruebas aportadas al plenario y las consideraciones realizadas en torno al uso real y efectivo del nombre comercial “TELECOM”, es posible concluir que ostenta la calidad de ser un signo notorio. Ello, en armonía con las consideraciones esbozadas en los conceptos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal Andino de Justicia, en los cuales se sugiere la posibilidad de que un empresario, pese a adoptar una denominación genérica o descriptiva de la actividad que realiza, mediante la explotación que le de a ese signo, puede lograr que sea distintivo y reconocido dentro del sector pertinente. Que, sin embargo, de la apreciación en conjunto de los signos “TEAM TELEKOM” y “TELECOM”, se evidencia que no son semejantes, de suerte que el consumidor no podrá asociarlos a un origen común, porque la impresión sucesiva resalta más sus diferencias que sus semejanzas. Que, además, no se encuentran presentes ninguno de los factores que determinan la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen ambos

signos, toda vez que el registro de la marca “TEAM TELEKOM” no se solicitó para amparar servicios relacionados con las telecomunicaciones.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

SEGUNDO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal b), sean idénticos o similares a un nombre comercial protegido, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

TERCERO: El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 1 Proceso 01-IP-2013.

CUARTO: Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un

conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Las marcas denominativas compuestas son las conformadas por dos o más palabras, números, etc. Para su comparación, deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia.

QUINTO: El Juez Consultante deberá, al momento en que el signo denominativo TEAM TELEKOM fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial TELECOM era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

SEXTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata exclusivamente de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, de conformidad con lo establecido en la presente Interpretación Prejudicial.

SÉPTIMO: La Corte Consultante debe determinar si la palabra TELECOM es descriptiva, genérica o de uso común para los servicios de telecomunicaciones y los relacionados con estos y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

OCTAVO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad

porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias y vigencia que le dan ese estatus, en el momento procesal pertinente. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

NOVENO: No se podrán registrar como marcas, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión

344. A pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta

por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

DÉCIMO: Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada.

UNDÉCIMO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se han de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

DÉCIMO SEGUNDO: El examen de registrabilidad del signo solicitado para registro comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido favorable o desfavorable, resuelva las observaciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.

 Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.  Es autónomo.

DÉCIMO TERCERO: El juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

En consecuencia, y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto es regulado por la normativa comunitaria sobre la materia. La prescripción de la acción de nulidad relativa consagrada en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es aplicable en relación con los registros marcarios solicitados en vigencia de la mencionada Decisión. Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486. Este criterio también se aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, en tanto que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de

nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas. El Juez consultante, para establecer si opera la prescripción de la acción de nulidad de un registro concedido al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, deberá determinar si se está en frente de un caso de nulidad relativa o de nulidad absoluta, de conformidad con los parámetros establecidos anteriormente y, en el caso de la primera, deberá concluir si la solicitud de nulidad se presentó dentro del término de prescripción, de conformidad con lo establecido en la presente providencia.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: Los actos acusados y el problema jurídico. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, concedió el registro de la marca “TEAM TELECOM” a favor de DEUTSCHE TELEKOM AG, para distinguir productos comprendidos en las Clases 18, 25, 28 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. solicita la nulidad de los registros marcarios con fundamento en la titularidad de la marca y el nombre comercial “TELECOM”. EL estudio de la Sala se contrae a establecer si la marca “TEAM TELEKOM” se encuentra incursa la causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 83, literales b) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,

vigente al momento de proferirse las resoluciones acusadas. Como primera medida, la Sala se pronunciará sobre las excepciones formuladas por la tercera con interés directo en las resultas del proceso.

1. De la falta de legitimación en la causa por activa: Advierte la sociedad tercera interesada que la actora no es la propietaria del nombre comercial “TELECOM”, pues aunque presentó un contrato de licencia con el que pretende legitimar su actuación en el presente proceso, lo cierto es que dicho documento no es válido, en la medida en que no se probó que el mismo se encuentre debidamente registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos del articulo 616 del Código de Comercio.

Al respecto, observa la Sala que la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. promueve la presente demanda, con fundamento en el contrato de explotación celebrado el 13 de agosto de 2003 con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – TELECOM EN LIQUIDACIÓN, en virtud del cual recibió el uso y goce de los bienes, activos y derechos destinados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Para acreditar su actuación, adjunta con la demanda el contrato núm. 007-02-2003 de 30 de septiembre de 2003 (folio 190), cuyo objeto es “regular y establecer las condiciones, derechos, obligaciones y responsabilidades, y demás estipulaciones bajo las cuales COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., utilizará los bienes de propiedad industrial e intelectual de TELECOM EN LIQUIDACIÓN”. La cláusula sexta otorga licencia a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.,

para el uso de las marcas y signos distintivos registrados por TELECOM EN LIQUIDACIÓN, así como para la protección de su propiedad intelectual, incluyendo el ejercicio de demandas de nulidad ante las autoridades jurisdiccionales. De lo precedente, se colige que se encuentra debidamente probada la legitimación de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., para promover acciones judiciales tendientes a defender las marcas y signos distintivos registrados por TELECOM EN LIQUIDACIÓN y, por tanto, no procede la excepción denominada “falta de legitimación en la causa por activa”.

2. De la caducidad de la acción: Asegura DEUTSCHE TELEKOM AG. que el tiempo transcurrido entre la fecha en que la Superintendencia de Industria y Comercio expide los actos acusados y la fecha en que se presentó la demanda, supera el término previsto en el artículo 172 de la Decisión 486, que es la norma aplicable al caso concreto.

Para resolver, debe destacarse que las Resoluciones demandadas se expidieron en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo artículo 113 preceptuaba: “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o i