CE-11001-03-24-000-2005-00354-00-2011

MARCA TELECOM - No es genérica. Evocativa / MARCA TELECOM - No puede considerarse débil porque su titular esté en liquidación / COTEJO MARCARIO - Entre las Marcas TELECOM previamente registrada y DEUTSCHE TELEKOM / MARCAS DEUTSCHE TELEKOM Y TELECOMSimilitud gráfica, fonética y conceptual / PALABRA TELECOM O TELEKOMEsencial y básica en marcas DEUTSCHE TELEKOM y TELECOM / TERMINO DEUTSCHE - No es un elemento distintivo de la marca DEUTSCHE TELEKOM frente a la marca registrada TELECOM / RIESGO DE CONFUSION - Entre marcas TELECOM y DEUTSCHE TELEKOM. Imposibilidad de registro de marca DEUTSCHE TELEKOM NOTA DE RELATORIA: Se reiteran las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 12 de mayo de 2011, Radicado 2005-00362, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 24 de enero de 2008, Radicado 2002-00326, .P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; 7 de mayo de 1998, Radicado 3971, M.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz; 22 de junio de 2000, Radicado 4554, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 2 de diciembre de 2010, Radicado 2005-00138, M.P. María Elizabeth García González; 28 de octubre de 2010, Radicado 2005-00137, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno; 14 de julio de 2011, Radicado 2005-00139, M.P. María Elizabeth García González ; y de la Sala Plena, del 24 de marzo de 2009,

Radicado 00739 (IJ), M.P. Mauricio Torres Cuervo.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 28176 DE 2000 (31 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCIÓN 38203 DE 2001 (26 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO (Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00354-00

Actor: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del C.C.A. y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 28176 de 31 de octubre de 2000 y 38203 de 26 de noviembre de 2001, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de DEUTSCHE TELEKOM AG.

Como consecuencia de lo anterior, solicita que se ordene a la Superintendencia de

Industria y Comercio cancelar el certificado de Registro núm. 263.717, vigente desde el 21 de diciembre de 2001 hasta el 21 de diciembre de 2011.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.

I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1°: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. celebró el 13 de agosto de 2003 con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – TELECOM EN LIQUIDACIÓN, contrato de explotación en virtud del cual recibió el uso y goce de los bienes, activos y derechos destinados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, dentro de los cuales se encuentra el nombre comercial, marca, enseña, logotipo y demás derechos de propiedad intelectual de TELECOM EN

LIQUIDACIÓN.

Por medio del Contrato núm. 007-02-2003 de 30 de septiembre de 2003, se le otorgó licencia a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., para el uso de las marcas registradas por TELECOM EN LIQUIDACIÓN, así como para la protección de su propiedad intelectual, que incluye el ejercicio de demandas de nulidad ante las autoridades jurisdiccionales. 2°: El 16 de agosto de 1996, la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG solicitó el registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM”, para distinguir productos comprendidos en la Clase 28 Internacional. 3°: La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 440 de 7 de enero de 1997 y frente a la misma, la actora presentó oposición con fundamento en su derecho sobre la marca “TELECOM”, previamente registrada

en diferentes clases del Nomenclátor Internacional. 4°: Mediante Resolución núm. 28176 de 31 de octubre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM”, para distinguir productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza (Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad). 5°: Al desatar el recurso de apelación, la Superintendente de Industria y Comercio (E), en Resolución núm. 38203 de 26 de noviembre de 2001, confirmó la decisión que concedió el mencionado registro. 1.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 1°: Los actos acusados violan los artículos 83, literal b), de la Decisión 344 -norma que estaba vigente al momento de proferir la Resolución núm. 28176 de 31 de octubre de 2000y 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina -norma aplicable a la Resolución núm. 38203 de 26 de noviembre de 2001-, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM”, no obstante encontrase protegido el nombre comercial “TELECOM”, según la información que reposa en los archivos de esa entidad. Asegura que el nombre comercial “TELECOM” cuenta con protección en Colombia desde su primer uso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 603

del Código de Comercio, que establece que: “Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de depósito”. Que TELECOM EN LIQUIDACIÓN tiene depositado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el nombre comercial “TELECOM” bajo el núm. 332, desde el 5 de febrero de 1973, tramitado en el expediente núm. 92135321, por lo cual, atendiendo a la presunción legal contenida en el mencionado artículo 603, a partir de dicha fecha se encuentra en uso su nombre comercial. Que dado el conocimiento del nombre comercial “TELECOM” en la generalidad del público colombiano, el uso de la marca “DEUTSCHE TELEKOM” conduciría a error al consumidor, porque creerían que se trata de productos ofrecidos por TELECOM EN LIQUIDACIÓN, hoy en día COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2°: Señala que las Resoluciones demandadas desconocen los artículos 83 de la Decisión 344 y 136, literal h), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por cuanto conceden el registro marcario sobre un signo distintivo notoriamente conocido. Que además de la notoriedad de la marca “TELECOM”, esto es, de su amplio conocimiento y divulgación en todo el territorio colombiano, se destaca que es una marca renombrada o famosa, incluso entre quienes no son consumidores de sus productos o servicios y, por esta razón, se releva la carga probatoria de acreditar su notoriedad. Que la concesión del registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM” puede conducir a la pérdida de la fuerza distintiva de la marca “TELECOM”.

Por último, la actora enuncia los siguientes registros de la marca “TELECOM” concedidos en Colombia a favor de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, licenciados a favor de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.:  189566, clase 9, vigente hasta el 23 de marzo de 2016.  189581, clase 35, vigente hasta el 8 de agosto de 2016.  189586, clase 38, vigente hasta el 22 de marzo de 2016.  189573, clase 38, vigente hasta el 22 de marzo de 2016.  189572, clase 42, vigente hasta el 22 de marzo de 2016.  189585, clase 42, vigente hasta el 22 de marzo de 2016.1

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones. II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1 Las vigencias fueron consultadas en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, http://serviciospub.sic.gov.co. II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, alegó que al efectuar el examen en conjunto de las marcas enfrentadas “TELECOM” y “DEUTSCHE TELEKOM”, se concluyó que no existía riesgo de confusión entre las mismas, porque poseen elementos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos. Al efecto, adujo que el signo “DEUTSCHE TELEKOM” está estructurado por quince (15) letras cuya composición es diferente respecto de la marca opositora, lo

que le otorga suficiente distintividad. Por otra parte, destacó que las marcas pueden coexistir en el mercado, porque con ellas no se induce a error al consumidor, lo que descarta la configuración de un acto de competencia desleal. Indicó que no fue probada durante la actuación administrativa la notoriedad de la marca “TELECOM”, y que una oposición con tal fundamento sólo prosperaría de existir entre los signos enfrentados tal similitud que genere un riesgo de confusión, lo cual en el presente caso quedó descartado. II.1.2.- DEUTSCHE TELEKOM AG, tercera con interés directo en las resultas del proceso, por conducto de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda y propone las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa, prescripción, buena fe, presunción de legalidad y pérdida de la fuerza distintiva de la expresión «TELECOM ». Afirma que la actora no es la propietaria del nombre comercial “TELECOM”; que la acción impetrada está caducada por haber transcurrido más de cinco (5) años desde la fecha en la que se concedió el registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM”; que la demandante no ha obrado de buena fe, pues su único fin es apropiarse de una expresión que por sí sola puede ser considerada como genérica; que los actos acusados gozan de presunción de legalidad, por lo que deberá demostrarse que fueron expedidos con violación de la ley; y que la demandante no puede oponer la expresión «TELECOM», apropiando un término genérico, en perjuicio de los terceros que pretendan su uso. Señala que en la demanda se citan indistintamente los conceptos de marca y

nombre comercial para el signo “TELECOM”, pero que el debate debe circunscribirse al tema del nombre comercial TELECOM de la Empresa TELECOM EN LIQUIDACIÓN, pues a él se contraen los cargos de la demanda. Que en virtud de lo dispuesto por las normas de la Comunidad Andina y por el Código de Comercio, la protección del nombre comercial se extiende a un mismo ramo de negocios, de manera que cualquier monopolio sobre una expresión determinada, no puede ir más allá de los alcances mismos que se le den comercialmente a la expresión. Que la existencia, vigencia y alcances del nombre comercial TELECOM deben tener respaldo probatorio, sin que baste alegar una “presunta notoriedad”. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 607 del Código de Comercio, la prohibición de usar un nombre comercial o una marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, encuentra su excepción cuando se trata de un nombre que por ley le corresponda a una persona; y, en el caso particular el nombre «TELEKOM» hace parte del nombre de la sociedad “DEUTSCHE TELEKOM”, reconocida y amparada por la ley, expresión a la que se le agregó la palabra «DEUTSCHE», para evitar cualquier riesgo de confusión. Que la expresión «TELECOM» es genérica, utilizada a nivel mundial por empresas dedicadas al ramo de las telecomunicaciones, por lo que no puede ser apropiada exclusivamente por una empresa nacional. Por último, asegura que los productos que distinguen las marcas en conflicto no son susceptibles de inducir a error al público consumidor acerca del origen empresarial de los mismos, porque pertenecen a clases diferentes del Nomenclátor Internacional y porque la expresión «TELEKOM» carece de

suficiente distintividad, por lo que al agregarle otro elemento distintivo se elimina cualquier riesgo de confusión.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó2: “1. En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados. Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los 2 Proceso 09-IP-2010. plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de registro, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para el registro de la marca, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. En el presente caso, la solicitud de registro del signo

DEUTSCHE TELEKOM (denominativo) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; por lo tanto, es la norma que debe aplicarse para analizar la registrabilidad del signo solicitado DEUTSCHE TELEKOM (denominativo). Asimismo, debido a que la actora COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. interpone acción de nulidad en contra del registro del signo DEUTSCHE TELEKOM (denominativo), el 16 de noviembre de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dicha norma será la aplicable para el tema de la nulidad del registro.

2. Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Además, es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

3. No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. En la comparación de signos denominativos simples y compuestos, habrá de examinarse especialmente la relevancia

y distintividad de los vocablos que formen parte del signo denominativo compuesto, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando, de este modo, que el consumidor pueda caer en error. Además, al cotejarse un signo denominativo compuesto y uno mixto se debe identificar cuál de estos elementos, si el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y determinar la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo va a suscitar en los consumidores. Estos criterios deberán ser analizados por el Juez Consultante para determinar si la marca DEUTSCHE TELEKOM es suficientemente distintiva.

5. Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

6. Al realizar el examen comparativo de signos que se encuentren conformados por palabras genéricas o descriptivas, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, buscándose la distintividad en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la

marca descarta que palabras genéricas o descriptivas pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

7. La protección al nombre comercial se otorga por los Países Miembros sin que exista obligación de depósito o de registro, ya que sólo basta el uso real y efectivo en relación con la actividad económica o el establecimiento que distinga, porque es este uso el que permite al nombre comercial el consolidarse como tal y el mantener su derecho a la exclusividad. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

8. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección especial y reforzada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la

presente Interpretación Prejudicial. A pesar, de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con

alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

9. La regla de la especialidad señala que bajo una denominación pueden recaer derechos autónomos pertenecientes a distintos titulares, siempre que (SIC) productos o servicios diferentes. En la comparación entre los productos o servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. 10.La licencia de la marca, se encuentra regulada en el artículo 117 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El instrumento que plasma la licencia es el contrato de licencia, por el cual, el licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra persona, denominada licenciatario; este último, se obliga al pago de una remuneración denominada regalía. El licenciante, conserva la titularidad sobre la marca.

El contrato de licencia, deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del País Miembro, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Decisión

344. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá

efectos frente a terceros. La Oficina Nacional Competente, analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina y, en segundo lugar, si la marca licenciada, no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor. 11.La acción de nulidad de un registro concedido, a efectos de privar la validez a un acto administrativo que de manera ilegal registró un signo causando perjuicios al titular de un nombre comercial o de una marca registrada y a los consumidores, se encuentra consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La nulidad relativa se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 o cuando éste se hubiese efectuado de mala fe. Aunque tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, quien debe ejercer la acción dentro de un plazo específico, de 5 años, también puede ser ejercida por cualquier persona. De acuerdo a la citada normativa es la autoridad nacional competente la encargada de declarar, de oficio o a solicitud de cualquier persona interesada.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, concedió el registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM” (nominativa) a favor de DEUTSCHE TELEKOM AG, para distinguir productos comprendidos en la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. solicita la nulidad del registro marcario con fundamento en la titularidad de la marca y nombre comercial

“TELECOM”.

Como primera medida, la Sala se pronunciará sobre las excepciones formuladas por la tercera con interés directo en las resultas del proceso, relacionadas con la «falta de legitimación en la causa por activa» y «prescripción». En relación con la falta de legitimación en la causa por activa, se observa que la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. promueve la presente demanda, con fundamento en el contrato de explotación celebrado el 13 de agosto de 2003 con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – TELECOM EN LIQUIDACIÓN, en virtud del cual recibió el uso y goce de los bienes, activos y derechos destinados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones. A folio 167 del expediente, obra el contrato núm. 007-02-2003 de 30 de septiembre de 2003, mediante el cual se otorgó licencia a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., para el uso de las marcas registradas por TELECOM EN LIQUIDACIÓN, así como para la protección de su propiedad intelectual, que incluye el ejercicio de demandas de nulidad ante las autoridades jurisdiccionales (cláusula sexta). Así las cosas, al estar probada la legitimación de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., para interponer acciones judiciales tendientes a defender las marcas registradas por TELECOM EN LIQUIDACIÓN, se colige que no prospera la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.

Respecto de la prescripción de la acción, señala la tercera interesada que el tiempo transcurrido entre la fecha en que la Superintendencia de Industria y Comercio concede el registro marcario y la fecha en que se presentó la demanda, supera el término previsto en el artículo 172 de la Decisión 486, que es la norma aplicable al caso concreto y no el artículo 113 de la Decisión 344, como pretende hacerlo ver la demandante, ya que se trata de una norma procedimental de aplicación inmediata. Para resolver, se tiene que la Resolución núm. 38203 de 26 de noviembre de 2001, por medio de la cual la Superintendente de Industria y Comercio (E), resuelve el recurso de apelación interpuesto por TELECOM EN LIQUIDACIÓN contra el acto que concede el registro marcario y declara agotada la vía gubernativa, se expidió el 26 de noviembre de 2001, mientras que la demanda se presentó el 16 de noviembre de 2005. Basta esta consideración para abstenerse la Sala de computar el término desde la fecha de la notificación de aquella, teniendo en cuenta que se encuentra dentro del que consagra el artículo 172 de la Decisión 486, vigente al momento de instaurarse la acción de nulidad, según el cual: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.”

De manera que tampoco tiene vocación de prosperidad esta excepción. Ahora bien, las demás excepciones propuestas por DEUTSCHE TELEKOM AG. que se refieren a «buena fe», «presunción de legalidad» y «pérdida de la fuerza distintiva de la expresión TELECOM», se resolverán al momento de estudiar la legalidad de los actos acusados, por tratarse de situaciones relacionadas directamente con el fondo del asunto. Precisado lo anterior, corresponde a la Sala determinar si procedía el registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM” (nominativa), para distinguir productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial núm. 09-IP-2010, solicitada por esta Corporación, señaló que en el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 81, 83, literales a), b), d) y e) y 84 de la Decisión 344, vigente en la fecha de solicitud del registro marcario; así como el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que se aplica a la presente acción, por haberse presentado después de su entrada en vigencia3. Los textos de las normas aludidas son los siguientes: 3 Al respecto, dijo el Tribunal: “De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo DEUTSCHE TELEKOM (denominativo) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las

marcas, así como, las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. Asimismo, debido a que la actora COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. interpone acción de nulidad en contra del registro del signo DEUTSCHE TELEKOM (denominativo), el 16 de noviembre de 2005, dicha acción se realizó en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que dicha norma será la aplicable.” DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona". (…) “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error: (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la

transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.” “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada: b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca. c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. DECISIÓN 486. “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de

cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declarar