CE-11001-03-24-000-2005-00356-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Indebida acumulación de pretensiones. Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de asociación y o confusión. Conexión competitiva En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas T-GLOBAL TELECOM y TELECOM, por cuanto el vocablo TELECOM, que es idéntico en ambas marcas, es el que posee la fuerza distintiva, y evoca en el consumidores la misma idea. Pese a lo anterior, la Sala ahondará aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM puede generar riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores. En el caso que nos ocupa, se advierte que la marca TGLOBAL TELECOM no es registrable en las clases 36, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, pues no es suficientemente distintiva respecto de la marca TELECOM, ya que puede generar riesgo de confusión y/o asociación con los servicios que ésta distinguía previamente en las clases 9, 35, 38 y 42. En efecto, la Sala advierte que existe conexión competitiva entre los servicios de “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios” que distingue T-GLOBAL TELECOM en la clase 36 internacional y los “negocios” que distingue TELECOM en la clase 35, pues éstas actividades lucrativas podrían utilizar iguales canales de comercialización y mismos medios de publicidad para promocionarse, y podrían inducir a un riesgo de confusión indirecta y/o de asociación a los consumidores, quienes podrían creer que los “negocios” y/o

actividades lucrativas o de interés que distinguen ambas marcas tienen un origen empresarial común, o que las empresas que los administran tienen una relación o vinculación económica.

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 128 NUMERAL 7 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 83 LITERALES A), B) Y E) / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENAARTICULO 84 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 128

NOTA DE RELATORIA: Comparación ortográfica, fonética e ideológica, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 2002-00274, MP. Camilo Arciniegas Andrade. Marca Telecom, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de mayo de 2011, 2005-00362, MP. Marco Antonio

Velilla Moreno.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 35498 DE 2002 (1 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 34511 DE 2001 (25 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 44271 DE 2001 (28 de diciembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 6530 DE 2002 (27 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 10951 DE 2002 (12 de abril)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION

27435 DE 2002 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00356-00

Actor: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad relativa promovida por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. contra las Resoluciones 35498 de 2002 (1 de noviembre); 34511 de 2001 (25 de octubre), 44271 de 2001 (28 de diciembre) y 6530 de 2002 (27 de febrero); y 10951 de 2002 (12 de abril), 17243 de 2002 (31 de mayo) y 27435 de 2002; mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir, respectivamente, servicios en las clases 36, 39 y 41 de la Clasificación

Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A., domiciliada en Bogotá,

mediante apoderado, presentó demanda de nulidad relativa en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 35498 de 2002 (1 de noviembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios” en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 34511 de 2001 (25 de octubre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir “transporte; almacenaje de mercancías” en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 44271 de 2001 (28 de diciembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P., confirmando lo decidido en la Resolución 34511 de 2001 (25 de octubre).  Que se declare nula la Resolución 6530 de 2002 (27 de febrero), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P., confirmando lo decidido en la Resolución 34511 de 2001 (25 de octubre).

 Que se declare nula la Resolución 10951 de 2002 (12 de abril), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir “servicios relacionados con: instrucción, enseñanza, esparcimiento; organización de eventos deportivos y culturales; publicación y edición de libros, periódicos y demás material impreso, y el que estuviere relacionado con medios electrónicos (incluidos cd-rom y cd-i)” en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 17243 de 2002 (31 de mayo), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P., confirmando lo decidido en la Resolución 10951 de 2002 (12 de abril).  Que se declare nula la Resolución 27435 de 2002 (28 de mayo), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P., confirmando lo decidido en la Resolución 10951 de 2002 (12 de abril).  Que como consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir servicios en las clases 36, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

1.2. Los Hechos El 30 de mayo de 2000 la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir servicios en las clases 36, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Las referidas solicitudes se publicaron en la Gaceta de la Propiedad Industrial 497 de 2002 y, dentro del término oportuno, fueron objetadas por la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P., pues consideró que los registros marcarios debían negarse, habida cuenta de que el signo T-GLOBAL TELECOM era confundible con la marca GLOBALCOM, previamente registrada a su favor para distinguir productos de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resoluciones 35498 de 2002 (1 de noviembre), 34511 de 2001 (25 de octubre) y 10951 de 2002 (12 de abril), la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones presentadas por la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P. y concedió, a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir, respectivamente, servicios en las clases 36, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Inconforme con lo decidido en las Resoluciones 34511 de 2001 (25 de octubre) y 10951 de 2002 (12 de abril), la sociedad ORBITEL S.A. E.S.P. presentó sendos recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por

la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 44271 de 2001 (28 de diciembre) y 6530 de 2002 (27 de febrero); y 17243 de 2002 (31 de mayo) y 27435 de 2002 (28 de agosto), respectivamente, confirmando lo decidido en las Resoluciones 34511 de 2001 (25 de octubre) y 10951 de 2002 (12 de abril). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante considera que los actos acusados contrarían el artículo 136 literales b) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 1.3.1. Artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Establece que el artículo 136 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.”. En este sentido, considera que debe cancelarse el registro de la marca TGLOBAL TELECOM, pues genera riesgo de confusión indirecta en el público consumidor, habida cuenta de que es semejante al nombre comercial notorio TELECOM, previamente registrado a su favor. De hecho, sostiene que el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM confunde a

los consumidores, pues desde el 5 de febrero de 1973 ella depositó el nombre comercial TELECOM en la Superintendencia y usa el signo para distinguir servicios de telecomunicaciones en el mercado. Aunado a lo anterior, afirma que el riesgo de confusión entre los signos es mayor, pues ambos distinguen servicios relacionados con las telecomunicaciones. 1.3.2. Artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones A su turno, señala que el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. Bajo el anterior contexto, considera que la Superintendencia de Industria y Comercio erró al conceder el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG, pues confunde al público consumidor habida cuenta de que es semejante a la marca notoria y renombrada TELECOM, previamente registrada a su favor para distinguir servicios de telecomunicaciones.

II. CONTESTACIONES

2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Indicó que para que un signo fuera registrado como marca, debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En este sentido, afirmó que no existía riesgo de confusión entre la marca TGLOBAL TELECOM y el signo TELECOM, pues tenían claras diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas. Asimismo, manifestó que la actora no podía alegar que el signo TELECOM fuera notorio, pues ello no lo había puesto de presente en el trámite administrativo en el que se había concedió el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM. Igualmente, señaló que en el proceso de la referencia existía una indebida acumulación de pretensiones, debido a que unos actos acusados habían sido expedidos al amparo de lo dispuesto en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y otros bajo lo previsto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 2.2. DEUTSCHE TELEKOM AG se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que los actos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia. Manifestó que no debían atenderse las súplicas de la demanda, pues la actora no se había opuesto a la concesión del registro de la marca T-GLOBAL TELECOM

durante el trámite administrativo. Asimismo, indicó que la marca T-GLOBAL TELECOM era registrable, pues la actora no había probado el uso y la notoriedad del signo TELECOM, que eran requisitos indispensables para analizar la irregistrabilidad del signo. Igualmente, afirmó que no podía protegerse el signo TELECOM, comoquiera que era descriptivo de los servicios que distinguía, ya que estaba compuesto por las primeras siete letras del vocablo TELECOMUNICACIONES. También señaló que el signo cuyo registro se controvertía era susceptible de distinguir productos en el mercado, pues la partícula T-GLOBAL lo hacía suficientemente distinto respecto del signo TELECOM. Por último, sostuvo que existía falta de legitimación en la causa por activa, argumentando que “la actora no es la propietaria del nombre comercial TELECOM, y aunque se presentó un contrato de licencia y un otrosí al mismo que pretende legitimar la personería de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., no puede perderse de vista que no se probó que el mismo se encuentre debidamente registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio… en los términos del artículo 616 del Código de Comercio.”.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, pues éste consideró que

debía abstenerse de hacerla respecto de las normas de la Decisión 486, ya que no eran aplicables al caso concreto, pues no era la normativa vigente al momento en que fue solicitado el registro como marca del signo T-GLOBAL TELECOM. En este orden de ideas, las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 66-IP-2011, respecto de las normas de la Decisión 344 expuestas, se citan a continuación. “PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran o no cumplidos los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta, ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo T-GLOBAL TELECOM (mixto) se presentó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es ésta la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la

citada norma comunitaria.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado T-GLOBAL TELECOM

(mixto) y la marca y el nombre comercial TELECOM (denominativa) aplicando los criterios establecidos en la presente providencia. Al respecto, cabe señalar que basta que exista riesgo de confusión para no registrar el signo solicitado.

CUARTO: El Juez Consultante debe determinar si la palabra TELECOM es descriptiva, genérica o de uso común para los servicios de telecomunicaciones y los relacionados con éstos y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

QUNTO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo T-GLOBAL TELECOM (mixto) fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial TELECOM era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

SEXTO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección especial y reforzada de los signos notoriamente conocidos, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección

contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. A pesar, de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Alegada la notoriedad de un signo como obstáculo para el registro, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SÉPTIMO: El Juez Consultante, en caso de no haberse probado la notoriedad de la marca y el nombre comercial TELECOM, debe entrar a determinar la existencia de conexión competitiva entre los servicios amparados por los signos en conflicto. Como el signo solicitado y algunos de los observantes amparan servicios de diferentes clases, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de

conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes y la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG reiteraron, respectivamente, los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la misma.

V. ASUNTOS PREVIOS 5.1. Indebida Acumulación de Pretensiones La Superintendencia de Industria y Comercio considera que existe una indebida acumulación de pretensiones, debido a que unos actos acusados fueron expedidos al amparo de lo dispuesto en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y otros bajo la normativa prevista en la Decisión 486 de la

Comunidad Andina de Naciones. Respecto de la acumulación de pretensiones el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil establece: “Artículo 82. Acumulación de Pretensiones. <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 34 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podrán acumularse pretensiones de menor cuantía a otras de mayor cuantía.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.

3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento (…)” En este orden de ideas, la Sala advierte que en el caso sub examine no existe una indebida acumulación de pretensiones, pues i) de conformidad con lo previsto

en el numeral 7 del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo el Consejo de Estado conoce en única instancia de los procesos “relativos a la propiedad industrial”, ii) las pretensiones incoadas no se excluyen entre sí y iii) pueden tramitarse por el mismo procedimiento. Aunado a lo anterior, y al margen de las consideraciones expuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio, debe la Sala resaltar que todos los actos acusados deben examinarse al amparo de lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues ella era la norma que regulaba la materia para el 30 de mayo de 2000, fecha en que la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir servicios en las clases 36, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.2. Falta de Legitimación en la Causa por Activa Por otro lado, la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG manifiesta que en el presente caso existe falta de legitimación en la causa por activa, pues “la actora no es la propietaria del nombre comercial TELECOM, y aunque se presentó un contrato de licencia y un otrosí al mismo que pretende legitimar la personería de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., no puede perderse de vista que no se probó que el mismo se encuentre debidamente registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio… en los términos del artículo 616 del Código de Comercio.”.

Pese a lo anterior, la Sala advierte que a folios 68, 69, 70, 71 y 73 del expediente obran sendos documentos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, en los cuales consta el registro de la marca TELECOM, a favor de la actora, para distinguir productos y servicios en las clases 9, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Además, obra en el expediente copia del “CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE MARCA Y SIGNOS DISTINTIVOS”, celebrado entre la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES –TELECOM EN LIQUIDACIÓN y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., suscrito el 30 de septiembre de 2003, en el cual se lee, entre otras consideraciones: “Segunda: Modalidad de la Licencia. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones –TELECOM - en liquidación, se obliga a otorgar a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., a título exclusivo el uso, goce y explotación de los bienes de propiedad industrial e intelectual de Telecom en liquidación con el fin de garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Igualmente Telecom en Liquidación autoriza a Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. a otorgar a terceros licencias de uso en los términos establecidos en este contrato. Tercera: Alcance de la licencia. La licencia de uso se otorga sobre las marcas y signos distintivos que fueron registrados debidamente por parte de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones – TELECOMen Liquidación, ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

En este orden de ideas, se colige que la actora sí goza de legitimación para obrar como parte demandante en el proceso y, por consiguiente, no prospera la excepción propuesta por la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA Antes de entrar a resolver el fondo del asunto debe la Sala advertir que examinará los cargos de la demanda a la luz de lo dispuesto en los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no respecto de los artículos que originalmente se invocaron como violados en el libelo de la demanda, por ser estas las normas vigentes al momento en que fue solicitado el registro como marca del signo T-GLOBAL TELECOM. En efecto, sobre la aplicación de las normas comunitarias en el tiempo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial: “(…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, (...) la normativa comunitaria vigente para el

momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). …De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo T-GLOBAL TELECOM (mixto) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es ésta la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.” En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si el signo T-GLOBAL TELECOM, cuyo registro se solicitó para distinguir servicios en las clases 36, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 83 literales a), b), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A este respecto, se advierte que el artículo 83 literales a), b), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone lo siguiente: “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos

signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá constituir marca

todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los actos acusados concedió, a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG el registro de la marca T-GLOBAL TELECOM, para distinguir servicios en las clases 36, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que era suficientemente distintiva para distinguir servicios en el mercado. 6.1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “Se debe a