CE-11001-03-24-000-2005-00370-00-2011

COTEJO MARCARIO - Entre los signos CREMOLADA y CREM HELADO / PREFIJO CREM - Expresión de uso común entre las marcas registradas en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza La partícula inicial en ambos signos es «CREM» y las partículas que los diferencian son «OLADA» y «HELADO». En la Interpretación Prejudicial transcrita, el Tribunal Andino precisó que en el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. Por esta razón, debe la Sala analizar, en primer lugar, si la partícula «CREM» que comparten ambos signos es de uso común y así determinar los elementos en que se basará el examen de confundibilidad. El registro concedido a “CREMOLADA” se hizo para amparar productos de la clase 29 (bebida nutritiva a base de leche) a la que pertenece también el registro núm. 134.225 de la marca “CREM HELADO” opositora, en la cual, además, existen numerosos registros con anterioridad a la fecha de solicitud del signo controvertido, que contienen el mismo prefijo, según pudo constatarse en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, tales como CREM’AZUR, CREMALAC, CREMALI, CREMANA, CREMAPAN, CREMAX, CREMBLUE, CREMESA, CREMEX, CREMIQUESO, CREMOCHOC, CREMOLAC, CREMY, entre otras, lo que permite concluir que es una expresión de uso común entre las marcas registradas en la clase 29

Internacional. Como bien lo señaló el Tribunal de Justicia, el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva y, por tanto, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. De lo anterior, resulta que el uso primario de la expresión «CREM» en la marca opositora “CREM HELADO” no impide que pueda ser utilizado por terceros, en nuevos signos para los mismos productos o para otros del nomenclátor, siempre que la nueva composición gramatical tenga su propia distintividad.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 2001 DE 2005 (31 de enero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 7634 DE 2005 (14 de abril) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

(Anulada) / RESOLUCION 25137 DE 2005 (29 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 225 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 226 / DECISION 486

DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 228

NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación Prejudicial 126-IP-2009 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

COTEJO MARCARIO - Entre las marcas CREMOLADA y CREM HELADO / MARCAS CREMOLADA Y CREM HELADO - Similitud ortográfica, fonética y conceptual. Riesgo de confusión Del cotejo de las marcas en conflicto se observa que: “CREMOLADA”: contiene 9 letras, 4 vocales y 5 consonantes. “CREM HELADO”: dos expresiones, 10 letras, 4 vocales y 6 consonantes. Ambos signos poseen 4 sílabas de similar pronunciación, pues las terminaciones son semejantes LADO / LADA, cambiando únicamente la vocal final A. Tanto en “CREMOLADA” como “CREM HELADO”, el acento prosódico se presenta en la penúltima sílaba LA. Además, sus desinencias no ofrecen mayor distintividad, según se infiere del examen en forma sucesiva que debe aplicarse como regla orientadora fijada por la Doctrina y la Jurisprudencia

Marcaria: CREMOLADA - CREM HELADO – CREMOLADA - CREM HELADO

CREMOLADA - CREM HELADO – CREMOLADA - CREM HELADO CREMOLADA - CREM HELADO – CREMOLADA - CREM HELADO CREMOLADA - CREM HELADO – CREMOLADA - CREM HELADO. En cuanto a la similitud conceptual, en “CREMOLADA” la partícula «CREM» es evocativa de «CREMA», como también se sostuvo en la precitada sentencia de esta Sección, mientras que «OLADA» es una partícula considerada como de fantasía, ya que en

estricto sentido, no tiene contenido conceptual. El signo evoca la idea de un producto cremoso o que contiene algún ingrediente de la crema que, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa “sustancia grasa contenida en la leche”. Por su parte, en la marca previamente registrada “CREM HELADO”, la partícula «CREM», como ya se dijo, evoca la idea de «CREMA» y el sustantivo «HELADO» es descriptivo. De este modo, el signo en conjunto evoca la idea de un helado de crema. Entonces, desde el punto de vista conceptual, al evocar los signos una idea semejante, indudablemente también se genera un riesgo de confusión que bien puede ser directo o indirecto, pues la coexistencia de ambas marcas llevaría al consumidor a adquirir un producto con la creencia de que está comprando otro o a asociar los productos a un mismo origen empresarial, como igualmente se observó en la sentencia de 21 de mayo de 2009, antes citada. En consecuencia, se tiene que desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual “CREM HELADO” y “CREMOLADA” son significativamente semejantes, aunado a que examinados en su conjunto, pueden generar riesgo de confusión en el consumidor.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 2001 DE 2005 (31 de enero) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 7634 DE 2005 (14 de abril) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 25137 DE 2005 (29 de septiembre) -

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 225 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 226 / DECISION 486

DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 228

NOTA DE RELATORIA: Se cita la sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 21 de mayo de 2009, Radicado 2003-00010, M.P. Marco Antonio

Velilla Moreno. NOTORIEDAD DE UNA MARCA - Carga de la prueba / MARCA CREM HELADO - No se acredita su distintividad notoria Resta a la Sala estudiar el cargo de violación del artículo 136, literal h) de la Decisión 486, según el cual al conceder el registro de la marca “CREMOLADA”, la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció la notoriedad de la marca “CREM HELADO”. Esta Sección, refiriéndose a la notoriedad de los signos, reiteradamente ha sostenido que se trata de un hecho que debe ser probado por quien lo alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 228 de la Decisión 486, tendientes a demostrar la difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hace y el prestigio adquirido.

Igualmente, la Sala ha señalado que las pruebas descritas en la norma comunitaria para establecer la notoriedad de una marca son de carácter enunciativo, de modo que basta que las evidencias que se presenten sean idóneas y eficaces para demostrar dicha característica. Como prueba de la notoriedad, aporta la sociedad demandante copia auténtica de la publicación en el Diario La República, el día 28 de febrero de 2005, del artículo titulado “MEALS DE COLOMBIA defiende a CREM HELADO”. Si bien el artículo señala a “CREM HELADO” como una marca posicionada en el mercado, ello per se no acredita la distintividad notoria alegada por la actora. En efecto, la sola mención de la marca registrada en la nota periodística, no permite a la Sala determinar, por ejemplo, la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue, entre otros factores que soportarían el estatus notorio. Aunado a lo anterior, el documento aportado es posterior a la fecha de solicitud de registro de “CREMOLADA” (30 de junio de 2004), por lo cual no puede asegurarse, con base en el acervo probatorio, que para ese momento la marca “CREM HELADO” gozaba de distintividad notoria.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 2001 DE 2005 (31 de enero) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 7634 DE 2005 (14 de abril) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 25137 DE 2005 (29 de septiembre) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA

COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 228

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00370-00

Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO MEALS DE COLOMBIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A. - que se interpreta como nulidad relativa-, presentó demanda ante esta Corporación, para que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 2001 de 31 de enero, 7634 de 14 de abril y 25137 de 29 de septiembre de 2005, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “CREMOLADA” (nominativa), para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de DIEGO ANDRÉS CALDERÓN.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.

I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1°: El 30 de junio de 2004 DIEGO ANDRÉS CALDERÓN solicitó el registro de la marca “CREMOLADA”, para distinguir productos comprendidos en la clase 29 Internacional, dentro del expediente núm. 04-062113. 2°: La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 543 de 1° de septiembre de 2004 y frente a la misma, la actora presentó oposición con fundamento en su derecho sobre la marca “CREM HELADO”, previamente registrada en diferentes clases del Nomenclátor Internacional. 3°: Mediante Resolución núm. 2001 de 31 de enero de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por MEALS DE COLOMBIA S.A. y concedió el registro de la marca “CREMOLADA” (nominativa), para distinguir una bebida nutritiva a base de leche, producto comprendido en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La decisión fue confirmada mediante Resoluciones núms. 7634 de 14 de abril y 25137 de 29 de septiembre de 2005, que resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 1°: Advierte que los actos acusados violan el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque la marca “CREMOLADA” no es distintiva, debido a que resulta confundible con la marca “CREM HELADO”,

previamente registrada. De este modo, al existir confundibilidad entre las marcas “CREMOLADA” y “CREM HELADO”, la primera no será apta para identificar los productos para los cuales ha sido otorgada y, por el contrario, creará confusión entre el público consumidor, pues no logrará diferenciarlos de los de la segunda. 2°: Señala que las Resoluciones demandadas desconocen el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por cuanto conceden el registro de la marca “CREMOLADA”, a pesar de ser confundible con las marcas nominativas y mixtas “CREM HELADO”, previamente registradas para las clases 29, 30, 42 y 43 Internacional, entre las cuales se encuentran las siguientes:

MARCA CLASE CERTIFICADO VIGENCIA CREM 29 261.400 10/02/2013

HELADO CREM 29 134.225 06/06/2006

HELADO CREM 30 261.399 10/02/2003

HELADO CREM 30 121.605 02/04/2012

HELADO CREM 30 172.979 13/02/2015

HELADO CREM 30 156.606 14/03/2014

HELADO CREM 42 88.595 30/08/2011

HELADO CREM 42 171.436 18/01/2015

HELADO CREM 43 261.398 10/02/2013

HELADO CREM 30 284.886 21/07/2014

HELADO LA

MAGIA EXISTE Asevera que los actos acusados desconocieron la notoriedad de su marca registrada “CREM HELADO”, la cual ha alcanzado en el país un alto

reconocimiento y posicionamiento, debido a su extensión y comunión; circunstancia que fue alegada en sede administrativa, aportándose para el efecto de un artículo publicado en un diario de amplia circulación nacional, por medio del cual se exalta el posicionamiento y trayectoria de la marca “CREM HELADO”. Sostiene que analizadas las marcas desde una perspectiva de conjunto, sin entrar en detalles, despiertan una impresión muy similar, resultando confundibles visual, fonética y conceptualmente. Al efecto, aduce que el signo controvertido comparte exactos encabezados, confundibles sílabas en el intermedio de sus composiciones e idénticas desinencias, sumadas a una idéntica extensión de los signos. Que el signo controvertido une las dos expresiones que conforman el signo previamente registrado “CREM HELADO”, haciendo que la expresión CREM se lea como CREMO y cambiando el género de la palabra LADO por LADA, permaneciendo la parte sustancial, esencial y predominante de la mezcla novedosa y caprichosa de palabras que componen la marca opositora. Que si bien es cierto que los actos administrativos acusados, al momento de cotejar los signos en conflicto, cometen el error de dejar a un lado el signo NOMINATIVO CREM HELADO, invocado también como signo opositor, y toman exclusivamente composiciones MIXTAS de los registros “CREM HELADO”, no lo es menos que tal comparación tampoco desvirtúa la semejanza confundible entre los signos, dada su idéntica estructura ortográfica. Que desde el punto de vista conceptual existe una semejanza confundible, dado que las expresiones sustanciales, esenciales y predominantes en ambos signos

son exactamente iguales y, en consecuencia, evocan la misma idea para los consumidores, esto es, que se trata de “productos cremosos”, o “producto cremoso frío o helado”, o “bebida cremosa fría o helada”, lo que induce a error a los consumidores acerca del origen empresarial de los productos. Por último, afirma que el registro de la marca “CREMOLADA”, ampara los mismos productos de su marca registrada y, por tanto, al utilizar idénticos canales de publicidad y comercialización genera un riesgo de confusión entre los consumidores acerca del origen empresarial de los mismos.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio, alegó que al efectuar el examen en conjunto de las marcas enfrentadas concluyó que no existía riesgo de confusión entre las mismas, porque poseen elementos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos. Al efecto, adujo que el signo “CREMOLADA” está estructurado por nueve (9) letras cuya composición es diferente respecto de la marca opositora, que consta de diez (10) letras, lo que le otorga suficiente distintividad; la marca solicitada presenta una menor extensión respecto de la marca opositora, por cuanto “CREMOLADA” se compone de una sola expresión y “CREM HELADO” se compone de dos expresiones; la partícula «CREM» que comparten los signos

enfrentados es utilizada en el mercado para evocar una de las características del producto, constituyendo por lo tanto un signo débil que transmite la idea de que se trata de un producto con crema o que contiene crema; la expresión «OLADA» de la marca solicitada logra imprimirle al conjunto la distintividad suficiente y requerida. Por otra parte, destacó que las marcas pueden coexistir en el mercado, porque con ellas no se induce a error al consumidor. II.1.2.- DIEGO ANDRÉS CALDERÓN, tercero con interés directo en las resultas del proceso, por conducto de apoderado judicial, manifestó que las marcas “CREM HELADO” y “CREMOLADA” no son confundibles, porque la primera se refiere a productos sólidos y cremosos, mientras que la segunda ampara un producto líquido. Agregó que el signo “CREM HELADO” puntualiza su pronunciación en la primera sílaba, mientras que “CREMOLADA” tiene una pronunciación plana.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: 1. “Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si

el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras. En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). 1 Proceso 140-IP-2009. Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación

con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

6. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

7. Los signos pueden estar conformados por partículas o palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición

de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquéllos no impedirá el registro de la denominación, caso (SIC) que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

8. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar,

tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

9. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos y servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.”

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA.

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, concedió el registro de la marca “CREMOLADA” (nominativa) a favor de DIEGO ANDRÉS CALDERÓN, para distinguir una bebida nutritiva a base de leche, producto comprendido en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Como fundamento de su decisión arguyó que las marcas “CREMOLADA” y “CREM HELADO” no presentan semejanzas que puedan inducir al público consumidor a error. Si bien es cierto que ambos signos comparten la partícula CREM, la expresión OLADA que conforma el signo solicitado, logra imprimir al conjunto marcario la distintividad requerida, sin que se presente riesgo de confusión o de asociación empresarial. En cuanto al análisis de la relación de los productos, aseguró que en el mercado pueden coexistir dos marcas que identifican productos o servicios conexos e

incluso idénticos, si los signos son diferentes y, por ende, no son susceptibles de causar riesgo de confusión o asociación, como sucede en este caso. Por su parte, la actora señala que la demandada concedió el registro de la marca “CREMOLADA” en la clase 29 Internacional, a pesar de ser similarmente confundible con las marcas nominativas y mixtas “CREM HELADO”, previamente registradas y vigentes para las clases 29, 30, 42 y 43 Internacional. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si a la luz de las reglas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y esta Corporación, el signo “CREMOLADA” para distinguir una bebida nutritiva a base de leche, producto de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es suficientemente distintivo para ser registrado como marca, pese al registro previo de la marca mixta “CREM HELADO” que distingue productos de la misma clase y de las clases 30, 42 y 43 del nomenclátor. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial núm. 126-IP-2009, solicitada por esta Corporación, señaló que en el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Con fundamento en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, estimó que procede de oficio la interpretación de los artículos 135 literal f) 136 literal h), 224, 226 y 228 de la mencionada Decisión. Los textos de las normas aludidas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (…)”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o

de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.” “Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una

parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.” “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el val