CE-11001-03-24-000-2005-00378-00-2010

MARCA - Definición / MARCA - Requisitos para su registro / SUSCEPTIBILIDAD DE REPRESENTACION GRAFICA - Concepto / DISTINTIVIDAD - Concepto / SIGNO GENERICO - Concepto / SIGNO GENERICO - Carece de distintividad y es irregistrable Ha sostenido el Tribunal de Justicia Andino, que la marca se define como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. De la anterior definición se desprenden dos requisitos: la susceptibilidad de representación gráfica y la distintividad. La susceptibilidad de representación gráfica, cuyo concepto emitido por el Tribunal Andino, establece que es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distintividad es la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione, anota el citado Tribunal. No obstante, cuando se trata de un signo genérico, entendido como aquel que se refiera exclusivamente al género de los productos o servicios que pretenda distinguir,

entonces carecería de distintividad y, por ende, sería irregistrable. GENERECIDAD DE LOS SIGNOS - Reglas para establecerla / SIGNO DESCRIPTIVO - Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO - Reglas para juzgar si un signo lo es o no / ANIVERSARY - No es signo genérico / ANIVERSARY - No es signo descriptivo Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal como esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los productos que distingue la marca “ANIVERSARY” son de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente bebidas alcohólicas, entonces la respuesta obvia, no tendría relación alguna con tales productos, pues no existe en esta clase algún producto cuya denominación genérica sea “ANIVERSARY”. Por otra parte, la marca denominativa “ANIVERSARY”, tampoco es descriptiva, entendida esta como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo. Para juzgar si un signo es descriptivo o no, ha dicho el Tribunal Andino y esta Corporación que es necesario formular la pregunta: ¿cómo es? el producto o servicio amparado por el signo; si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486. Se decía que la marca cuestionada no es descriptiva, por cuanto ante la pregunta ¿cómo es?, la

respuesta lógica es que no designa ninguna cualidad o descripción o característica de alguno de los productos, específicamente, de las bebidas alcohólicas, que distingue la marca “ANIVERSARY”.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO

135 LITERAL A SIGNOS ENGAÑOSOS - Concepto / SIGNOS ENGAÑOSOS - Son irregistrables / SIGNOS ENGAÑOSOS - Fundamento de prohibición de registro Ahora bien, el Tribunal de Justicia hace referencia a los signos engañosos, sobre los cuales sostiene lo siguiente: “Resulta importante dejar en claro la diferencia que existe entre signos descriptivos y signos engañosos a fin de poder determinar en que categoría se encuentra enmarcado el signo en conflicto en el presente caso. Los signos engañosos según el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que los signos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona. Según lo manifiesta Marco Matías Alemán, esta prohibición “obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la

protección general de los consumidores”. (Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85). Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”. (Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la Gaceta Oficial Nº 419, de 17 de marzo de 1999)” (folio 208 a 209).

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 LITERAL I ANIVERSARY - No constituye una marca engañosa / ANIVERSARYProcedencia de su registro como marca Al respecto, es preciso indicar que el término ANIVERSARY es similar a la expresión en inglés ANNIVERSARY que traducida al español significa ANIVERSARIO. No obstante, si bien es cierto que la denominación de la marca “ANIVERSARY” es similar al término ANIVERSARIO, no significa que por ese simple hecho sea irregistrable, pues no existe en los archivos de registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio una marca registrada o solicitada previamente con tal denominación para la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Además, no puede ser objeto de cuestionamiento de que la palabra ANIVERSARIO similar a la marca cuestionada, por el hecho de que sea

empleada para festejar los años de muchos sucesos que cotidianamente se presentan en la vida comercial y privada, no pueda registrarse como marca. En efecto, el vocablo “ANIVERSARIO” (que no es la denominación de la marca en conflicto), si bien se utiliza en nuestra lengua, entre otras cosas, para festejar los años de existencia y éxito de productos o servicios comprendidos en la Clasificación Internacional de Niza, no es óbice, como sucede con infinidad de otras palabras, para que se use como marca, con el fin de distinguir los productos o servicios que ampare, máxime si se tiene en cuenta que la denominación del signo “ANIVERSARY”, no es descriptivo, ni genérico, tal como se explicó anteriormente. En otras palabras, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad, interpretadas por el Tribunal de Justicia Andino. De manera, que la marca “ANIVERSARY” al considerarse que no es una marca genérica, descriptiva, tampoco puede endilgarse de ser engañosa, pues para ello, se requiere que el consumidor caiga en error o se afecten los medios comerciales de la competencia, por el engaño que produzca cuando el signo provoque una distorsión de la realidad acerca “…de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones…”, tal como lo precisa el Tribunal de Justicia Andino a folio 209, cuestión que en el sub lite no ocurre.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil diez (2010)

Radicación número: 11001-03-24-000-2005-00378-00

Actor: DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad DIAGEO NORTH AMERICA,INC., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 15611 de 30 de junio de 2005, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se concedió el registro de la marca nominativa “ANIVERSARY” a favor de la sociedad DESTILERÍA NACIONAL S.A., para distinguir bebidas alcohólicas, productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que como consecuencia de lo anterior se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro núm. 299.056 de la mencionada marca. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1. Señala que la sociedad DESTILERÍA NACIONAL S.A. solicitó el registro del signo denominativo “ANIVERSARY”, para distinguir bebidas alcohólicas, productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. I.2. El registro de la marca “ANIVERSARY”, fue concedida mediante la Resolución núm. 15661 de 30 de junio de 2005. I.3. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos

de violación: Expresa que se violaron los literales e), b) e i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.3.1 Precisa que la palabra “ANIVERSARY” a pesar de provenir del idioma inglés, debe medirse como una expresión local ya que por su similitud fonética, por su raíz común, por su igual significado y porque el público en general y los medios comerciales la entienden y asocian con la palabra española “ANIVERSARIO”. I.3.2. Sostiene que se violó el artículo 135 literal e) de la Decisión 486, por falta de aplicación, en el entendido de que esta norma prohíbe el registro como marca de un signo que consista exclusivamente en una indicación que suministre o pueda suministrar informaciones de los productos que se pretenden distinguir; en este sentido la expresión “ANIVERSARY” utilizada aisladamente sin que se relacione con un acontecimiento o calidad específico viola la norma, ya que en el sector de las bebidas alcohólicas el término “ANIVERSARIO” se emplea para determinar una conmemoración por la cual se producen productos de unas calidades y características especiales, y si se permite que esta expresión sea utilizada, claramente suministraría la información del producto que se pretende distinguir. Además, señala que si se concede un derecho exclusivo para el uso de dicho término privaría a los competidores de utilizarlo para informar a los consumidores sobre los datos y características de sus productos. I.3.3. Que se violó el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, por falta de aplicación, atendiendo a que la palabra “ANIVERSARY” carece de capacidad para

identificar y distinguir un producto de otros en el mercado, en razón de que es comúnmente utilizado en el comercio para suministrar información y datos sobre bienes y servicios. I.3.4. Que se violó el literal i) del artículo 135 de la citada Decisión, ya que la marca en cuestión hace que el público consumidor la asocie con un producto de calidades especiales, por creer que es producido para alguna conmemoración por lo que la expresión al no estar acompañada de un acontecimiento o calidad específica estaría induciendo a engaño. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en su defensa: Respecto a la legalidad del acto administrativo acusado, adujo que éstos se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Indica que la expresión “ANIVERSARY” actualmente registrada, goza de la suficiente distintividad y no tiene la característica de un signo descriptivo, por lo cual dicha expresión se hace registrable, habida cuenta que no se dan los presupuestos legales establecidos en el artículo 135, literal e) de la Decisión 486. Además, que el signo “ANIVERSARY” no hace referencia directa al producto ni designa la calidad, la especie, la cantidad o características usuales de los productos que distingue.

II.1.2. DESTILERÍA NACIONAL S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, mediante apoderado, contestó en síntesis lo siguiente: Respecto a la violación del literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, aduce que el signo “ANIVERSARY” no tiene ninguna relación con las características ni con el producto en que se emplea. Aunado con lo anterior está que pueden asociarse a los licores palabras como “… añejo, escocés, chileno, alemana, alcohólica, viñedo, burbujeante, cosecha, y muchos más que efectivamente se confunden con las características y cualidades de la bebida identificada, o que en determinado caso si pueden suministrar al consumidor información acerca del producto, evento en que naturalmente el signo sería irregistrable por falta de distintividad” (folio 116). Referente a la violación del literal e) del artículo 135 de la misma Decisión, arguye que la actora introduce una violación adicional que no tiene cabida, ya que se refiere a la función genérica del signo ANIVERSARIO, haciendo creer que esa es la traducción al español del término registrado ANIVERSARY. Agrega que consultado en Internet, no se encontró traducción alguna, es decir, la palabra ANIVERSARY, no existe en el idioma inglés. Sostiene que la expresión ANIVERSARY, o Aniversario traída por el demandante, no es genérica porque no atiende al propósito o función de una bebida alcohólica, ni al escucharla representa en los consumidores que es un licor. Afirma que tampoco es descriptiva porque en ninguno de sus aspectos la describe, caracteriza o pondera, pues únicamente la identifica y distingue de otras en el mercado. En cuanto a la violación del literal i) del artículo 135 de la misma Decisión, expresa

que el titular de la marca “ANIVERSARY”, no pretende engañar ni inducir a error al consumidor. Tampoco es una marca de certificación, ni son administradas por órganos dedicados a certificar la calidad de los procesos de producción o resultados de la empresa. Además, recuerda que ANIVERSARY es una expresión caprichosa, que en ningún idioma significa ANIVERSARIO. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO En la oportunidad procesal correspondiente, el Ministerio Público presento alegatos de conclusión, los cuales se sintetizan, así: Expresa que en el caso en cuestión se puede determinar que la marca en conflicto no es genérica, porque no es la designación usual o común de los productos que pretende amparar. Agrega que tampoco es descriptiva, pues a simple vista no describe las cualidades, ni las cantidades, ni mucho menos el lugar de origen del producto. Finaliza indicando que la denominación ANIVERSARY cumple con el requisito de distintividad y que no se encuentra incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en la normatividad vigente. Por lo tanto, las pretensiones de la actora no están llamadas a prosperar. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe ser apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación prejudicial, además de no estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la

Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras que, utilizadas en un sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

TERCERO: El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

CUARTO: En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

QUINTO: Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía.

SEXTO: Los signos engañosos son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que estos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la

procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función distintiva de la marca” (folios 210 a 211). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 70-IP2007, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación del artículo 135 literales b), e, i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio el artículo 134 de la misma Decisión. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad. (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el

comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. (…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate (…)”. Como quiera que la actora solicita la nulidad del acto administrativo que concedió el registro de la marca “ANIVERSARY”, clase 33 Internacional a favor de la sociedad DESTILERÍA NACIONAL S.A., por cuanto se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 135 literales b), e), i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es preciso entrar a definir y establecer los requisitos para el registro de la marca, así como analizar si la marca cuestionada es genérica, descriptiva, evocativa o engañosa. Ha sostenido el Tribunal de Justicia Andino, que la marca se define como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin

de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. De la anterior definición se desprenden dos requisitos: la susceptibilidad de representación gráfica y la distintividad. La susceptibilidad de representación gráfica, cuyo concepto emitido por el Tribunal Andino, establece que es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido por fórmulas o soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distintividad es la capacidad o aptitud que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione, anota el citado Tribunal. No obstante, cuando se trata de un signo genérico1, entendido como aquel que se refiera exclusivamente al género de los productos o servicios que pretenda distinguir, entonces carecería de distintividad y, por ende, sería irregistrable. Para fijar la genericidad de los signos, el Tribunal como esta Corporación han establecido que es necesario plantear la pregunta: ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata. En el caso sub examine, los productos que distingue la marca “ANIVERSARY” son de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, particularmente bebidas alcohólicas, entonces la respuesta obvia, no tendría relación alguna con tales productos, pues no existe en esta clase algún producto cuya denominación genérica sea

“ANIVERSARY”.

Por otra parte, la marca denominativa “ANIVERSARY”, tampoco es descriptiva2, entendida esta

como aquella que directamente informa al consumidor acerca de la calidad, valor, destino, cantidad, lugar de origen, época de producción, o alguna otra característica o dato primario o esencial del producto o servicio respectivo. Para juzgar si un signo es descriptivo o no, ha dicho el Tribunal Andino 1 Sentencia de 20 de mayo de 2010 de la Sección Primera del Consejo de Estado. Exp. 2003-00456. Consejero Ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO.

Actores: Alejandro Castaño Cano y otra. 2 Sentencia de 8 de mayo de 2008 de la Sección Primera del Consejo de

Estado. Exp. 2001-00175. Consejero Ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO.

Actora: Central Impulsadota S.A. DE C.V. y esta Corporación que es necesario formular la pregunta: ¿cómo es? el producto o servicio amparado por el signo; si la respuesta designa la cualidad o descripción del producto o servicio, o alguna otra característica del mismo que sea primaria o esencial, entonces dicho signo es irregistrable por estar incurso en la causal contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486.

Se decía que la marca cuestionada no es descriptiva, por cuanto ante la pregunta ¿cómo es?, la respuesta lógica es que no designa ninguna cualidad o descripción o característica de alguno de los productos, específicamente, de las bebidas alcohólicas, que distingue la marca “ANIVERSARY”. Ahora bien, el Tribunal de Justicia hace referencia a los signos engañosos, sobre los cuales sostiene lo siguiente: “Resulta importante dejar en claro la diferencia que existe entre signos descriptivos y signos engañosos a fin de poder determinar en que categoría se encuentra

enmarcado el signo en conflicto en el presente caso. Los signos engañosos según el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que los signos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona. Según lo manifiesta Marco Matías Alemán, esta prohibición “obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”. (Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85). Por su parte el Tribunal ha sostenido al respecto: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”. (Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la Gaceta Oficial Nº 419,

de 17 de marzo de 1999)” (folio 208 a 209). Al respecto, es preciso indicar que el término ANIVERSARY es similar a la expresión en inglés ANNIVERSARY que traducida al español significa ANIVERSARIO. No obstante, si bien es cierto que la denominación de la marca “ANIVERSARY” es similar al término ANIVERSARIO, no significa que por ese simple hecho sea irregistrable, pues no existe en los archivos de registro de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio una marca registrada o solicitada previamente con tal denominación para la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. Además, no puede ser objeto de cuestionamiento de que la palabra ANIVERSARIO similar a la marca cuestionada, por el hecho de que sea empleada para festejar los años de muchos sucesos que cotidianamente se presentan en la vida comercial y privada, no pueda registrarse como marca. En efecto, el vocablo “ANIVERSARIO” (que no es la denominación de la marca en conflicto), si bien se utiliza en nuestra lengua, entre otras cosas, para festejar los años de existencia y éxito de productos o servicios comprendidos en la Clasificación Internacional de Niza, no es óbice, como sucede con infinidad de otras palabras, para que se use como marca, con el fin de distinguir los productos o servicios que ampare, máxime si se tiene en cuenta que la denominación del signo “ANIVERSARY”, no es descriptivo, ni genérico, tal como se explicó anteriormente. En otras palabras, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad, interpretadas por el Tribunal de Justicia Andino. De manera, que la marca “ANIVERSARY” al considerarse que no es una marca

genérica, descriptiva, tampoco puede endilgarse de ser engañosa, pues para ello, se requiere que el consumidor caiga en error o se afecten los medios comerciales de la competencia, por el engaño que produzca cuando el signo provoque una distorsión de la realidad acerca “…de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones…”, tal como lo precisa el Tribunal de Justicia Andino a folio 209, cuestión que en el sub lite no ocurre. Así las cosas, la marca “ANIVERSARY”, clase 33 Internacional, no está afectada por las prohibiciones previstas en el artículo 135, literales b), e), i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por consiguiente, los actos administrativos acusados cumplieron a cabalidad con las normas comunitarias interpretadas por el Tribunal de Justicia Andino. En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de julio de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO