CE-11001-03-24-000-2006-00002-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Funciones de la marca. Semejanzas de las marcas desde el punto de vista visual u ortográfico, fonético y conceptual. Prueba de notoriedad Si el fin perseguido por la Entidad demandada o el tercero interesado en las resultas del proceso es diferenciar el vocablo IDEAL de la palabra FAMILIA, para efectos de justificar el uso de la etiqueta “IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo” como marca en los productos de la clase 16 Internacional, no tiene justificación jurídica alguna, pues la utilización del adjetivo calificativo laudatorio junto a un sustantivo como lo es FAMILIA, significa que simplemente dicha voz la está empleando para elogiar o encumbrar la familia en cuanto al producto o productos que la marca protege y promociona. Como puede observarse, entre “IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo” y “FAMILIA” las similitudes ortográficas encontradas son significativas, porque, se reitera, que tienen en común la palabra FAMILIA, que de acuerdo con la explicación antes aportada sobre el vocablo IDEAL, la expresión FAMILIA, toma el realce e importancia en la escritura de tal denominación, en virtud de que hace parte intrínseca de dicho término FAMILIA. Entre las marcas “IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo” y “FAMILIA 2 EN 1”, es ostensible su similitud, o mejor, casi identidad, pues, se repite, la partícula IDEAL, por ser laudatoria de FAMILIA, no le imprime fuerza distintiva alguna. Desde el punto de vista fonético, a juicio de la Sala, existen similitudes significativas entre

las marcas “IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo” y “FAMILIA”, lo mismo, entre las marcas “IDEAL para la familia 2 EN 1 Doble rollo” y “FAMILIA 2 EN 1”, ya que sus desinencias son iguales y las sílabas tónicas de las palabras idénticas: FAMILIA y 2 EN 1 recaen en las mismas sílabas. De las pruebas relacionadas se observa que efectivamente la marca “FAMILIA”, es notoriamente conocida. Y si bien, la sociedad actora sólo presentó evidencias para demostrar la notoriedad de dicha marca, su denominación se encuentra subsumida en una de las otras marcas del mismo titular, como lo es “FAMILIA 2 EN 1”; siendo merecedoras de ser protegidas de una manera especial y reforzada, tal como lo ha sostenido esta Sala, con el fin de salvaguardarlas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que puedan o traten de causarle debilitamiento de su capacidad distintiva. De manera, que la notoriedad de la marca “FAMILIA”, refuerza aún más, la decisión de declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, dado que las marcas en conflicto no podrían coexistir en el mercado de los productos de la clase 16, pues indudablemente se verían afectadas las marcas “FAMILIA” y “FAMILIA 2 EN 1”, de la sociedad actora, en cuanto al origen empresarial de los productos que éstas distinguen, pues el consumidor incurriría en el error de pensar que los productos que la marca cuestionada “IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1 Doble rollo” ampara, son una nueva línea de PRODUCTOS

FAMILIA S. A.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 81 - DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 83 LITERALES A), D), E) Y C) / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENAARTICULO 84 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 105 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 118 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 119 / DECISION 344

DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 120 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENAARTICULO 121 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 122 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 128 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA NOTA DE RELATORIA: Notoriedad de la marca, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de abril de 2012, Exp. 2003-00322, MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 14519 DE 2001 (30 de abril) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 7076 DE 2002 (28 de febrero) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 21156 DE 2005 (29 de agosto) -

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00002-00

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 14519 de 30 de abril de 2001, 7076 de 28 de febrero de 2002 y 21156 de 29 de agosto de 2005, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las cuales se declaró infundada la oposición y se concedió el registro de la marca mixta “IDEAL 2 EN 1” bajo la etiqueta “IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Productos Familia S.A. es titular del certificado de registro 86.158 de la marca nominativa “FAMILIA” para identificar productos de la clase 16

Internacional. I.1.2. Productos Familia S.A. es titular adicionalmente de los siguientes registros de marca: Marca Clase Registro Exp. Vigencia FAMILIA & Diseño 16 242.825 99.080.006 Nov. 16,2010 FAMILIA & Diseño 16 244.688 99.080.175 Jul. 18,2011 FAMILIA & Diseño 16 217.301 98.063.948 Mar. 29,2009 FAMILIA & Diseño 16 220.794 98.072.460 Sep. 16,2009 FAMILIA & Diseño 16 227.869 99.031.380 Feb. 1,2010 FAMILIA & Diseño 16 134.632 92.246.124 Ago. 6,2006 FAMILIA & Diseño 16 109.334 92.209.386 May. 25,2010 FAMILIA & Diseño 16 243.379 00.020.252 Dic. 14,2010 FAMILIA & Diseño 16 241.174 00.020.253 Abr. 30,2011 FAMILIA & Diseño 16 241.173 00.020.254 May. 23,2011 FAMILIA & Diseño 16 217.267 98.054.962 Mar. 29,2009 FAMILIA & Diseño 16 78.509 92.262.190 Sep. 25,2007 FAMILIA & Diseño 16 75.831 92.352.887 Feb. 18,2012 FAMILIA & Diseño 16 122.682 92.251.262 Dic. 9,2013 FAMILIA & Diseño 16 78.456 92.262.183 Sep. 25,2007

FAMILIA 2 EN 1 & 16 198.389 96.066.450 Jun. 26,2007

Diseño FAMILIA 2 EN 1 16 228.567 99.027.420 May. 29,2010 DOBLE ROLLO & Diseño I.1.3. Productos Familia S.A., es titular del registro 279.051 del lema comercial

FAMILIA LO MEJOR PARA SU FAMILIA.

I.1.4. La marca “FAMILIA” ha sido comercializada en el mercado colombiano desde hace más de 30 años para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y es amplia y notoriamente conocida. I.1.5. Dice el demandante que el 20 de octubre de 2000, la Sociedad PAPELES NACIONALES S.A., solicitó ante la División de Signos Distintivos, registro para el signo mixto “IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1” para distinguir “papel higiénico; toallas de papel para las manos, para el aseo; pañuelos de bolsillo de papel; pañitos de mesa de papel; servilletas de papel, para el aseo; servilletas de papel para tocador; servilletas de mesa de papel; manteles de papel; bolsas de papel o de materias plásticas para diferentes usos; pañales de papel; artículos de oficina; papel y artículos de papel; cartón y artículos de cartón; papelería, libros; revistas; diarios; publicaciones; libretas; cuadernos; blocks; cuadernos de dibujo; agendas; artículos de imprenta; artículos de encuadernación; artículos para escribir como lápices, esferos, bolígrafos, plumas fuente, minas de repuesto; curvígrafos; tintas;

lápices de colores; acuarelas temperas; reglas, sacapuntas; borradores; material para artistas; pinceles; artículos para pintores; máquinas de escribir y sus componentes; material para embalaje; adhesivos y pegamentos para la papelería o la casa; material de enseñanza; fotografías; portaretratos (sic); productos de litografía; clichés; tableros; telas y lienzos; tiza; secantes”, productos comprendidos en la clase 16 de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.6. El 27 de noviembre de 2000, fue publicado el extracto de la solicitud de registro del signo mixto “IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1”, clase 16 Internacional, en la Gaceta de Propiedad Industrial 498. I.1.7. El 12 de enero de 2001, la actora presentó oposición contra la citada solicitud de registro. La sociedad COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A., también presentó oposición contra la mencionada solicitud de registro. I.1.8. Mediante Resolución 14519 de 30 de abril de 2001, la División de Signos Distintivos declaró infundada las oposiciones formuladas y concedió el registro de la marca solicitada. I.1.9. Por Resolución 7076 de 28 de febrero de 2002, se resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión contenida en la Resolución 14519 de 30 de abril de 2001. I.1.10. Mediante Resolución 21156 de 29 de agosto de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación,

confirmando el acto impugnado. I.2. En apoyo de sus pretensiones el actor adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, equivalente a los artículos 134 y 136 literales a) y h) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Que los actos administrativos impugnados vulneraron el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, correspondiente al artículo 136 literal a), por cuanto las marcas “FAMILIA” (nominativa) y “FAMILIA 2 EN 1” (mixtas), son notoriamente conocidas en el mercado colombiano, y que contra a lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio, la marca solicitada “IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1” (mixta) no es suficientemente distintiva, lo que generaría un riesgo de confusión y asociación. Aduce que el único elemento adicional es la expresión “IDEAL”, adjetivo que no es producto de la fantasía, dado que está destinado a ser accesorio de los sustantivos presentes en la frase, en este caso “FAMILIA”. Por lo anterior, considera que existe riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, toda vez que la marca notoria “FAMILIA” (nominativa), está contenida en la composición de la frase de la marca “IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1” (mixta), lo cual podría crear un vínculo o relación con los productos identificados con la marca y nombre comercial “FAMILIA”. Agrega que la inclusión de la marca y nombre comercial notoriamente conocido

de PRODUCTOS FAMILIA S.A., en el signo cuyo registro se demanda, generaría en el consumidor la idea de que existe alguna relación entre PRODUCTOS FAMILIA S.A. y el signo mixto “IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1”. Indica que existe riesgo de confusión por cuanto desde el punto de vista de la similitud marcaria entre los signos, existe similitud visual, conceptual y fonética. Respecto a la similitud visual sostiene que la presencia de la expresión “FAMILIA”, en el signo “IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1”, podría inducir al consumidor a la creencia que el origen empresarial de los productos con ella amparada es la sociedad actora. Desde el punto de vista conceptual, manifiesta que ambos signos evocan el mismo concepto marcario explotado desde hace más de 30 años por parte de la sociedad demandante. Sobre la similitud fonética aduce que es la más evidente, pues la palabra FAMILIA siempre está presente al pronunciarse la expresión “IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1”. Agrega que existe prioridad en el tiempo de la marca registrada a nombre de la sociedad actora, por cuanto la marca nominativa “FAMILIA”, registrada bajo el certificado 86.158 fue solicitada desde el 4 de diciembre de 1974, y la marca “IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1” fue solicitada el 20 de octubre de 2000. Señala que existe conexión competitiva entre los productos amparados por los signos pues cobijan los mismos productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Manifiesta que se está en presencia de la reproducción de la marca “FAMILIA”

(nominativa) en el signo solicitado para registro, al estar incluida en el signo “IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1” (mixto). I.2.2. Que los actos administrativos impugnados violaron, por falta de aplicación, el artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344, correspondiente al artículo 136 literal h) de la Decisión 486, al concederse, por parte de la Administración, el registro de la marca mixta “IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1”, para los productos comprendidos en la Clase 16 Internacional. Explica que existe riesgo de dilución por cuanto la utilización del signo “IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1” ocasiona un perjuicio a la sociedad demandante, ya que PAPELES DE COLOMBIA S.A., se estaría aprovechando de la ventaja obtenida por la actora con su marca posicionada en el mercado, desviando de esta manera la clientela de la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. I.2.3. Que se infringió, por falta de aplicación, el artículo 137 de la Decisión 486, toda vez que el registro del signo mixto “IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1”, permite la comisión de actos de competencia desleal en detrimento de la sociedad actora, al consentir el aprovechamiento indebido del resultado exitoso de la actividad comercial de la demandante. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la

demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. Arguye, que desde el punto de vista de la distintividad entre los signos en conflicto “IDEAL 2 EN 1” frente a “FAMILIA 2 EN 1” y “FAMILIAR” (sic) registrados previamente, existen elementos bien diferenciadores entre sí y, en consecuencia, el registro marcario cuestionado se hace suficientemente distintivo ante los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles bajo ningún aspecto. La parte gráfica y la palabra IDEAL del signo solicitado le otorgan suficiente distintividad. Sostiene, que la palabra FAMILIA es de uso común para los productos y servicios de la clasificación Internacional, ya que con esta expresión se encuentran registradas varias marcas a nombre de diferentes titulares. II.1.2. La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., en calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, a través de apoderado, contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en síntesis, lo siguiente: Indica que la marca solicitada es “IDEAL 2 EN 1” acompañada de expresiones descriptivas como sucede con la frase “PARA LA FAMILIA” y la expresión “2 EN 1”. La expresión PARA LA FAMILIA es explicativa de que los productos están destinados para la familia, y el “2 EN 1” que el “producto de papel higiénico tiene la característica de que dos rollos se encuentran contenidos en uno, no puede existir confundibilidad entre la marca IDEAL, y las marcas FAMILIA, ya que el cotejo

entre las marcas en conflicto debe hacer relación solo a los signos que constituyen marca, y no a signos que acompañan a la marca y que de alguna manera se refieren a la destinación del producto o a una de las cualidades del mismo…” (folio 138). Manifiesta, que si bien el término 2 en 1 es descriptivo, la palabra IDEAL otorga distintividad al signo. Argumenta, que el hecho de que se haya registrado la marca FAMILIA no quiere decir que nadie pueda utilizar dicha palabra de uso común. Aduce, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista fonético, conceptual y ortográfico. Agrega, que la expresión IDEAL es un adjetivo calificativo que puede registrarse como marca porque no tiene una directa relación con los productos de la clase 16 que distingue. Arguye, que no afecta en nada que la marca FAMILIA sea notoriamente conocida, ya que los signos descriptivos pueden ser usados por cualquier persona, como elemento de información del producto. Establece, que, de conformidad con el artículo 157 de la Decisión 486, un tercero puede utilizar en el mercado cualquier indicación cierta relativa al destino de los productos o sus características, siempre que se haga de buena fe, no sea a título de marca, sea con propósitos de identificación o de información, y no sea capaz de inducir al público consumidor a confusión. El signo solicitado no se hizo con el ánimo de perpetrar actos de competencia desleal, ya que los signos en conflicto son completamente diferentes. Por último, señala que estas mismas consideraciones se aplican al nombre comercial “FAMILIA” y a los lemas de PRODUCTOS FAMILIA S.A.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, en sus alegatos de conclusión, adujo en esencia, lo siguiente: Con respecto a la similitud ortográfica entre los signos “IDEAL PARA LA FAMILIA 2 EN 1” (cuestionado), “FAMILIA” y “FAMILIA 2 EN 1” de la actora, se tiene que las palabras dominantes son IDEAL y la frase 2 EN 1. La palabra FAMILIA, hace parte del lema que acompaña al conjunto gráfico principal “para la familia”. La palabra dominante dentro del conjunto marcario del signo discutido “IDEAL”, está compuesta por cinco letras, mientras que la palabra dominante dentro de las marcas registradas, está compuesta por las letras F A M I L I A, de las cuales se comparte únicamente la letra L. En cuanto a la similitud fonética, afirma que es evidente para el público medio que predomine la palabra dominante “IDEAL”, razón por la que no existe similitud en este aspecto. Respecto a la similitud conceptual, transcribe lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Manifiesta que frente a la expresión “FAMILIA”, no puede pretenderse que esta haya sido monopolizada por la sociedad actora, titular de las marcas mixtas “FAMILIA 2 EN 1” y “FAMILIA”, tal como lo ha señalado el Tribunal Andino de Justicia. Concluye que no se ha desvirtuado la legalidad de los actos administrativos acusados, por lo que solicita no acceder a las pretensiones de la demanda. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de

interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta, ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la citada norma comunitaria.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

TERCERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar, si existe o no riesgo de confusión, acorde con las reglas establecidas en esta providencia.

CUARTO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que

pudiera existir entre el signo mixto IDEAL 2 EN 1 y los denominativos PRODUCTOS FAMILIA y FAMILIA LO MEJOR PARA MI FAMILIA, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.

QUINTO: El Juez Consultante deberá, al momento en que el signo mixto IDEAL 2 EN 1 fue solicitado para registro, verificar si el nombre comercial PRODUCTOS FAMILIA era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que determinen la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

SEXTO: No son registrables como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre y cuando, de acuerdo con los productos amparados, se genere riesgo de confusión en el público consumidor.

SÉPTIMO: El Juez Consultante debe determinar si los elementos 2 en 1 y FAMILIA son descriptivos y de uso común en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo de los signos en conflicto, teniendo en cuenta lo expresado en la presente providencia.

OCTAVO: La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección especial y reforzada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de

conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. A pesar, de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

NOVENO: Los titulares de marcas pueden utilizar en el mercado frases explicativas para los productos que amparan. Al momento de insertar una marca en el mercado su titular puede acompañarla de elementos explicativos, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc.

Éstos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, siempre y cuando se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, se limite al propósito de identificación o información, y no induzca al público consumidor a error” (folios 497 a 499). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 127-IP-2009, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la

interpretación de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó el registro del signo “IDEAL 2 EN 1”. Igualmente, se interpretarán de oficio los artículos 83, literal c), 84, 105, 118, 119, 120, 121, 122 y 128 de la misma normativa, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

DECISIÓN 344

Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error; (…) c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente

conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Artículo 84 “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. Artículo 105 “Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor,

lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos. El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error”. Artículo 118 “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. Artículo 119 “La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará”. Artículo 120 “No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a

productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas”. Artículo 121 “Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”. Artículo 122 “Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión”. Artículo 128 “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”.

DECISIÓN 486

Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia” (folios 469 a 472). Al respecto, la Sala considera necesario cotejar por separado cada uno de los signos de la demandante frente a la marca en c