CE-11001-03-24-000-2006-00004-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de asociación y o confusión. Notoriedad de la marca En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica entre las marcas GF y GEF, porque se perciben de forma similar. Pese a lo anterior, la semejanza existente entre las marcas cotejadas es insuficiente para afirmar que la marca GF se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el consumidor. En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. Lo anterior, permite constatar que la marca GF no es lo suficientemente distintiva respecto de GEF, pues los productos para los cuales se solicitó su registro son confundibles con aquellos que ampara la marca previamente registrada. Es más, lo anterior permite constatar que un eventual registro de la marca generaría confusión en los consumidores por la conexión competitiva que existe entre las marcas, habida cuenta de que los canales de publicidad y

comercialización de las mismas serían idénticos, y que los productos que ambas ampararían tendrían una relación directa. En efecto, la Sala constata que el signo GEF es ampliamente conocido entre los miembros del sector que comercializa prendas de vestir, pues en oficio dirigido el 25 de agosto de 2005 por el representante legal de la ANDI a esta Corporación, manifestó que “…la marca GEF, de la cual es titular la sociedad Vestimundo S.A., es ampliamente reconocida en Colombia y en el exterior, como distintiva de toda clase de productos, entre los cuales se destacan las prendas de vestir de todo tipo…”. En síntesis, la Sala considera que el signo GF, cuyo registro concedió para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, induce al público a error y se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A Y H NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 18191 DE 2004 (30 de julio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 30680 DE 2004 (13 de diciembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00004-00

Actor: VESTIMUNDO S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad, que se interpreta como de nulidad relativa, promovida por VESTIMUNDO S.A. contra las Resoluciones 18191 de 2004 (30 de julio), 26903 de 2004 (28 de octubre) y 30680 de 2004 (13 de diciembre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca GF, a favor de GIAN FRANCO FERRÉ S.P.A., para distinguir “jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 internacional.

I. LA DEMANDA VESTIMUNDO S.A., domiciliada en Medellín, mediante apoderado, presentó

demanda de nulidad en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 18191 de 2004 (30 de julio), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de GIAN FRANCO FERRÉ S.P.A., el registro de la marca GF, para distinguir “jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación

Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 26903 de 2004 (28 de octubre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 18191 de 2004 (30 de julio).  Que se declare nula la Resolución 30680 de 2004 (13 de diciembre), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recuso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 18191 de 2004 (30 de julio).  Que en consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca GF, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos El 29 de octubre de 2003 GIAN FRANCO FERRÉ S.P.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca GF, para distinguir “jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 506 de 2001 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la actora, pues consideró que no debía ser registrada, habida cuenta de que era similar a la marca GEF,

previamente registrada a su favor en las clases 16, 24, 25, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución 18191 de 2004 (30 de julio) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca GF a favor de GIAN FRANCO FERRÉ S.P.A., para distinguir productos de la clase 3 internacional. Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 26903 de 2004 (28 de octubre) y 30680 de 2004 (13 de diciembre), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 18191 de 2004 (30 de julio). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante considera que los actos acusados contrarían el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 1.3.1. Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Señala que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o productos,

o para productos o productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Bajo el anterior contexto, considera que debe cancelarse el registro de la marca GF, pues es semejante a la marca GEF, previamente registrada a su favor, para distinguir productos de las clases 16, 24, 25, 41 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. En efecto, sostiene que el signo GF es semejante ortográfica, fonética e ideológicamente con la marca GEF, pues se perciben y se escuchan de forma similar y evocan la misma idea en la mente de los consumidores. 1.3.2. Artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Por otro lado, afirma que el artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”. En este sentido, considera que debe cancelarse el registro de marca GF, pues constituye una reproducción, imitación y transcripción parcial del signo GEF, que

es notoriamente conocido por el público en general. De hecho, sostiene que la marca GEF es notoria, pues es ampliamente conocida en el sector de confecciones, se encuentra registrada en más de 25 países (Colombia, Venezuela, Chile, Panamá, honduras, Perú, Líbano, Paraguay, Puerto Rico, Jamaica, Guatemala, Ecuador, Estados Unidos de América, El Salvador, Francia, Corea del Sur, Australia, Argentina, Brasil, Canadá, Bolivia, Costa Rica, gran Bretaña, Irlanda del Norte y República Dominicana) y ha vendido 80.072.544 productos e invertido aproximadamente $20.763.161.645.oo en publicidad en los últimos 5 años,.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que para que un signo fuera registrado como marca, debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En este sentido, señaló que el signo GF era suficientemente distintivo para distinguir productos en el mercado, pues se percibía y escuchaba de forma distinta al signo GEF. Precisamente, indicó que las diferencias ortográficas y fonéticas entre ambos signos permitían su coexistencia pacífica en el mercado, sin inducir a error al público consumidor. 2.2. GIANFRANCO FERRE’ S.P.A. se opuso a las pretensiones de la demanda,

reiterando los argumentos expuestos por la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, señaló que no podía afirmarse que la marca GEF fuera notoria, debido a que la actora no lo había probado dentro del proceso. Asimismo, afirmó que la marca GF era suficientemente distintiva para distinguir productos en el mercado, pues estaba conformada por las siglas que identificaban al famoso diseñador francés GIANFRANCO FERRE’. Precisamente, señaló que era usual en el mundo de la alta costura que las marcas utilizaran las siglas que las conformaban para identificar sus productos, tal y como ocurría con Yves Saint Laurent (YSL), Louis Vuitton (LV), Carolina Herrera (CH) y Valentino (V). En un mismo sentido, indicó que el público consumidor no podía confundir las dos marcas, pues el signo GF era ampliamente conocido, habida cuenta de que se encontraba registrado en Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Bahrein, Bolivia, Brasil, Chile, Guyana, Hong Kong, Indonesia, etc. Por último, señaló que no debían atenderse las súplicas de la demandante, pues la marca GEF era débil, habida cuenta de que se encontraba conformada únicamente por 3 letras.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. A continuación se citan las conclusiones a las que llegó en la interpretación 25-IP-2011 el Tribunal: “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser

susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. En el caso de las marcas mixtas, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas establecidas en esta interpretación

prejudicial; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, como ya se indicó, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático.

6. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.

En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión

entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. Debe tenerse en cuenta que de no probarse la notoriedad alegada, corresponderá analizar la conexión competitiva de los signos confrontados.

7. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes y GIANFRANCO FERRE’ reiteraron los argumentos expuestos, respectivamente, en la demanda y en las contestaciones de la misma.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo GF, cuyo registro se concedió para distinguir “jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

A este respecto, se advierte que los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente: “Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de

su valor comercial o publicitario”. Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió, a favor de la sociedad GIANFRANCO FERRE’ S.P.A., el registro de la marca GF, para distinguir “jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado. 5.1. Violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Como primera medida debe la Sala determinar si la marca GF, cuyo registro se concedió a favor de GIANFRANCO FERRÉ S.P.A. para distinguir “jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, es semejante al signo GEF, registrado previamente a favor de la actora para distinguir productos de las clases 16, 24, 25, 41 y 42 internacionales; y si su registro puede ocasionar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.1” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

MARCA CUYO

REGISTRO SE MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA

CUESTIONA

GEF GEF

GF (NOMINATIVA CLASES

(MIXTA CLASES 24 Y

(NOMINATIVA CLASE 16) 25) 16, 41 y 42) GEF 1 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección2, al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento

prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca nominativa por la existencia de otra previamente registrada, que es mixta y nominativa, el Tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial: “El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.3 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.” En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las

marcas GF y GEF. i.i. Comparación Ortográfica4 Para comenzar, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue: 2 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: MONTRES ROLEX S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso 3 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. 4 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.” GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF, GF, GEF De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala que

existe semejanza ortográfica entre ellas, pues la marca cuyo registro se cuestiona reproduce 2 de las 3 letras que conforman la marca previamente registrada a favor de la actora. En efecto, se advierte que la primera letra que contienen ambas marcas es la G y la última es la F. i.ii. Comparación Fonética5 Por otro lado, se advierte que no existe semejanza fonética entre las marcas, pues mientras que en la marca GF el fonema corresponde al sonido de sus siglas, es decir, JE y EFE; en la marca previamente registrada a favor de la actora corresponde al sonido de la consonante oclusiva velar G seguido de la vocal abierta E y de la consonante obstruyente fricativa labiodental F. i.iii. Comparación Ideológica6 Asimismo, se advierte que no es dable comparar ideológicamente los signos, pues las marcas GF y GEF son de fantasía y, por lo tanto, no tienen un significado en sí mismas ni generan un concepto en la mente del consumidor que permita hacer una comparación que atienda al parecido conceptual de las mismas. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina hizo la siguiente mención en la interpretación prejudicial respecto de las marcas de fantasía: “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del 5 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La

similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.” 6 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.7 En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica entre las marcas GF y GEF, porque se perciben de forma similar. Pese a lo anterior, la semejanza existente entre las marcas cotejadas es insuficiente para afirmar que la marca GF se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el consumidor. i.iv. Riesgo de Asociación y/o Confusión

Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó en la interpretación prejudicial lo siguiente: “El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.8” En el caso sub examine el registro de la marca GF se concedió para distinguir “jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que los registros de la marca GEF se concedieron previamente para distinguir los siguientes productos en las clases 16, 24, 25, 41 y 42 de la Clasificación

Internacional de Niza: Clase 16 “papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; 7 Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y

diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes, caracteres de imprenta; clic