CE-11001-03-24-000-2006-00010-00-2013

COTEJO MARCARIO – Entre la marca BENCHY y el signo MR. OTHELO VENCHY / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo MR. OTHELO VENCHY por tener la suficiente distintividad con la marca BENCHY Del examen de las dos expresiones se tiene que la marca solicitada posee un claro elemento distintivo en su composición y representación, pues predomina la palabra “OTHELO” respecto de “MR.” y “VENCHY”, de modo que éste sería el elemento que impactaría en la mente del consumidor. […] Así las cosas, en la marca solicitada, que es el signo compuesto, existen dos vocablos que le otorgan una distintividad suficiente para ser identificada en el mercado sin poner en riesgo de confusión al usuario o consumidor del producto, pues las partículas señaladas le dan la suficiente carga semántica que permite particularizarlo e identificar el origen empresarial del mismo, haciéndolo registrable. […] Por consiguiente, no tratándose de signos idénticos, sino parcialmente semejantes en cuanto comparten una expresión visual y fonéticamente parecida, se concluye que la marca MR. OTHELO VENCHY para distinguir productos de la clase 25 puede coexistir en el mercado con la marca BENCHY para distinguir productos de la misma clase, de modo que cumple con el requisito de distintividad, al cual se suman los de perceptibilidad y susceptibilidad de ser representado gráficamente, de allí que el acto acusado viola los artículos 134 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, invocados en la demanda, y amerite su nulidad en cuanto negó el registro de la marca MR. OTHELO VENCHY para

productos de la clase 25, y se restablezca el derecho de la actora disponiendo que la demandada conceda el registro de la marca solicitada, dado que las únicas razones expuestas para negarla radican en la confundibilidad de ésta con aquéllas, situación descartada en el análisis aquí realizado.

SÍNTESIS DEL CASO: El señor Carlos Mario González Betancur, presentó demanda, en ejercicio de la acción de nulidad, contra la resolución 19993 de 19 de agosto de 2005, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual, revocó la decisión tomada en la resolución 31360 de 21 de diciembre de 2004 que declaró fundada la oposición presentada por el señor ANTONIO PORFIDIO TOLOZA y se negó el registro de la marca mixta MR.

OTHELO VENCHY para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala declaró la nulidad del acto acusado y ordenó a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder al actor el registro de la marca mixta MR. OTHELO VENCHY, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional, en favor del señor Carlos Mario González Betancur.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00010-00

Actor: CARLOS MARIO GONZÁLEZ BETANCUR

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso el señor CARLOS MARIO GONZÁLEZ BETANCUR contra la Resolución número 19993 del 19 de agosto de 2005 expedida por el Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la cual se revocó la decisión contenida en la Resolución No. 31360 del 21 de diciembre de 2004 expedida por el Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se declaró fundada la oposición presentada por el señor ANTONIO PORFIDIO TOLOZA y se negó el registro de la marca mixta MR. OTHELO VENCHY para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. I.- LA DEMANDA El demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.- Pretensiones. “PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto administrativo, contenido en la resolución número 19993 de fecha 19 de agosto de 2005, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual revoca la resolución No. 31360 de fecha 21 de diciembre de 2004 proferida por la jefe de división de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEGUNDA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.

TERCERA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.”1 2.- Fundamentos de hecho 2.1. El señor CARLOS MARIO GONZÁLEZ BETANCUR solicitó el registro de la marca MR. OTHELO VENCHY para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 1 Folio 8 de este Cuaderno. 2.2. Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial el señor ANTINIO PORFIDIO TOLOZA formuló demanda de oposición, en virtud de ser titular del registro de la marca BENCHY para distinguir los productos comprendidos en la clase 25. 2.3. A través de la Resolución No. 31360 del 21 de diciembre de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar infundada la oposición y concedió el registro de la marca solicitada. 2.4. Contra dicha resolución el opositor interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 2.5. El primero de los recursos fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos por Resolución No. 3787 del 24 de febrero de 2005, decidiendo confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada. 2.6. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº. 19993 del 19 de agosto de 2005, resolvió revocar la decisión contenida en la Resolución 31360, declarar fundada la oposición y negar el registro de la marca MR. OTHELO VENCHY.

3.- Normas violadas y concepto de la violación La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta los siguientes fundamentos: Adujo que se había vulnerado el artículo 134 de la Decisión 486 por falta de aplicación como quiera que la marca MR. OTHELO VENCHY cumplía con los requisitos exigidos en las normas comunitarias para que fuese procedente su registro, tales como la perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Señaló que el mentado signo era genérico o descriptivo respecto de los productos de la clase 25, y por lo tanto no causaba confusión o riesgo de asociación con signos previamente registrados. Aseguró que el ente demandado no había tenido en cuenta que la palabra que presenta mayor relevancia dentro del conjunto marcario solicitado era OTHELO, y que por lo tanto el consumidor iba a diferenciar el origen empresarial de éste y los demás productos del mercado. Procedió a efectuar la comparación gráfica de las marcas en conflicto, expresando que el signo previamente registrado correspondía a lo que se ha conocido como marca de fantasía, en tanto que el signo MR. OTHELO VENCHY tiene un contenido conceptual y por ello corresponde a la categoría de marcas arbitrarias. Indicó que la jurisprudencia ha señalado que la existencia o inexistencia de confundibilidad radicaba en la coincidencia o identidad del significado conceptual de las marcas en conflicto, y que como en el caso que se examina no existía tal semejanza conceptual, entonces la posibilidad de confusión para el público consumidor era inexistente.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante. Estimó que la marca MR. OTHELO VENCHY no cumplía con los requisitos legales exigidos para ser registrable, por carecer de fuerza distintiva, pues al compararla con la expresión BENCHY eran evidentes las similitudes, pues reproducía fonéticamente y de manera parcial la percepción visual de ésta última expresión. Adujo que también existe una clara confundibilidad indirecta dado que el consumidor puede pensar que los dos productos tienen el mismo origen empresarial. Adicionalmente señaló que al amparar los dos signos los mismos productos de la clase 25 el riesgo de confusión se hacía más grande y que por lo tanto la decisión controvertida se ajustaba al ordenamiento jurídico. III.- TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO Pese a haberle sido notificado de la admisión de la demanda de la referencia, el señor ANTONIO PORFIDIO TOLOZA, no allegó escrito alguno al proceso. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 4.1. El apoderado del señor CARLOS MARIO GONZÁLEZ BETANCUR allegó escrito de alegaciones reiterando que la Superintendencia de Industria y Comercio había desconocido el que dentro de los conjuntos marcarios por disposición y tamaño tiene mayor relevancia en la marca solicitada la palabra OTHELO. Aseveró que además este signo está compuesto de tres (3) palabras, dos de las cuales tienen un significado conceptual, y por lo tanto, la hacen diferenciable de la

marca registrada. En efecto, la palabra OTHELO tiene dos significados: el primero corresponde a una obra de literatura escrita por William Shakespeare escrita en 1603; y la segunda, corresponde a un juego de mesa que incluye un tablero y fichas y consiste en tener la mayor cantidad de círculos al terminar el juego. 4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio presentó alegatos de conclusión reiterando lo expuesto en su escrito de contestación a la demanda. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 32-IP-2011 de fecha 27 de julio de 2011, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de

confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos MR OTHELO VENCHY y BENCHY, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.

El Juez Consultante, deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor” VI-. CONSIDERACIONES 6.1. La cuestión de fondo El problema jurídico consiste en dirimir es si se da o no confundibilidad del signo MR. OTHELO VENCHY (mixto) que se pide registrar para distinguir productos de la clase 25, con el signo BENCHY (mixto), registrado para distinguir productos de la clase 25 y la alegada irregistrabilidad de la primera en virtud de esa confundibilidad e imposibilidad de coexistir en el mercado. 6.2. Características de las marcas enfrentadas 6.2.1. La marca solicitada es mixta y está conformada por las palabras MR.

OTHELO VENCHY (mixta).

Los productos que se busca distinguir con ella son de la clase 25, a saber:

“Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.”. 6.2.2. De otra parte, la marca por virtud de la cual se negó el registro del mentado signo es BENCHY que es mixta, de propiedad del señor ANTONIO PORFIDIO TOLOZA Tal marca distingue productos igualmente de la clase 25 Internacional de Niza. 6.3.- La comparación de las marcas 6.3.1.- Argumentos expuestos en el acto administrativo demandado En la decisión censurada, objeto de este proceso, se expuso que examinadas, tales marcas presentan similitudes que las hacen confundibles entre sí. Después de hacer una descripción detallada de cada signo, para la Superintendencia fue evidente el que la expresión solicitada reproducía completamente la percepción fonética y, parcialmente, la visual de la marca previamente registrada, pues las dos contienen la denominación VENCHY y

BENCHY.

En ese sentido, la Administración aseguró que al reproducirse una marca de fantasía podía inducirse al consumidor promedio a pensar que los productos poseen el mismo origen empresarial. Respaldó tal afirmación en una jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino: “Cuando se reproduce una marca prioritaria o parte esencial de la misma en una segunda marca y se le agregan vocablos u otras denominaciones, al hacerse una comparación entre ellas debe prescindirse del vocablo o la denominación que se agrega, pues de aceptarse tal mecanismo como un criterio válido de diferenciación, cualquier marca podría apropiarse por un tercero, so pretexto de que la marca compuesta despierta una impresión de conjunto diferente a la de la marca unitaria”2

2 Proceso 7-IP-98, marca PALMA FRIT. 6.4.- Posición de la Sala Pues bien, observa la Sala que según las reglas de comparación delineadas por la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el análisis debe hacerse bajo una perspectiva global, ya que dichas reglas exigen la visión de conjunto y la de las partes o elementos que componen las marcas enfrentadas, pero se advierte que ésta se hace en función de aquélla, es decir, que las partes o elementos deben analizarse dentro del conjunto, como partes de un todo, a fin de establecer el peso o la incidencia que tienen en éste, y así establecer si hay semejanza o no la hay, con la consecuente confundibilidad o distintividad respectivamente, y no de manera aislada. Además, la globalidad con que debe observarse una marca comprende el análisis de sus componentes y de sus diferentes aspectos, en la medida en que se requiere una valoración cuidadosa de los campos que pueden producir confusión, como son el visual, causado por semejanzas ortográficas o gráficas; el auditivo o fonético y, si es del caso, el ideológico o conceptual. En el caso del sub lite se evidencia que la marca MR. OTHELO VENCHY reproduce de manera parcial la marca BENCHY, y fonéticamente también lo hace parcialmente, ya que la última palabra del signo solicitado coincide con la solicitada, pues resulta integrada por la palabra VENCHY, expresión que encuentra una semejante en el mercado, BENCHY, de propiedad del señor

ANTONIO PORFIDIO TOLOZA.

No obstante, en la expresión en la que coinciden resulta una diferencia desde el

punto de vista ortográfico, toda vez que, la primera comienza con la letra “V”, en tanto que la registrada comienza con la letra “B”. También es importante advertir que la sola semejanza, en los aspectos anotados, de dos signos considerados en sí mismos, no es suficiente para deducir la confundibilidad de ambos en el mercado, por cuanto en la comparación también debe atenderse a las reglas establecidas para efectuar la comparación entre signos distintivos. Las reglas establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial para la comparación entre signos denominativos fueron las siguientes:  La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. Ahora bien, teniendo presente el anterior criterio, debe observar la Sala que como se trata de hacer el estudio comparativo entre dos signos mixtos, pero el que

solicita el demandante tiene parte denominativa compuesta y la registrada tiene parte denominativa simple, es necesario determinar cuál es elemento característico del signo mixto, para proceder entonces al cotejo marcario. Las marcas enfrentadas son las siguientes: Marca Solicitada Marca Registrada Es evidente que el elemento predominante es el nominativo en las dos marcas mixtas, luego debe atenderse el criterio que para este tipo de casos el Tribunal ya refirió: “Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:  Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

 Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” En ese orden, además de seguir tales derroteros, debe la Sala observar las reglas que para el caso de los signos mixtos con parte denominativa compuesta ha decantado el Tribunal de Justicia Andino, pues tendrá que examinarse la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman, de modo que pueda colegirse de ello si existe alguno que conduzca a identificar el origen empresarial y que por lo tanto haga que no exista riesgo de confusión alguno. Bajo tales premisas, del examen de las dos expresiones se tiene que la marca solicitada posee un claro elemento distintivo en su composición y representación, pues predomina la palabra “OTHELO” respecto de “MR.” y “VENCHY”, de modo que éste sería el elemento que impactaría en la mente del consumidor, veamos: Así las cosas, en la marca solicitada, que es el signo compuesto, existen dos vocablos que le otorgan una distintividad suficiente para ser identificada en el mercado sin poner en riesgo de confusión al usuario o consumidor del producto, pues las partículas señaladas le dan la suficiente carga semántica que permite particularizarlo e identificar el origen empresarial del mismo, haciéndolo registrable. De otra parte, en lo que hace a la clase de marca registrada por el señor ANTONIO PORFIDIO TOLOZA, debe precisar esta Sala que en efecto el signo BENCHY es de fantasía, pero que pese al alto grado de distintividad que posee este tipo de expresiones, al entrar a hacer el cotejo marcario con la solicitada no

se obtiene el que el consumidor pueda confundir el origen empresarial de estos, ni pueda pensar que se trata del mismo producto: Por consiguiente, no tratándose de signos idénticos, sino parcialmente semejantes en cuanto comparten una expresión visual y fonéticamente parecida, se concluye que la marca MR. OTHELO VENCHY para distinguir productos de la clase 25 puede coexistir en el mercado con la marca BENCHY para distinguir productos de la misma clase, de modo que cumple con el requisito de distintividad, al cual se suman los de perceptibilidad y susceptibilidad de ser representado gráficamente, de allí que el acto acusado viola los artículos 134 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, invocados en la demanda, y amerite su nulidad en cuanto negó el registro de la marca MR. OTHELO VENCHY para productos de la clase 25, y se restablezca el derecho de la actora disponiendo que la demandada conceda el registro de la marca solicitada, dado que las únicas razones expuestas para negarla radican en la confundibilidad de ésta con aquéllas, situación descartada en el análisis aquí realizado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: Primero.- DECLÁRASE la nulidad de la Resolución número 19993 del 19 de agosto de 2005 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se negó el registro de la marca MR. OTHELO VENCHY (mixta) a

la demandante para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Segundo.- En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder a la actora el registro de la marca mixta MR. OTHELO VENCHY, para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional. Tercero.- PUBLÍQUESE la presente sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ Ausente en comisión

M ARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA