CE-11001-03-24-000-2006-00011-00-2010

COTEJO MARCARIO - Entre la marca BYD y la marca BMW / MARCA BYD Y MARCA BMW - Cotejo: Reglas para marcas denominativas / ELEMENTOS FIGURATIVOS - Contienen los colores negro, blanco y azul, primarios, que no pueden ser apropiados en forma exclusiva Al respecto, la Sala siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal Andino, procede a aplicar las reglas para efectuar el cotejo marcario e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre la marca mixta “BYD” cuestionada) y “BMW” de la actora. (…) Tanto en la marca previamente registrada como en la cuestionada, se observa que sus denominaciones predominan sobre los elementos figurativos. En tal sentido, se cotejarán las marcas aplicando las reglas establecidas para marcas denominativas. Además, se precisa que los elementos figurativos tienen en común los colores negro, blanco y azul, los cuales, a juicio de la Sala, no son significativas sus semejanzas, pues al ser estos colores, primarios, no pueden ser apropiados en forma exclusiva, y si la actora reivindicó los citados colores, su aplicación se encuentra en campos geométricos que difieren de los del signo cuestionado.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 20466 DE 2005 (AGOSTO 24)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA

COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 150

SIMILITUD ORTOGRAFICA / SIMILITUD FONETICA / MARCA BYD Y MARCA BMW - Inexistencia de similitud ortográfica, fonética y conceptual / RIESGO DE CONFUSION - Inexistencia entre marca BYD y la marca BMW / MARCA BYD - Signo de fantasía / MARCA BMW - Signo de fantasía En cuanto a la similitud ortográfica, la jurisprudencia y la doctrina han señalado que: “La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longuitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia” (folio 208). En el sub judice, se tiene que la marca acusada “BYD”, es compuesta por tres letras B Y D mientras que la marca previamente registrada está estructurada por las letras B M

W. De los signos en disputa se aprecia que sólo coinciden en la B, lo que significa que contienen los suficientes elementos diferenciadores, que las hacen distintivas.

Referente a la similitud fonética, el Tribunal de Justicia Andino, expresa: “La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados”

(folio 208). En cuanto a este aspecto se observa que son muy disímiles, pues su composición gramatical, hace que su pronunciación difiera ostensiblemente, ya que el sonido de “BYD” no es lo mismo que el de “BMW”. Respecto al aspecto conceptual, se observa que son marcas de fantasía, pues la estructura de ambos signos no permite al consumidor evocar una idea determinada y, al no ser partes del lenguaje común y corriente, le generan a éste el tener que realizar un doble esfuerzo de aprenderlas y enlazarlas con los productos que distinguen. Así las cosas, el resultado es que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética no generan riesgo de confusión, dadas sus significativas diferencias, veamos: BYD-BMW BYDBMW BYD-BMW BYD-BMW BYD-BMW BYD-BMW. Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca mixta “BYD”, para amparar los productos comprendidos en la clase 12 Internacional, no se asemeja a la marca de la sociedad actora y, por ende, se reitera, no puede concluirse que exista riesgo de confusión.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 20466 DE 2005 (AGOSTO 24)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD - Marcas / CANALES DE COMERCIALIZACION - Conexión competitiva entre la marca BYD y la marca BMW / MARCA BYD Y MARCA BMW - No presentan semejanzas / RIESGO DE CONFUSIONInexistencia entre las marcas BYD y BMW / PRODUCTOS CLASE 12

INTERNACIONAL - El consumidor conoce el origen empresarial del producto y sus características / SIGNO MIXTO BYD - Cumple con lo requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica Referente a los productos que respectivamente distinguen las dos marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante. En el presente caso, los productos y servicios que distinguen las marcas mixtas y nominativas “BMW” de la actora son de las clases 12, 28 y 37 Internacional: “CLASE

12. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática”. “CLASE 28.

Miniaturas de vehículos de motor y sus partes”. “CLASE 37. Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos automotores y motores”. La marca mixta “BYD” de la

sociedad tercera interesada en las resultas del proceso, distingue los siguientes productos de la clase 12 Internacional: “Vehículos eléctricos, autos de motor, automóviles, llantas de vehículos, motores para vehículos terrestres, cuerpos de automóviles, motocicletas, bicicletas, aeronaves, botes”. De lo anterior se evidencia que las marcas en conflicto distinguen los mismos productos de la clase 12 Internacional, que son del mismo género, al tratarse de vehículos. Por consiguiente, tienen la misma finalidad y, tanto su comercialización como su publicidad, son realizados a través de idénticos canales. No obstante que se presenta conexión competitiva de los productos de uno y otro signo, no existen semejanzas entre los mismos, es decir, no se cumple con el primero de los presupuestos trazados por la jurisprudencia y la doctrina, cual es la confusión por identidad o semejanzas de las marcas en cotejo. Por lo tanto, debe concluirse que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin que genere, como ya se dijo, riesgo de confusión o de asociación. Adicionalmente, esta Corporación ha sostenido que el principio de especialidad no se rompe, cuando los consumidores o empresarios de los productos o servicios que respectivamente adquieren u ofrecen, son especializados. (…) De la sentencia transcrita (del 11 de febrero de 2010, Radicado 2004-00376, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno) se deduce claramente que el usuario de automóviles es un comprador especializado que no toma la decisión de adquirirlo, sin tener en cuenta la

marca del fabricante, la calidad y precio del vehículo, factores que indudablemente influyen en la garantía y la seguridad que busca en el producto. De manera que es altamente improbable que un consumidor especializado compre un vehículo con la marca “BYD” creyendo que se trata de la marca “BMW” o viceversa, “(…) pues se reitera, en la adquisición de los productos de la Clase 12 Internacional el consumidor conoce bien el origen empresarial del producto y sus características”, que le ofrezca la calidad, efectividad y garantía suficientes para su propia satisfacción. Así las cosas, el signo mixto “BYD” cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por ende, no se encuentra incurso en la prohibición contenida en el artículo 136 literal a) de la citada Decisión.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 20466 DE 2005 (AGOSTO 24) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (NO ANULADA) FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA –

ARTICULO 136

NOTA DE RELATORIA: Sobre el principio de la especialidad sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 11 de marzo de 2004, Radicado 0074, M.P. Camilo Arciniegas Andrade; y del 11 de febrero de 2010, Radicado 2004-00376, M.P. Marco

Antonio Velilla Moreno.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., dos (2) de diciembre de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00011-00

Actor: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGELLSCHAFT

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGELLSCHAFT, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución número 020466 de 24 de agosto de 2005, expedida por la División de Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca mixta “BYD” para distinguir “vehículos eléctricos, autos de motor, automóviles, llantas de vehículos, motores para vehículos terrestres, cuerpos de automóviles, motocicletas, bicicletas,, aeronaves, botes” productos comprendidos en la clase 12 de la

Clasificación Internacional de Niza, a favor de BYD COMPANY LIMITED. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Afirma que la sociedad BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGELLSCHAFT es titular del certificado de registro núm. 37487 correspondiente a la marca nominativa “BMW”, clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Así como de la marca mixta “BMW” para distinguir “servicios

de reparación y mantenimiento de vehículos automotores y de motores”, servicios comprendidos en la clase 37, y de la misma marca mixta, para amparar “miniaturas de vehículos de motor y sus partes”, productos de la clase 28. I.1.2. Manifiesta que el 27 de junio de 2001 la sociedad BYD COMPANY LIMITED, solicitó el registro de la marca mixta “BYD” para distinguir productos de la clase 12 Internacional. I.1.3. El extracto de la solicitud de registro de la marca mixta “BYD” fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 553 de 30 de junio de 2005. I.1.4. Mediante Resolución núm. 20466 de 24 de agosto de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca cuestionada. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Arguye que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, al considerar que la Administración no la aplico al no hacer el estudio de registrabilidad pertinente o lo hizo de forma incorrecta al determinar que la marca mixta “BYD” no estaba incursa dentro de esta causal. Manifiesta que al concederse el registro de la citada marca en la clase 12 no se tuvo en cuenta las previas solicitudes y registros de las marcas “B.M.W.” nominativa y mixta para distinguir productos y servicios respecto de los cuales su uso causa

riesgo de confusión o de asociación con relación a la marca concedida mediante la resolución acusada. Resalta que a simple vista se pueden observar las similitudes que guardan las marcas ya que están compuestas por tres letras, comienzan con la misma letra B y su gráfica es muy similar al punto de inducir al consumidor en riesgo de confusión o de asociación. I.2.2. Que se violó el artículo 134 de la Decisión 486, por aplicación indebida, ya que la sociedad actora goza de derechos adquiridos con sus marcas “BMW”, nominativa y mixta para distinguir productos de la clase 12 y 28 y servicios de la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que la marca concedida a la sociedad BYD COMPANY LIMITED no cuenta con la distintividad necesaria ni es apta para distinguir en el mercado sus productos. Afirma que el signo “BYD” no cuenta con la suficiente fuerza distintiva capaz de diferenciarse respecto de las marcas “BMW” nominativa y mixta en el mercado, ya que el consumidor al encontrarse con ambas marcas seguramente pensará que provienen de un mismo empresario perjudicando los intereses de la marca prioritaria. I.2.3. Expresa que la Administración no cumplió con la obligación consagrada en el artículo 150 de la Decisión 486, ya que de haberlo hecho se habría dado cuenta de que el signo solicitado a registro no era susceptible de ser concedido como marca, toda vez que es similar a las marcas “B.M.W.” nominativa y mixta y, que con su uso podría inducir al consumidor a un riesgo de confusión o asociación. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo

del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. La Superintendencia señala que el signo mixto “BYD” para distinguir productos de la clase 28 , a contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no conllevan al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial. Señala que entre las expresiones en conflicto “BYD” (mixta) frente a “BMW” (nominativa) y “BMW” (mixta) existen elementos diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado. Anota que si bien los signos confrontados comparten la letra B, se tiene que en el signo solicitado BYD se presentan variaciones de las letras YD con respecto a MW de la marca previamente registrada. Además, el signo BYD presenta una figura ovalada y un tipo especial de letras, diferente a la de la sociedad actora Observa que la Superintendencia de Industria y Comercio sí efectuó el correspondiente estudio y examen de registrabilidad de la marca “BYD” (mixta) clase

12 de conformidad con lo previsto en la norma comunitaria . II.1.2. La sociedad BYD COMPANY LIMITED, en su calidad de tercera interesada en las resultas del proceso, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones, en esencia, concuerda con los argumentos de la entidad demandada al expresar que si se comparan tanto la marca nominativa “BMW” en clase 12 Internacional como las marcas mixtas en la clase 28 y 37, se aprecia que las mismas no son confundibles con respecto al signo “BYD”, habida cuenta que cada una de ellas incorpora elementos adicionales que permiten que sean identificables en el mercado. Arguye que el simple hecho de que se reproduzca la letra inicial de un conjunto marcario no es presupuesto para deducir del mismo la confundibilidad de dos signos, máxime si se tiene en cuenta que son más las diferencias que las semejanzas. Agrega que el estudio de confundibilidad en relación con los productos objeto de estudio tiene un público selecto, del cual se deduce un especial estudio y cuidado al momento de seleccionar las marcas en el mercado. Menciona que la disposición de los elementos gráficos que acompañan las marcas “BYD” y “BMW”, es comúnmente utilizado para distinguir productos de esta clase. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público presenta los siguientes alegatos de conclusión: Afirma que en cuanto a los aspectos ortográfico, fonético y conceptual, no existe similitud alguna, por cuanto la única letra en que coinciden los signos es la letra B, su pronunciación es distinta e ideológicamente, ninguno de tales signos evocan un

concepto determinado, pues son de aquellas marcas denominadas de “fantasía”. Que igualmente, debe concluirse que las marcas en conflicto no generan confusión en los consumidores, toda vez que los productos que amparan son diferentes. Además que la marca BMW va dirigida a un mercado especializado y exclusivo de vehículos, lo que disminuye, aún más, la probabilidad de que se genere confusión en el público consumidor. Finaliza, considerando que las pretensiones del actor no están llamadas a prosperar. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Al comparar una marca denominativa y una mixta, se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir

pacíficamente en el ámbito comercial. En el caso de las marcas mixtas, el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y debe, en consecuencia, aplicar las reglas de comparación enunciadas en esta interpretación prejudicial.

3. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación.

De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las oposiciones y determine la concesión o la denegación del

registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y entre los productos y los servicios amparados por las mismas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos y los servicios que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite” (folios 213 a 214). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 31-IP-2008, solicitada por esta Corporación, señaló que en virtud de que la solicitud de registro del signo mixto “BYD” fue el 20 de enero de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es procedente la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la citada

Decisión.

DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Al respecto, la Sala siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal Andino, procede a aplicar las reglas para efectuar el cotejo marcario e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre la marca mixta “BYD” (cuestionada) y “BMW” de la actora. En el caso sub examine, las marcas en conflicto se encuentran estructuradas de la siguiente forma: Marca cuestionada Marca registrada Tanto en la marca previamente registrada como en la cuestionada, se observa que

sus denominaciones predominan sobre los elementos figurativos. En tal sentido, se cotejarán las marcas aplicando las reglas establecidas para marcas denominativas. Además, se precisa que los elementos figurativos tienen en común los colores negro, blanco y azul, los cuales, a juicio de la Sala, no son significativas sus semejanzas, pues al ser estos colores, primarios, no pueden ser apropiados en forma exclusiva, y si la actora reivindicó los citados colores, su aplicación se encuentra en campos geométricos que difieren de los del signo cuestionado. En cuanto a la similitud ortográfica, la jurisprudencia y la doctrina han señalado que: “La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longuitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia” (folio 208) En el sub judice, se tiene que la marca acusada “BYD”, es compuesta por tres letras B Y D mientras que la marca previamente registrada está estructurada por las letras B M W. De los signos en disputa se aprecia que sólo coinciden en la B, lo que significa que contienen los suficientes elementos diferenciadores, que las hacen distintivas. Referente a la similitud fonética, el Tribunal de Justicia Andino, expresa: “La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin

embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados” (folio 208). En cuanto a este aspecto se observa que son muy disímiles, pues su composición gramatical, hace que su pronunciación difiera ostensiblemente, ya que el sonido de “BYD” no es lo mismo que el de “BMW”. Respecto al aspecto conceptual, se observa que son marcas de fantasía, pues la estructura de ambos signos no permite al consumidor evocar una idea determinada y, al no ser partes del lenguaje común y corriente, le generan a éste el tener que realizar un doble esfuerzo de aprenderlas y enlazarlas con los productos que distinguen. Así las cosas, el resultado es que ambas marcas en sus estructuras ortográfica y fonética no generan riesgo de confusión, dadas sus significativas diferencias, veamos: BYD-BMW BYD-BMW BYD-BMW BYD-BMW BYD-BMW BYD-BMW Por lo tanto, se evidencia sin dificultad alguna que la marca mixta “BYD”, para amparar los productos comprendidos en la clase 12 Internacional, no se asemeja a la marca de la sociedad actora y, por ende, se reitera, no puede concluirse que exista riesgo de confusión. Referente a los productos que respectivamente distinguen las dos marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados

en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante1. En el presente caso, los productos y servicios que distinguen las marcas mixtas y nominativas “BMW” de la actora son de las clases 12, 28 y 37 Internacional: “CLASE 12. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática”. “CLASE 28. Miniaturas de vehículos de motor y sus partes”. 1 Sentencia de 11 de marzo de 2004. Rad. 0074. C.P.: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. Actor: CAFÉ BRISA LTDA. “CLASE 37. Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos automotores y motores”. La marca mixta “BYD” de la sociedad tercera interesada en las resultas del proceso, distingue los siguientes productos de la clase 12 Internacional: “Vehículos eléctricos, autos de motor, automóviles, llantas de vehículos, motores para vehículos terrestres, cuerpos de automóviles, motocicletas, bicicletas,

aeronaves, botes”. De lo anterior se evidencia que las marcas en conflicto distinguen los mismos productos de la clase 12 Internacional, que son del mismo género, al tratarse de vehículos. Por consiguiente, tienen la misma finalidad y, tanto su comercialización como su publicidad, son realizados a través de idénticos canales. No obstante que se presenta conexión competitiva de los productos de uno y otro signo, no existen semejanzas entre los mismos, es decir, no se cumple con el primero de los presupuestos trazados por la jurisprudencia y la doctrina, cual es la confusión por identidad o semejanzas de las marcas en cotejo. Por lo tanto, debe concluirse que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin que genere, como ya se dijo, riesgo de confusión o de asociación. Adicionalmente, esta Corporación ha sostenido que el principio de especialidad no se rompe, cuando los consumidores o empresarios de los productos o servicios que respectivamente adquieren u ofrecen, son especializados. Para mayor ilustración se transcriben a continuación, algunos apartes de la sentencia de 11 de febrero de 2010. “Referente a la “especialización del consumidor”, ha sostenido reiterativamente esta Sección, que es un factor que debe tenerse en cuenta en el análisis sobre el riesgo de confusión. Para lo cual se trae a colación la providencia de 24 de julio de 2008, cuyos apartes pertinentes se trascriben a continuación: “Otro factor importante que la Sala considera necesario mencionar para desestimar los argumentos de la Actora, es “la especialidad del consumidor”,

en lo referente a la adquisición por parte del consumidor medio del producto farmacéutico para el tratamiento de la disfunción eréctil, que específi