CE-11001-03-24-000-2006-00012-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Prueba del uso real, constante y eficiente de la marca De lo dicho se predica, que no existe similitud ni identidad ortográfica que se verifique de la comparación entre los signos enfrentados, esto en atención a la medida que sus vocales, raíces, longitud y número de sílabas son distintas, tal y como se constata en el estudio en conjunto de las marcas. En cuanto a la similitud ideológica, esta se presenta entre signos que recuerdan una idea idéntica o similar en la mente del consumidor; en el caso que ocupa la atención de la Sala, los signos en contienda no tienen significado en el idioma español, por lo que se tratan de marcas de fantasía que no coinciden en el concepto que evocan, aún más, frente a la marca “BEST”, ha sido propio de esta Sala advertir que el al tratarse de palabras en otro idioma cuyo significado no sea conocido por el común, el aspecto conceptual deviene irrelevante para estudiar la existencia de similitud ideológica. Como quiera que en el plenario no existe prueba del uso del nombre comercial radicado en cabeza de la persona moral que actúa como demandante, la Sala se abstendrá de tomar medida alguna que tienda a la protección del mismo, y negará las pretensiones de la demanda conforme lo anotado en este y en los demás aspectos contemplados en la presente providencia.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 190 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 191 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 192

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 27294 DE 2004 (29 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 2193 DE 2005 (7 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 14686 DE 2005 (24 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., siete (07) de febrero de 2013

Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00012-00

Actor: LABORATORIOS BEST S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide el presente proceso de única instancia promovido por la actora en acción de nulidad, contra las resoluciones 27294 de 29 de octubre de 2004, 2193 de 7 de febrero de 2005 y 14686 de 24 de junio de 2005, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se concedió el registro de la marca mixta “PROBEST”, para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA La actora, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la

decisión 486 de la Comunidad Andina1, solicita a la Sala mediante apoderado que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones Primera.- Declarar la nulidad de la Resolución No 27294 de 29 de octubre de 2004, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca BEST

(Mixta), para distinguir servicios la clase 5 de la Clasificación Internacional. Segunda.- Declarar la nulidad de la Resolución 2193 de 7 de febrero de 2005, de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 27294. Tercera.- Declarar la nulidad de la Resolución 14686 de 24 de junio de 2005, producida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual se confirmaron en todas sus partes la Resoluciones 27294 de 29 de octubre 2004 y 2193 de 7 de febrero de 2005. Cuarta.- Como consecuencia de la anterior declaración ordenar a la entidad demandada cancelar el registro de la marca mixta PROBEST y publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial. 1 Si bien en el escrito de demanda se manifestó que la acción impetrada era la de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C. C. A., la Sala interpreta que la acción incoada es la de simple nulidad conforme el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.

2. Hechos y omisiones expuestos en la demanda

La sociedad NANCY INTERNACIONAL S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PROBEST (mixto) para distinguir productos de la Clase 5, de la Clasificación Internacional de Niza. Como consecuencia de la comentada solicitud, fue publicado el extracto correspondiente en la Gaceta Oficial Nº. 533 de 31 de octubre de 2003, por lo que la sociedad demandante presentó oposición sobre la base de su marca BEST (mixta), registrada para distinguir productos de la Clase 5 y de su nombre comercial LABORATORIOS BEST S.A. Mediante la Resolución Nº. 27294 de 29 de octubre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado. Como consecuencia de lo anterior, la sociedad LABORATORIOS BEST S. A. interpuso los recursos de reposición y apelación, estando resuelto el primero de ellos en la Resolución Nº. 02193 de 7 de febrero de 2005 que confirmó la Resolución impugnada. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien profirió la Resolución Nº. 14686 de 24 de junio de 2005, confirmando la decisión contenida en la Resolución Nº. 27294.

3. Normas violadas y concepto de la violación Señala como tales los artículos 135 literales a) y b) y 136 literales a) y b) de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por razones que se resumen así: La Superintendencia de Industria y Comercio realizó un estudio deficiente de registrabilidad ya que otorgó mayor importancia al aspecto visual, omitiendo el estudio fonético que constituye el elemento predominante de los signos a comparar. Así mismo sostiene, que la entidad demandada desconoció las reglas pertinentes que rigen el estudio de registrabilidad de marcas para productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza, dicha afirmación la sustenta en que no se aplicó el rigor que requiere un examen de registrabilidad de este tipo. Finalmente alega que el fonema PRO no le da suficiente distintividad al signo BEST, por lo tanto, el cotejo marcario se ha debido concentrar en los aspectos fonéticos de los signos BEST y PROBEST, descartando todos los otros elementos que componen los signos cotejados. Agrega que la confundibilidad también se presenta desde el punto de vista empresarial, al transgredirse la reputación y el posicionamiento que ha logrado la sociedad LABORATORIOS BEST S.A. de su marca y de su nombre comercial, así como también el derecho de exclusividad de la expresión BEST que hace parte de la marca mixta registrada por dicha persona jurídica. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- La Superintendencia de Industria y Comercio. Contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de ésta, bajo el argumento consistente en que los actos demandados siguieron los criterios jurisprudenciales del Tribunal Andino. Para la entidad, el signo PROBEST para distinguir productos de la clase 5 tiene la suficiente fuerza distintiva ya que al efectuar el examen de conjunto de los signos

comparados, las dos expresiones se hacen suficientemente distintas entre sí y no llevan al público consumidor a confusión. Sostiene la Superintendencia, que entre los signos en conflicto existen elementos diferenciadores entre sí, de forma tal que la marca opositora ‘BEST’ se integra por la letra B que sobresale y dentro de la cual se encuentran escritas las letras ‘EST’; mientras que la marca solicitada PROBEST contiene la figura de un insecto aparentemente muerto y de la expresión PROBEST escrita en la parte inferior dentro de un rectángulo. En atención a que cada marca y sus elementos gráficos y nominativos difieren entre sí, no existe riesgo de confusión. En cuanto el elemento nominativo, señala que si bien la marca ‘PROBEST reproduce la expresión ‘BEST’, ésta viene acompañada del prefijo PRO y de la gráfica de un insecto, que otorgan los elementos necesarios para que sea individualizada. Finalmente sostiene que entre el signo PROBEST y el nombre comercial LABORATORIOS BEST, no existen semejanzas de manera que el consumidor incurra en confusión o surja riesgo de asociación. 2.- Tercero interesado – Nancy International S. A. No contestó la demanda, así se constata en el informe secretarial obrante a folios 72 y 73 del cuaderno principal. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, los antecedentes administrativos de los actos administrativos demandados. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION La parte actora y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma respetivamente. Por su parte, el tercero interesado no presentó alegatos de conclusión.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL2

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, mediante escrito de radicación 17-IP-2011 recibido en esta corporación el 3 de agosto de 2011, señala: 2 Folios 205 a 226 del Cuaderno Principal. “Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo PROBEST (mixto), para distinguir productos de la Clase 5, fue el 26 de agosto de 2003, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 134 de la Decisión 486; y, de conformidad con la norma comunitaria, de oficio se interpretarán los artículos 136 literales a) y b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 y no se interpretará el artículo 135 de la misma Decisión por no ser aplicable al caso concreto; y, que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier

tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. (…)”. Concluyó el Tribunal Andino lo siguiente: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo PROBEST (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con signos denominativos y mixtos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el

gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión.

TERCERO: El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el signo PROBEST (mixto) fue solicitado para registro, el nombre comercial LABORATORIOS BEST S.A. (denominativo) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen un nombre comercial o a una

enseña comercial protegidos, de conformidad con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que pudiera inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 2006-00012, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento

a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.” VI.- CONSIDERACIONES 1.- El acto administrativo enjuiciado Está conformado por las Resoluciones 27294 de 29 de octubre de 2004, 2193 de 7 de febrero de 2005 y 14686 de 24 de junio de 2005, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se concedió el registro de la marca mixta “PROBEST”, para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza. 2.- Examen de los cargos Tal y como se anotó anteriormente, la actora esgrime que la Superintendencia desconoció las reglas de registrabilidad, de manera que otorgó fuerza distintiva al prefijo PRO contenido en la marca cuestionada, pasando por alto el riesgo de confusión que se presenta por la coexistencia de las dos marcas enfrentadas, más aun tratándose de signos distintivos para productos de la clase 5 que exigen mayor rigurosidad en su comparación. En el mismo sentido, afirma que la marca mixta PORBEST atenta contra el nombre comercial LABORATORIOS BEST S. A., sin que el mismo haya sido protegido por la entidad demandada conforme las normas contenidas en la Decisión 486 del 2000. El problema jurídico a dirimir se contrae a verificar si existe similitud o identidad entre las marcas mixtas “PROBEST” y “BEST”, y si el registro de la primera vulnera el nombre comercial LABORATORIOS BEST S. A., cuyo titular es la persona jurídica demandante. En ese orden, para la Sala resulta vital para el proceso precisar el tipo de marcas

enfrentadas, a fin de establecer las reglas a seguir para la comparación entre los signos en disputa, para lo cual se observa: Los signos “PROBEST” y “BEST” son mixtos, se conforman de elementos gráficos y denominativos; en efecto la marca cuestionada se encuentra representada gráficamente por la imagen de un insecto que muestra sus extremidades de forma tal que aparenta encontrarse sin vida, y por la denominación “PROBEST” escrita en la parte inferior. Por su parte, la marca opositora contiene un gráfico que describe la letra B dentro de la que se inscribe la denominación “EST”, que, en conjunto con el grafico, traduce el vocablo “BEST”. Conforme lo anterior, le corresponde a la Sala estudiar si existe riesgo de confusión entre dos signos mixtos, en ese sentido la interpretación prejudicial traída al plenario concluyó: “(…) es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión.” De lo expuesto por el Tribunal Andino, se colige que debe identificarse la prevalencia que tiene en los signos los elementos gráficos y denominativos, esto es, cuál de ellos

impacta con más fuerza la mente del consumidor. La prevalencia de los elementos que conforman el signo distintivo se determina por la percepción, de manera que debe analizarse el elemento predominante que imprime fuerza visual o auditiva, esto es, si predomina lo nominativo o lo gráfico. En este caso, para la Sala no cabe duda que el elemento predominante es el nominativo, la fuerza de las palabras hace que el signo se perciba con mayor trascendencia cuando es pronunciado. Precisamente, en un caso decidido por esta misma Corporación en la que se analizó la marca “BEST” que hoy nos convoca, la Sala encontró “que el elemento que predomina entre la marca mixta “BEST” de la actora y “BST” (nominativa) es el denominativo.”3 3Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente No 2006-00165. Fallo de 19 de Agosto de 2010. C. P. Dr. Marco Antonio Velilla Moreno. Siendo el elemento predominante el denominativo, siguiendo las reglas trazadas por la doctrina y la jurisprudencia, la Sala deberá acudir a aquellas dadas para el cotejo de marcas denominativas según los criterios allí señalados, que se pueden resumir así:  Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza

entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. En ese mismo sentido, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud: “La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad de la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.”4 De conformidad con las reglas trazadas, la Sala realizará el estudio de la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden, a fin de establecer si existe

identidad entre las marcas en disputa de la que se pueda predicar riesgo de confusión para el consumidor.

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA B E S T 1 2 3 4

MARCA CUYO REGISTRO SE CUESTIONA P R O B E S T 1 2 3 4 5 6 7

De la comparación se desprende lo siguiente: La marca registrada previamente se encuentra formada por cuatro (4) letras dentro de las cuales la segunda es la vocal E y está conformada por una sola sílaba (monosílaba), por lo que puede afirmarse que su contenido ortográfico se limita a que tiene una longitud de cuatro letras, una vocal y una sílaba. En cuanto a la marca cuestionada “PROBEST”, se encuentra conformada por siete (7) letras de las cuales dos (2) son vocales radicadas en las posiciones tres (3) y cinco (5) respectivamente; por otra parte, la denominación se divide en dos (2) sílabas que aparecen en las expresiones “PRO” y “BEST”, que también fungen como raíz y terminación respectivamente. De lo dicho se predica, que no existe similitud ni identidad ortográfica que se verifique de la comparación entre los signos enfrentados, esto en atención a la medida que sus vocales, raíces, longitud y número de sílabas son distintas, tal y como se constata en el estudio en conjunto de las marcas. 4 Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-2010 Tampoco encuentra la Sala que exista similitud fonética, en ese sentido y en lo concerniente a la denominación “BEST”, se tiene que siendo una palabra monosílaba, resulta improcedente buscar dónde se encuentra el acento prosódico,

esto es, la sílaba tónica donde se encuentre la mayor prominencia fonética. Por su parte, la sílaba tónica de la marca cuestionada se predica de su sílaba “BEST”, la diferencia en el sonido que aporta el sufijo “BEST” a la denominación “PROBEST”, establece la diferencia fonética, de manera que otorga distintividad a la marca cuestionada. En cuanto a la similitud ideológica, esta se presenta entre signos que recuerdan una idea idéntica o similar en la mente del consumidor; en el caso que ocupa la atención de la Sala, los signos en contienda no tienen significado en el idioma español, por lo que se tratan de marcas de fantasía que no coinciden en el concepto que evocan, aún más, frente a la marca “BEST”, ha sido propio de esta Sala advertir que el al tratarse de palabras en otro idioma cuyo significado no sea conocido por el común, el aspecto conceptual deviene irrelevante para estudiar la existencia de similitud ideológica.5 Ahora bien, tratándose de signos que procuran diferenciar productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza (marcas farmacéuticas), el Tribunal Andino de Justicia señaló en el presente proceso: “En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el

solo consejo del farmacéutico de turno.” 5 Como se observa, las expresiones que constituyen ambas marcas están conformadas por palabras de idioma extranjero, cuyo significado no es de conocimiento común o popular, situación en la cual dichas marcas se deben considerar como de fantasía o caprichosas, según lo indica la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina en el numeral 7 de las conclusiones antes transcritas de la interpretación prejudicial traída al sub lite. En estas circunstancias, los aspectos susceptibles de comparación son el visual y el auditivo o fonético, pues el conceptual es irrelevante debido al carácter preanotado. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Expediente No. 11001-03-24-000-1999-05511-01( 5511). Fallo de 28 de Agosto de 2003. C.

P. Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola.

No obstante, y aun siendo en extremo rigurosos, no se encuentra presente riesgo de confusión alguno, por el contrario, se arribó a la conclusión que entre los signos “BEST” y “PROBEST” no existe ningún grado de similitud en sus aspectos ortográficos, fonéticos e ideológicos. La rigurosidad que se debe aplicar en la comparación de estas marcas, no implica que se den por vistas semejanzas que no existen, éstas brotan luego de realizar el análisis que obliga la norma Andina y la interpretación prejudicial de la misma, que, como se ha dicho reiteradamente, no se observan en el presente asunto. En lo relacionado a la posible trasgresión del nombre comercial “LABORATORIOS BEST S. A.”, se recuerda que dicha figura obedece al depósito de cualquier signo

que propenda identificar una actividad comercial o establecimiento de comercio. Sobre la protección del mismo, la Decisión 486 establece en su artículo 192 que el titular del nombre comercial podrá solicitar a la autoridad correspondiente según sea el caso, que cualquier tercero use un signo distintivo idéntico o similar al nombre comercial, de manera que pueda causar confusión o riesgo de confusión con la empresa del titular o con productos o servicios que este ofrezca. A pesar de lo que prima facie pudiera interpretarse de la norma comentada, para que la autoridad correspondiente proceda a proteger el nombre comercial, no solo es necesario que un tercero use un signo parecido a éste de forma tal que cause confusión o riesgo de confusión. Sumado a esto, se requiere que el titular del nombre comercial pruebe el uso real, constante y efectivo del mismo. En ese sentido, la interpretación prejudicial dada en el sub lite insta a la Sala a tener en cuenta lo siguiente: “Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si, al momento en que el signo PROBEST (mixto) fue solicitado para registro, el nombre comercial LABORATORIOS BEST S.A. (denominativo) era real, efectiva