CE-11001-03-24-000-2006-00031-00-2011

IDENTIDAD MARCARIA - Existencia entre OMEGA y OMEGA / MARCAS OMEGA - Deben ser consideradas como signos de fantasía La sociedad HILOS Y MARCAS S. A. DE C. V., obrando en su calidad de demandante, pretende obtener la nulidad de Resolución 23734 del 25 de julio de 2001, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta OMEGA para distinguir productos comprendidos en la clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza (…) Desde el punto de vista de su conformación morfológica, se observa sin esfuerzo alguno que las marcas en conflicto son totalmente iguales, al estar compuestas por las mismas vocales y las mismas consonantes, las cuales están dispuestas exactamente en el mismo orden. Es de Perogrullo colegir que existe plena correspondencia entre las marcas en conflicto desde el punto de vista ortográfico y visual, por tratarse de signos totalmente idénticos tanto en sus raíces como en sus desinencias. Desde el punto de vista fonético o auditivo, las marcas también son iguales, al tener la misma composición silábica y presentar la misma notación prosódica. Dicha identidad se corrobora al pronunciar las marcas de manera sucesiva, esto es, sin descomponerlas en las partículas que de ellas hacen parte: - OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – OMEGA – En virtud de lo anterior, para el consumidor medio resulta totalmente imposible distinguir cuál de las marcas OMEGA es la registrada a nombre de la sociedad demandante y cuál la registrada

a nombre de la sociedad que interviene como tercero en este proceso. Desde el punto de vista conceptual o ideológico, la palabra OMEGA representa la “Vigésima cuarta letra del alfabeto griego (Ω, ω), que corresponde a [la] o larga del latino.” tal como lo señala el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (22° edición). No obstante lo anterior, la Sala observa que dicha voz no es evocativa de ninguno de los productos que pertenecen a las clases 22ª y 23ª de la Clasificación Internacional de Niza, ni es descriptivo de sus propiedades o características, razón por la cual ambas marcas deben ser consideradas como signos de fantasía.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 23734 DE 2001 (25 de julio) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) NOTA DE RELATORIA: Sobre los signos de fantasía se cita la Interpretación 72IP-2003, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de septiembre de 2003, del

Tribunal Andino de Justicia. CONEXION COMPETITIVA - Inexistencia entre servicios que distinguen marcas OMEGA de la clase 22 y OMEGA de la clase 23 de la Clasificación Internacional de Niza Para poder establecer la conexión competitiva que pudiere existir entre los productos que se identifican con las marcas en conflicto, debe la Sala entrar a determinar si ellos están incluidos o no en una misma clase del nomenclátor internacional; si en su proceso de comercialización se utilizan o no los mismos canales; si en su publicidad se emplean o no los mismos medios; si existe o no

alguna relación o vinculación entre los productos; si ellos tienen o no un uso conjunto o complementario; si los productos de la marca cuestionada tienen o no el carácter de partes o accesorios de los de la marca opositora o viceversa; si pertenecen o no al mismo género; si tienen o no igual finalidad; y si los productos son intercambiables o no entre sí. Siguiendo tales pautas, observa la Sala lo siguiente: - Es evidente que los productos identificados por las marcas en conflicto pertenecen a clases diferentes del nomenclátor internacional, las cuales no están relacionadas entre sí. - Los productos en conflicto se expenden en establecimientos distintos y se comercializan de manera diferente, lo cual se explica por el hecho de estar destinados a consumidores y usos distintos (…) Aparte de ello, en el catálogo allegado por el apoderado de la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A., se anuncia que dicha sociedad suministra a sus expendedores módulos prefabricados para mejorar la presentación y exhibición de sus productos en los puntos de venta, debidamente identificados con las marcas, logotipos y enseñas de la empresa (…) Se ofrecen también exhibidores para almacenes de gran formato adaptables a la disponibilidad del espacio y a las características de los consumidores potenciales, incluyendo las góndolas de autoservicio. - Si bien la publicidad de los productos puede hacerse a través de periódicos, revistas y otros medios de comunicación masiva, debe tenerse en cuenta que ella está dirigida a mercados distintos (…) Además de lo expuesto, no puede perderse de vista que los módulos anteriormente mencionados, “vienen con habladores informativos” que describen las

características, propiedades y usos de las distintas mercancías. En virtud de lo anterior, se observa que los productos que ofrece la firma NACIONAL DE TRENZADOS S.A., al ser exhibidos en estanterías propias, expresamente diseñadas para facilitar y mejorar su comercialización en los puntos de venta y en almacenes especializados, no tienen por que confundirse con los hilos para uso textil que comercializa la firma opositora, más aún cuando se cuenta con la utilización de los mencionados dispositivos de carácter publicitario e informativo. En virtud de lo anterior, resulta fácil concluir que los productos de la clase 22ª ofrecidos por la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A. y los de la clase 23ª que produce la sociedad HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V., no tienen un mismo uso y tampoco se puede señalar que los unos sean partes o accesorios de los otros, y tampoco se puede predicar que estén relacionados o vinculados o que tengan un uso conjunto o complementario.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 23734 DE 2001 (25 de julio) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) SIGNO OMEGA - Adquirió vocación y aptitud distintiva por su uso constante, real e ininterrumpido Aceptando en gracia de discusión que en el sub lite están dados los presupuestos para colegir la existencia de una conexión competitiva entre productos y que incluso existía desde el mismo momento en que la División de Signos Distintivos concedió el registro marcario cuestionado, considera la Sala que en el asunto bajo examen operó el fenómeno de la “distintividad sobrevenida o adquirida”, al cual

alude el inciso final de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en razón de su uso constante, real y efectivo en el mercado, de lo cual es prueba incontrovertible el acervo de documentos visibles en el anexo número 1 del expediente, en donde reposa la certificación expedida por la Revisora Fiscal de la sociedad Nacional de Trenzados S.A. el 11 de septiembre de 2006 y los documentos respectivos que le sirven de soporte, en los cuales se da cuenta del importante volumen de ventas registrado durante los años 1998 a 2005 (…) Así las cosas y partiendo del supuesto de que si bien ab initio el signo cuestionado no era lo suficientemente distintivo, considera la Sala que el mismo llegó a adquirir vocación y aptitud distintiva, en razón de su uso constante, real e ininterrumpido. En suma, la circunstancia de que la marca cuestionada sea confundible con el signo previamente registrado en razón de su identidad gramatical, visual, auditiva y conceptual, no constituye un fundamento suficiente para disponer la nulidad que se depreca, pues, como queda expuesto, no existe ninguna conexidad competitiva entre los productos identificados por las marcas en conflicto y, además de ello, por cuanto la ausencia de distintividad quedó diluida por haber operado en este caso el fenómeno de la “Distintividad Sobrevenida o Adquirida” a que alude el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 23734 DE 2001 (25 de julio) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) MARCAS - Examen de registrabilidad debe hacerse aun si no se formulan

oposiciones / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS - Es obligatorio / REGISTRO MARCARIO - Deber de efectuar estudio de registrabilidad conforme a la Decisión 486 / FALTA DE MOTIVACION - Del acto de concesión del registro de la marca mixta OMEGA. Nulidad Teniendo en cuenta que la Resolución demandada se funda en unas consideraciones extremadamente escuetas, precarias e insuficientes, que dejan entrever que la División de Signos Distintivos no dio estricto cumplimiento a su obligación de realizar el estudio de registrabilidad de la marca solicitada por la firma Nacional de Trenzados S.A., se concluye que el acto demandado resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, tal como se aduce en la demanda. En el asunto sub examine, la División de Signos Distintivos se limitó a señalar simple y llanamente, “Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.”, pero sin entrar a explicitar ni a concretar los motivos por los cuales concedió el registro. La insuficiencia y la precariedad de dicha motivación, constituye un vicio que afecta la legalidad de la decisión administrativa, al impedir el ejercicio del derecho de defensa y el control de legalidad del acto, pues resulta claro para la Sala que actos administrativos como el que aquí se cuestiona, bien pueden afectar los derechos e intereses de terceras personas, quienes al conocer este tipo de motivaciones tan sucintas y lacónicas, no van a conocer los fundamentos fácticos y jurídicos de lo

que en ellas se dispone. Dicho de otra manera, no se aprecia en tales consideraciones, cuales son las verdaderas razones que sirven de fundamento a la decisión acusada, y antes por el contrario, se desprende de ellas la ausencia de análisis y valoración, en orden a establecer la registrabilidad de la marca de acuerdo con lo dispuesto en las normas comunitarias. Por lo anterior, la Sala estima que dicha manifestación es insuficiente para tener por cumplido el requisito reclamado por la sociedad demandante, pues en esta clase de decisiones la Oficina Nacional Competente, se encuentra obligada a realizar el estudio de registrabilidad, incluso en los eventos en los cuales no se haya presentado ninguna oposición al registro, tal como lo dispone el artículo 150 de la Decisión 486 (…) Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Sala declarará la nulidad del acto administrativo demandado y ordenará la cancelación tanto del Certificado de Registro como de la inscripción de la marca OMEGA en el Registro de la Propiedad Industrial, a nombre de la firma Nacional de Trenzados S.A., para identificar productos de la Clase 23 de la Clasificación Internacional de Niza.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 23734 DE 2001 (25 de julio) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) NOTA DE RELATORIA: Sobre la insuficiencia de motivación sentencia, Consejo de Estado, Sección Primera, del 6 de mayo de 1999, Radicado 4650, M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez. El numeral segundo de la sentencia fue corregido mediante providencia del 13 de octubre de 2011.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00031-00

Actor: HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción pública de nulidad prevista en el 84 del C.C.A., interpuso la sociedad HILOS Y MARCAS S.A. DE C.V., contra la resolución 23734 del 25 de julio de 2001, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta OMEGA para distinguir productos comprendidos en la clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad NACIONAL DE

TRENZADOS S.A.

I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.- Pretensiones. “PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 23734 del 25 de julio de 2001, por medio de la cual la jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca mixta “OMEGA”, para distinguir “cuerdas en fibra textil natural o artificial”, productos comprendidos en la clase 22 internacional, a favor de la sociedad NACIONAL DE

TRENZADOS S.A., domiciliada en Bogotá D.C., Colombia.

SEGUNDA: Como consecuencia de la declaratoria anterior, se ordene cancelar el certificado de registro No. 240727, vigente hasta el 29 de agosto de 2011, asignado por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, correspondiente a la marca mixta “OMEGA”, para distinguir: “cuerdas en fibra textil natural o artificial”, productos comprendidos en la clase 22

Internacional, a favor de la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A., domiciliada en Bogotá D.C., Colombia.

TERCERA: Que se ordene comunicar las declaraciones anteriores a la Superintendencia de Industria y Comercio; Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial; para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.

CUARTA: Que se ordene a la División de Signos Distintivos la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Sentencia que ponga fin al proceso de la referencia”1 2.- Fundamentos de hecho

1. El 21 de diciembre de 2000 la sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A. solicitó el registro de la marca mixta OMEGA para identificar los siguientes productos de la clase 22 internacional.

2. Una vez publicada tal solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones al registro.

3. A través de la Resolución No. 23734 del 25 de julio de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió conceder el registro de la marca solicitada. 3.- Normas violadas y concepto de la violación

1 Folios 22 Y 23 de este Cuaderno. La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 134, literal b) del artículo 135, literal a) del artículo 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por las razones que se expresan a continuación: Se refirió a la vulneración de los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, manifestando que carece de distintividad el signo OMEGA, solicitado por la firma SOCIEDAD DE TRENZADOS S.A., para distinguir “Cuerdas en fibra textil natural o artificial”, pertenecientes a la clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior, por cuanto el signo en mención no tiene la suficiente capacidad para individualizar, identificar o diferenciar en el mercado tales productos. Por contera, para el momento en que se presentó dicha solicitud ya existía el registro de OMEGA, a nombre de la sociedad HILOS Y MARCAS S.A. DE C. V., que cuenta con una amplia trayectoria y reconocimiento en el mercado, para distinguir “Hilos para uso textil” pertenecientes a la clase 23 del nomenclátor internacional. En cuanto a la violación del literal a) del artículo 136 ejusdem, la parte actora puso de presente que existe plena identidad entre las marcas cuestionada y opositora, destacando que si bien se trata de una marca mixta, prevalece su parte nominativa, es decir, la palabra OMEGA. En ese orden de ideas, al identificar los signos en conflicto “cuerdas en fibra textil” (en el caso de la marca cuestionada) e “hilos para uso textil” (en el caso de la

marca opositora), se corre el riesgo de que el consumidor relacione fácilmente tales productos pensando que unos y otros tienen el mismo origen empresarial. Como complemento de lo expuesto agregó que las cuerdas que identifican el signo OMEGA son hechas en fibra textil natural o artificial, la cual puede ser transformada en hilo, esto es, en productos similares a los que distingue la marca de la sociedad actora. A renglón seguido, hizo alusión a que en la página web de la SOCIEDAD DE TREZNADOS S.A., la marca en cuestión aparece clasificada en la sección “HILOS

INDUSTRIALES, SOBRESALIENDO EN LA ETIQUETA DE LA MARCA LA

EXPRESIÓN NYLON”.

En tratándose de cuerdas e hilos industriales que bien pueden ser de acrílico, algodón o nylon, razonablemente se pueden presentar riesgos de confusión o asociación en el mercado. Ahora bien, el hecho de que los signos cotejados no pertenezca a la misma clase resulta irrelevante, pues el consumidor no distingue entre clases sino entre productos. En lo que hace a los canales de comercialización y publicidad, se puso de presente que los productos se expenden a través de almacenes especializados en la venta de hilos y cuerdas en fibra textil, tornando mucho más factible que se presenten los riesgos antes anotados. En cuanto a la violación del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el apoderado de la sociedad actora sostuvo que la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un error al no advertir la existencia previa de un registro marcario idéntico al que concedió. Al margen de que se hubiere

presentado o no una oposición al registro, la oficina nacional competente para realizar el examen de registrabilidad de las marcas tenía la obligación de cotejar el signo solicitado frente a signos previamente registrados o solicitados para registro en la misma clase o en clases relacionadas entre sí. En el caso bajo examen, la Superintendencia incurrió en un error al no advertir que el signo opositor se encontraba previamente registrado. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, señalando que se atenía a lo que llegare a probarse en el proceso y poniendo de relieve que la sociedad actora no había agotado la vía gubernativa. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO La sociedad NACIONAL DE TRENZADOS S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que la marca cuestionada goza de suficiente aptitud distintiva y por en tal virtud, cumple con los requisitos dispuestos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Además de ello, destacó que no existía otra marca similar a OMEGA para amparar la misma clase productos. En cuanto a la representación gráfica señaló que su diseño esra novedoso, lo cual reafirma el cumplimiento del presupuesto de distintividad previsto por las normas antes aludidas. Indicó igualmente que las marcas enfrentadas han coexistido de manera pacífica en el mercado, y que de ello da cuenta el hecho de que la sociedad HILOS Y MARCAS S.A. no haya presentado oposición durante el trámite de la actuación

administrativa sino casi cinco años después de haberse concedido el registro que ahora se cuestiona. En esa misma dirección puso de manifiesto que la marca OMEGA de TRENZADOS NACIONALES S.A. ha sido utilizada en Colombia por más de 10 años, sin que se haya presentado ningún riesgo de confusión con la marca opositora. Para tales efectos, citó la sentencia proferida por la Sala dentro del proceso identificado con el número 2001 – 00312, por estimar que lo allí decidido resultaba aplicable al caso que nos ocupa y allegó diferentes documentos con el objeto de demostrar el volumen de ventas de sus productos OMEGA durante los años 1998 a 2005, destacando que los clientes conocen ampliamente sus productos. Aparte de los anteriores argumentos sostuvo que la actora, además de desconocer el principio de especialidad, no puede hablar de falta de distintividad del signo cuestionado sin haber efectuado el análisis de los aspectos fonéticos, gramaticales y conceptuales, y sin haber considerado la eventual semejanza entre los productos o servicios que distingue cada signo. A lo anterior añadió que existen varias marcas OMEGA de diferentes titulares que distinguen productos de clases distintas, los cuales conviven pacíficamente en el mercado. De otra parte hizo énfasis en el hecho de que las marcas confrontadas amparan productos diferentes (Cuerdas en fibra textil o artificial de la clase 22, por una parte, e hilos para uso textil de la clase 23, por la otra), y con el propósito de desvirtuar la supuesta conexión competitiva de los signos, formuló las siguientes consideraciones:  Las cuerdas identificadas con la marca OMEGA de la 22, están dirigidas al

mercado industrial, agrícola y de transporte; en tanto que los hilos para uso textil van dirigidos al mercado de las prendas de vestir, lencería, ropa de cama, mantas. Por tal razón los canales de comercialización son totalmente diferentes.  Al tratarse de productos distintos, la publicidad que se hace de ellos busca llegar a clientes también es diferente.  Aseguró que el hilo no es materia prima para la elaboración de las cuerdas, toda vez que éstas necesitan un material mucho más resistente como lo es el nylon; además, nylon e hilo son materiales totalmente diferentes.  Al referirse al uso conjunto o complementario de los productos, explicó que “Un sastre no requiere en lo más mínimo cuerda para la elaboración de sus vestidos, y los vaqueros en sus actividades diarias con el ganado, no requieren de hilo para llevarlas a cabo.” (folio 111).  Indicó igualmente que no existe relación entre el producto final y su elaboración, pues las cuerdas están hechas a base de nylon no de hilo.  Señaló que las cuerdas y los hilos no pertenecen al mismo género.  Al referirse a la intecambiabilidad de los productos, señaló que las cuerdas no pueden sustituirse por hilos. Al respecto señaló que los navegantes no podrían amarrar los mástiles de un buque con hilos, y un sastre no podría elaborar sus vestidos con cuerdas. En cuanto concierne a la falta de motivación del acto acusado, por no contener el estudio de registrabilidad de la marca cuestionada, adujo que ello no era un fundamento suficiente para acoger las pretensiones de la demanda, dado que el

análisis que se exige de la Superintendencia de Industria y Comercio se efectuó de conformidad con los lineamientos trazados por el ordenamiento jurídico. Alegó en su favor las presunciones de legalidad y buena fe; manifestó que al elevar su solicitud de registro de la marca OMEGA no significa que haya querido usurpar el good will ni favorecerse del reconocimiento que tiene en el mercado la marca previamente registrada. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La sociedad demandante, la tercera interesada en las resultas del proceso y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación. El Ministerio Público guardó silencio. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 44-IP-2010 de fecha 8 de junio de 2010, en donde se exponen las siguientes reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La

distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos, o para productos o respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con marcas denominativas, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo mixto, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

Al comparar un signo denominativo y un mixto se determina que si en éste predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre

los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea y, por lo tanto, son altamente distintivos. En este sentido, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado en el presente caso, goza de tal característica.

QUINTO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos. En el presente caso, el signo solicitado OMEGA (mixto) pretende distinguir “cuerdas en fibra textil natural o artificial” de la Clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza; mientras que la marca registrada OMEGA (denominativa) distingue “hilos para uso textil” en la Clase 23, por lo que el Juez Consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: La figura de la distintividad adquirida o sobrevenida debe entenderse en el sentido de que un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, por su uso constante, real y efectivo en el mercado puede adquirir dicha distintividad. El Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, para que opere la figura de la distintividad sobrevenida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del

signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación. La distintividad es la capacidad intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que pueda diferenciar unos productos o servicios de otros.

SÉPTIMO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

OCTAVO: El hecho de que no se hayan presentado oposiciones al registro de una marca, no exime a la Oficina Nacional Competente de realizar el correspondiente examen de registrabilidad, posterior a lo cual procederá a pronunciarse sobre la concesión o no del registro.

VI-. DECISIÓN No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir la controversia, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- El acto acusado La sociedad HILOS Y MARCAS S. A. DE C. V., obrando en su calidad de demandante, pretende obtener la nulidad de Resolución 23734 del 25 de julio de 2001, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca mixta OMEGA para distinguir productos comprendidos en la clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo texto es del siguiente tenor: REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Resolución 23734 (25 de julio de 2001) “Por la cual se concede un registro” EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS En ejercicio de sus facultades legales y

CONSIDERANDO Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder el registro de:

LA MARCA MIXTA: OMEGA (SEGÚN MODELO ADJUNTO)

=========

CERTIFICADO: 240727

PARA DISTINGUIR: CUERDAS EN FIBRA TEXTIL NATURAL O ARTIFICIAL Productos comprendidos en la Clase 22 de la Clasificación Internacional de Niza.

VIGENCIA: Diez (10) años contados a partir de la fecha de ejecutoria de

la presente resolución:

TITULAR: NACIONAL DE TRENZADOS S.A.

COMICILIO: BOGOTÁ D.C., COLOMBIA ARTÍCULO SEGUNDO: Entregar al titular, como título de registro, copia de esta resolución, previos inscripción en el registro.

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente al doctor ROBLEDO RODRIGUEZ GLADYS ESTHER, apoderado del titular, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella proceden los recursos de reposición ante el Jefe de la División de Signos Distintivos y el del apelación para ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los 25 JUL. 2001 (Firmado)

LA JEFE DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

La marca registrada tiene la siguiente representación gráfica: 2.- Los cargos de la demanda La sociedad demandante considera que al concederse el registro de la marca OMEGA a favor de la sociedad N