CE-11001-03-24-000-2006-00048-00-2011

COTEJO - Entre las marcas controle adult protection mixta y controles nominativa / MARCAS CONTROLE Y CONTROLEX - Similitud visual, fonética y conceptual La impresión de conjunto de las marcas enfrentadas permite a la Sala concluir que evidentemente en el aspecto visual existen similitudes, siendo, con excepción de la letra (X), las mismas letras las que conforman cada uno de los signos, las cuales además se encuentran en la misma posición; así mismo, cada uno está conformado por un número de tres sílabas, y comparten como raíz común la partícula control. Desde el punto de vista fonético igualmente existe similitud, pues la sílaba tónica en cada signo es la misma (TROL). Además, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellas se escuchan de una manera similar, tal como se puede apreciar a continuación, sin que la supresión en la marca solicitada de la letra (X) le dé suficiente distintividad en este aspecto frente a la registrada (…) En el aspecto ideológico o conceptual igualmente es predicable la similitud, en tanto que ambas marcas evocarían la misma o similar idea, en este caso, la idea de control FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMISION DE

LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136

NOTA DE RELATORIA: Interpretación Prejudicial 91-IP-2010, del 6 de septiembre de 2010, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD - En marcas / COTEJO MARCARIO - Debe

analizarse el grado de relación competitiva de los productos que amparan signos en conflicto La protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios que genere o induzca al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma o semejante marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante. Debe entonces matizarse la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, pues si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de dicha regla, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

NOTA DE RELATORIA: Sobre los criterios de análisis para definir la conexión

competitiva entre los productos, la Interpretación Prejudicial 114-IP-2003, del 19 de noviembre de 2003, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. MARCA CONTROLEX - Inexistencia de riesgo de confusión con el signo controle / CONEXION COMPETITIVA - Inexistencia entre productos que amparan las marcas controle y controlex / MARCA CONTROLE - Cumple con los requisitos de perceptividad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica El registro de la marca solicitada CONTROLE fue concedido para distinguir: “Pañales higiénicos para incontinentes, productos comprendidos en la clase 5 de la octava edición de la clasificación internacional de Niza”. Entre tanto, la marca CONTROLEX (nominativa) está registrada, luego de la cancelación parcial efectuada mediante la Resolución 579 del 27 de enero de 2004, para distinguir: “Productos farmacéuticos y sustancias dietéticas de uso médico”; igualmente en la Clase 5 de la clasificación internacional de Niza, séptima edición. Frente a los productos que identifican las marcas enfrentadas, no encuentra la Sala que exista una conexión competetiva de tal grado que pueda crear riesgo de confusión para los consumidores de los mismos, si se tiene en cuenta, de un lado, que si bien pueden comecializarse en los mismos lugares (grandes almacenes de cadena o tiendas o supermercados, o farmacias), en éstos normalmente existen stand especializados para cada uno de los productos y, de otra parte, que aunque pueden ser difundidos a través de la publicidad general (radio, televisión y prensa), en el caso de los medicamentos ello normalmente se restringe a los de venta libre,

pues, frente a los demás, la publicidad se efectúa por medios de publicidad como revistas especializadas, comunicación directa de los visitadores médicos, etc. En ese orden, no se advierte que entre las marcas objeto de estudio pueda existir riesgo de confusión o asociación que pueda inducir a error al consumidor. MARCAS EVOCATIVAS - Concepto. Son registrable pero considerados débiles / MARCAS CONTROLE Y CONTROLEX - Son signos evocativos Las marcas enfrentadas, que distinguen productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, son signos evocativos, esto es, de aquellos que “poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo”, como quiera que sugieren la idea de que se trata de productos para el control de alguna condición o afección del estado de la salud humana. Estas marcas, si bien son registrables, son consideradas como débiles. A este respecto en la citada interpretación prejudicial se precisa que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca NOTA DE RELATORIA: Interpretación Prejudicial 50-IP-2003, del 4 de junio de 2003, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 28998 DE 2005 (3 de noviembre)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., trece (13) de octubre de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00048-00

Actor: LABORATORIOS BUSSIE S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como la de nulidad relativa prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, interpuso la firma LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., contra la resolución proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió el registro de la marca CONTROLE ADULT PROTECTION (mixta), a favor de GERMAN TORO ARÉVALO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad relativa ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes 1.- Pretensiones. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 28998 de 3 de noviembre de 2005, proferida por el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual revocó la decisión

contenida en la Resolución 9023 de 27 de abril de 2005, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de esa misma entidad, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Bussié S.A., y concedió el registro de la marca CONTROLE ADULT PROTECTION (Mixta) en la clase 5, a nombre de Germán Toro Arévalo. Como consecuencia de la declaración de nulidad, se niegue el registro de la mencionada marca. 2.- Fundamentos de hecho Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

1. El 20 de agosto de 2004, el señor Germán Toro Arévalo, solicitó el registro del signo CONTROLE ADULT PROTECTION (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud de registro que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 545 de 29 de octubre de 2004.

2. Dentro del término legal, LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó oposición al registro de la marca con fundamento en que previamente había obtenido el registro de la marca CONTROLEX (denominativa), también para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió el 27 de abril de 2005 la Resolución núm. 9023, mediante la cual declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca solicitada.

4. Por lo anterior, estando dentro del término legal, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 9023, el cual fue resuelto el 29 de

julio de 2005 a través de la Resolución núm. 18424, en el sentido de confirmar la decisión impugnada y conceder el recurso formulado subsidiariamente.

5. El recurso de apelación fue resuelto mediante la Resolución núm. 28998 de 3 de noviembre de 2005, proferida por el el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y en ella se dispuso revocar la decisión contenida en la Resolución 9023 de 27 de abril de 2005, declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Bussié S.A. y, en consecuencia, conceder el registro de la marca CONTROLE ADULT PROTECTION (Mixta) en la clase 5, a favor del señor Germán Toro Arévalo. 3.- Normas violadas y concepto de la violación Estima la parte actora que el acto administrativo demandado es violatorio de lo dispuesto en los artículos 135 literales c) y e), 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Al explicar el concepto de la violación, no obstante, solamente se refirió a la violación de los artículos 136 y 155 de la Decisión 486, en la siguiente forma: Precisó que la Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que las marcas enfrentadas son confundibles y el hecho de que tratándose de medicamentos su análisis debe ser muy prudente, ya que están en juego la vida y la integridad física de las personas. Señaló que aunque la marca solicitada es mixta, en realidad predomina su

elemento nominativo, no debiendo ser objeto de cotejo la expresión “Adult Protection”, la cual, según el acto demandado, es meramente explicativa. Indicó que en el aspecto gráfico las marcas CONTROLE (solicitada) y CONTROLEX (registrada) son absolutamente confundibles, al punto que solo se diferencian en la última letra; que en desde el punto de vista fonético también existe similitud, puesto que las dos expresiones contienen todas las letras en idéntica colocación, variándose la pronunciación solo en la última sílaba; y que, en el aspecto ideológico, la similitud es absoluta, pues ambas son evocativos del mismo concepto, esto es, de control. Afirmó que antes del 20 de junio de 1994, cuando le fue concedido el registro de la marca CONTROLEX, no existía ninguna otra marca que tuviese el prefijo “control” en la Clase 5, y que luego de ello los parásitos marcarios inician sus solicitudes de marca con dicho prefijo para asemejarse a la marca de Laboratorios Bussié.

Anotó que: “… la Superintendencia de Industria y Comercio se equivoca cuando analiza el caso concreto … En su último punto … manifiesta CONTROLE (palabra francesa de la cual procede la palabra CONTROL) y afirma que entre CONTROLE ADULT PROTECTION y CONTROLEX no (sic) presentan semejanzas susceptibles de producir riesgo de confusión o semejanza (sic) por ser esta una palabra francesa, consideramos que por ser esta una derivación de una palabra francesa, no por ello se evita la confusión y menos aún le da distintividad entre las dos expresiones”.

Y agregó que “… uno de los aspectos relevantes en el error cometido por la

Superintendencia de Industria y Comercio es que la marca no es CONTROLE ADULT PROTECTION es solo CONTROLE pues tal como se concede la marca es CONTROLE (adult protection ira como explicativa) y de otra parte que al ser esta una marca para pañales de adulto CONTROLE no es evocativa sino descriptiva … y como podemos apreciar este producto es para control de la orina en adultos por lo tanto la marca CONTROLE es realmente una indicación de que para que (sic) es el producto. Por lo tanto es una indicación usual en nuestro idioma para aquellos productos que generan un control especialmente para este tipo de producto que sirve para el control de la orina”, y que por lo anterior “ninguna otra persona podrá utilizar el termino (sic) CONTROLE SU ORINA pues la expresión CONTROLE ya fue concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio como marca para productos de control de la orina”. Finalmente, expresó que la convivencia entre las marcas CONTROLE y CONTROLEX puede generar un gran riesgo para la salud y la vida de los consumidores. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1 La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, con sustento en las siguientes razones: Anotó inicialmente que la sociedad demandante es titular del registro de la marca CONTROLEX, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la nomenclatura vigente, pero que la Superintendencia mediante la Resolución núm. 579 de 27 de enero de 2004 canceló parcialmente el registro de la misma, quedando vigente solamente para identificar productos farmacéuticos y sustancias dietéticas de uso médico.

Precisó, luego de referirse a los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, que la regla general de cotejo conjuntual y no fraccionado de las marcas encuentra su excepción en las marcas farmacéuticas, las cuales están conformadas normalmente por elementos o palabras de uso común, que no pueden ser objeto de apropiación exclusiva por persona alguna y que por ende no deben entrar en la comparación. Afirmó, así mismo, que en el análisis de las marcas objeto de debate deben considerarse los elementos propios de las marcas débiles. Señaló que al realizarse el análisis de confundibilidad en conjunto, se evidenció que el signo solicitado está estructurado por 23 letras, en tanto que la marca registrada consta apenas de 10 letras, por lo que su estructura visualmente es diferente. Indicó que la palabra CONTROLE (palabra francesa de la cual procede el término control) corresponde a una expresión arbitraria utilizada por un número de empresarios para evocar una característica, propiedad y cualidades de los productos o servicios que amparan con sus registros marcarios y que, en consecuencia, es una expresión de las denominadas débiles. Apunto que si bien es cierto que los signos en disputa evocan las características y propiedades del término CONTROL, los elementos gráficos del signo solicitado logran imprimirle a éste la distintividad requerida frente a la marca previamente registrada, sin que se presente riesgo de confusión o de asociación empresarial entre los mismos. Concluyó que la sociedad opositora no puede fundamentar su objeción en una expresión que es para el uso general de los empresarios que se pueden servir de la misma. Expresó que la conexidad entre los productos no puede fundamentarse en la

finalidad de restablecer el estado de salud en forma genérica, y que “… debe entenderse que los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, de lo contrario absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí”. Advirtió que quien toma la decisión del producto a consumir en este caso es el médico, quien no va a incurrir en la confusión de efectuar asociación de origen empresarial, en tanto que “el mercado objetivo” al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión, contrario a lo que afirma la demandante, es reducido y especializado. Señaló, en cuanto a los canales de comercialización, que no se crearía riesgo de confusión, pues el consumidor medio no tendría acceso directo a él sino a través de un expendedor especializado. II.2 El señor GERMÁN TORO ARÉVALO, tercero con interés directo en el proceso, fue notificado legalmente de la demanda, no obstante lo cual no intervino en el proceso. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La parte demandante en su escrito de alegaciones reiteró los argumentos consignados en la demanda (fls. 160 a 165) La parte demandada y el señor Agente del Ministerio Público, por su parte, guardaron silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 91-IP-2010 de fecha 6 de septiembre de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de

dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación.

TERCERO: En la comparación del signo solicitado CONTROLE ADULT PROTECTION (mixto) con la marca registrada CONTROLE

(denominativa), el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a

los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos descritas en la presente providencia. Conforme a lo anterior, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado CONTROLE ADULT PROTECTION (mixto) y la marca registrada CONTROLEX (denominativa) analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

CUARTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

QUINTO: En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del

conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, y se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable. Si, a juicio de la autoridad nacional competente, el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común en el mercado del País Miembro, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SÉPTIMO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos

farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

OCTAVO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

V.- DECISIÓN No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES La resolución acusada, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca CONTROLE ADULT PROTECTION (mixta), a favor de GERMÁN TORO ARÉVALO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. En el curso del trámite administrativo correspondiente la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. invocando su condición de titular de la marca CONTROLEX (nominativa), se opuso a la solicitud de registro, por considerar que la marca solicitada es similarmente confundible con la suya, previamente registrada para distinguir productos de las Clase 5 y, que por ende, estaba incursa en la causal de

irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Igualmente, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, Laboratorios Bussié S.A. fundó su oposición en el hecho de que es primer solicitante de la marca CONTROL-EX, para distinguir productos de la Clase 5. No obstante, como en la demanda de nulidad se limita el objeto de la litis al presunto desconocimiento de su marca CONTROLEX por parte del acto acusado, la Sala contraerá su examen a verificar si ésta es o no confundible con la marca concedida en dicha decisión. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, revisadas oficiosamente por el Tribunal Andino de Justicia, y cuyo texto es del siguiente tenor: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. […]” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: […] e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; […]” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” La normativa comunitaria citada es clara al señalar, de un lado, que no son registrables como marcas aquellos signos que consistan exclusivamente en signos o indicaciones que sirvan en el comercio para describir las características del bien o servicio respecto del cual se use la marca y, de otro, que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada

para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. Así las cosas y en orden a determinar si existen riesgos de confusión o asociación entre los signos CONTROLE ADULT PROTECTION (mixto) y CONTROLEX (nominativo), ambos para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, la Sala procederá a realizar el cotejo de rigor, siguiendo para ello las reglas que ha elaborado la jurisprudencia del Tribunal Andino y que se reiteran en la interpretación prejudicial rendida en este proceso. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para determinar la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será

necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los h