CE-11001-03-24-000-2006-00051-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica. Conexión competitiva En efecto, las expresiones “ISLAND” y “PLANET”, son indicativas en el idioma inglés de un lugar, lo que sin duda contribuye a que la marca solicitada para registro no posea suficiente distintividad en el mercado, frente al signo enfrentado. Entonces, comoquiera que la palabra que prevalece en el cotejo sucesivo sigue siendo la idéntica, que coincide en ambos signos (“TREASURE”), ello los hace similarmente confundibles. Uno de los criterios para definir que existe conexión competitiva entre los productos o servicios, según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es su inclusión en la misma Clase del Nomenclador. Ello, ha dicho la Sala, puede resultar indicativo de que los productos de una misma clase sean comercializados empleando idénticos medios de promoción y publicidad, y los mismos canales de distribución, incrementando así el riesgo de confusión en el público consumidor. la Sala advierte que si bien es cierto, como lo afirma la actora, que la solicitud de registro de la marca “TREASURE ISLAND” para las Clases 9ª y 28 se limitó a ciertos productos, ello no descarta el riesgo de confusión en el consumidor, quien podría atribuirle a los mismos un origen empresarial común, debido a que pueden compartir iguales canales de comercialización y publicidad con los productos de la marca registrada

“TREASURE PLANET”.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 136 LITERAL A.

NOTA DE RELATORIA: Inclusión de los productos en la misma Clase de Nomenclador, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de diciembre

de 2012, Rad. 2007-00218, MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00051-00

Actor: MUNDO VIDEO CORPORATION LTDA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por MUNDO VIDEO CORPORATION LTDA., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de los siguientes actos, expedidos por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:  Resolución núm. 011994 de 26 de mayo de 2005, “Por la cual se niega un registro”, en el Expediente núm. 04-103718.  Resolución núm. 022306 de 12 de septiembre de 2005, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, en el Expediente núm. 04-103718.  Resolución núm. 25944 de 10 de octubre de 2005, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, en el Expediente núm. 04-103718.

 Resolución núm. 011993 de 26 de mayo de 2005, “Por la cual se niega un registro”, en el Expediente núm. 04-103719.  Resolución núm. 22271 de 12 de septiembre de 2005, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, en el Expediente núm. 04-103719.  Resolución núm. 25945 de 10 de octubre de 2005, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, en el Expediente núm. 04-103719.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.

I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1°: El 15 de octubre de 2004, la demandante solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO el registro de la marca “TREASURE ISLAND” (mixta), para identificar productos de las Clases 28 (Expediente núm. 04-103718) y 9ª (Expediente núm. 04-103719) Internacional de Niza. 2°: Una vez publicado el extracto de las solicitudes en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 547, no se presentaron oposiciones. 3°: La solicitud de registro en la Clase 28 estaba limitada a “juegos” y en la Clase 9ª a “aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes”. 4°: La Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante las Resoluciones núms. 011993 y 011994 de 26 de mayo de 2005, negó el registro de la marca “TREASURE

ISLAND” (mixta), para identificar productos de las Clases 9ª (Expediente núm. 04-103719) y 28 (Expediente núm. 04-103718) Internacional de Niza. 5°: Contra la anterior decisión, la demandante interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones núms. 22271 de 12 de septiembre y 25945 de 10 de octubre de 2005 (Expediente núm. 04103719); núms. 022306 de 12 de septiembre y 25944 de 10 de octubre de 2005 (Expediente núm. 04-103718). I.2.- La actora fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: Violación del artículo 134, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Señala que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, desconoció esta norma porque no existe ninguna causal de irregistrabilidad para la marca “TREASURE ISLAND” (mixta) y, por el contrario, es suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica, lo que la convierte en un signo registrable. Violación de los artículos 136, literal a) y 150, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Para la actora, el examen de registrabilidad elaborado por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, que consagra el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, se apartó de las reglas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para el cotejo marcario.

Arguye que la marca “TREASURE ISLAND” no se confunde con la marca en la cual se basó la demandada para negar el registro, “TREASURE PLANET”, porque posee elementos suficientemente distintivos, como lo son la palabra “ISLAND” y la gráfica consistente en una calavera. Que erró la entidad demandada porque elaboró el cotejo de los signos confrontados de manera separada y no en su conjunto, lo que se evidencia de la conclusión plasmada en las Resoluciones núms. 25944 y 25945 acusadas, que afirmaron que la fuerza distintiva recae en la palabra “TREASURE”, cuando en realidad la parte gráfica del signo solicitado para registro es la que predomina frente al elemento denominativo. Violación del artículo 151, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Para la demandante, la conexión competitiva entre los productos que amparan las marcas “TREASURE ISLAND” y “TREASURE PLANET”, que encontró probada la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, carece de fundamento, pues la Jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina ha sostenido de manera enfática que la pertenencia a una misma Clase del Nomenclador no demuestra su semejanza, por lo que le correspondía elaborar un juicio de fondo y analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas. Violación del principio de confianza legítima. Al respecto, la demandante se limita a afirmar que: “La confianza que depositó MUNDO VIDEO en la Administración, radica en la observancia de las normas que regulan el registro de las marcas y de los criterios que ha desarrollado la

jurisprudencia y la doctrina para llevar a cabo dicho procedimiento de registro, confianza que fue defraudada por parte de la SIC, como se comprueba en los títulos anteriores".

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, afirmó que con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación de las normas contendidas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Arguyó que, de acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el cotejo o comparación de marcas denominativas, para decidir si son susceptibles de confusión, debe tenerse en cuenta la visión en conjunto de la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonético y gráfica de los nombres, su estructura general, y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles de los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la unidad fonética1. Que con fundamento en lo anterior, elaboró el examen de registrabilidad de la marca solicitada “TREASURE ISLAND” (MIXTA) y al compararla con la marca “TREASURE PLANET”, previamente registrada, encontró semejanzas en la expresión principal, es decir, en la palabra “TREASURE”, lo que permitió establecer que no era suficientemente distintiva y, por tanto, incapaz de cumplir

con su función diferenciadora en el mercado. Que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, según el cual no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero cuando “sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”, consideró que no era viable otorgar el registro solicitado, habida cuenta de que las semejanzas gráficas, fonéticas y ortográficas presentes en los signos confrontados, podían inducir a error al público consumidor, respecto de su origen empresarial o respecto de los productos que distinguen. Esto último, por cuanto la marca solicitada pretende amparar los mismos productos que protege la marca registrada en las Clases 9ª y 28 del Nomenclador Internacional. 1 Cita la Gaceta Oficial 28 de 15 de febrero de 1988. Caso 1-IP-87 II.1.2. La sociedad DISNEY ENTERPRISES INC., tercera interesada en las resultas del proceso, no contestó la demanda.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó2:

«1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta (con parte denominativa compuesta) se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a), de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de 2 Proceso 165-IP-2011. asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado

para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

6. Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, en caso de que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

7. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.  Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.  Es autónomo.

8. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones».

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: A través de los actos acusados, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO denegó el registro de la marca “TREASURE ISLAND” (mixta), para

distinguir productos de las Clases 9ª y 28 Internacional de Niza. La parte motiva de los actos acusados descansa, principalmente, en la siguiente premisa: Asegura la demandada que el signo solicitado “TREASURE ISLAND” es similarmente confundible con la marca registrada “TREASURE PLANET”, al coincidir en el primero de los términos, sin añadir elementos que le impriman suficiente distintividad, pues los términos “ISLAND” y “PLANET” simplemente son indicativos de un lugar y tal circunstancia puede causar en el consumidor una idea de asociación entre los productos que identifican uno y otro signo, creyendo erróneamente que tienen idéntica procedencia empresarial, además de que distinguen productos con la misma naturaleza y finalidad. Para la demandante, los actos acusados deben ser declarados nulos, porque en ellos la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO elaboró un estudio incompleto de la registrabilidad de la marca “TREASURE ISLAND” y su confundibilidad con la marca “TREASURE PLANET”, pues no tuvo en cuenta que la primera se refiere a un signo mixto, cuyo elemento predominante es la gráfica consistente en una calavera, que le imprime suficiente distintividad, capaz de permitir su coexistencia pacífica en el mercado con la marca previamente registrada. Adicionalmente, sostiene que no existe conexión competitiva entre los productos que ambos signos distinguen, porque a pesar de que se identifican en las mismas Clases (9ª y 28), no guardan relación entre sí. Corresponde a la Sala analizar si el signo “TREASURE ISLAND” (mixto), cumple

con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134, de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136, literal a), ídem. Los textos de las normas aludidas son los siguientes: DECISIÓN 486 DE 2000, DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.” “Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o

para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…)”. Requisitos de registrabilidad de la marca. La Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 134, define la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Por su parte, el articulo 136, literal a), ídem, consagra la prohibición de registrar como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada, sin que sea necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad En el caso bajo estudio, las marcas enfrentadas son las siguientes:

MARCA SOLICITADA MARCA REGISTRADA

TREASURE PLANET

(denominativa) (mixta) Lo primero que destaca la Sala es que se trata del cotejo entre un signo mixto y uno denominativo, por lo cual, atendiendo a las reglas de comparación de marcas, se debe precisar si el elemento predominante es el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Al respecto, la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido que si el elemento que prevalece es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión, mientras que si lo es el nominativo, deberá acudirse a las

reglas pertinentes para el cotejo entre signos de este tipo. La Sala precisa que el elemento que predomina entre las marcas “TREASURE ISLAND” y “TREASURE PLANET” es el nominativo, pues es evidente la fuerza expresiva de la palabra “TREASURE” en ambos signos, que hace que prevalezca sobre el gráfico de la calavera presente en la marca mixta solicitada para registro. Por esta razón, el análisis se enfocará al elemento denominativo de los signos opuestos, bajo las siguientes reglas fijadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina3: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3 Ver, entre otros, el Proceso 057-IP-2009.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del

consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.”. La apreciación en conjunto y sucesiva de los signos confrontados, es la siguiente:

TREASURE ISLAND - TREASURE PLANET - TREASURE PLANET

TREASURE ISLAND - TREASURE PLANET - TREASURE PLANET

TREASURE ISLAND - TREASURE PLANET - TREASURE PLANET TREASURE ISLAND - TREASURE PLANET - TREASURE PLANET De la comparación de los signos, se evidencia que coinciden en la primera expresión “TREASURE”, lo que impone verificar la fuerza distintiva que posee la expresión adicionada al signo solicitado para registro, “ISLAND”. La expresión “ISLAND” es un término en idioma extranjero (inglés), que forma parte del conocimiento común, por lo que no puede ser considerado como signo de fantasía. En efecto, las expresiones “ISLAND” y “PLANET”, son indicativas en el idioma inglés de un lugar, lo que sin duda contribuye a que la marca solicitada para registro no posea suficiente distintividad en el mercado, frente al signo enfrentado. Entonces, comoquiera que la palabra que prevalece en el cotejo sucesivo sigue siendo la idéntica, que coincide en ambos signos (“TREASURE”), ello los hace similarmente confundibles. De modo que siendo la expresión “TREASURE” la que predomina en ambos signos, y sin que el elemento “ISLAND” le imprima suficiente distintividad a la marca solicitada, se impone para la Sala verificar si entre los productos que amparan ambos signos existe conexión competitiva que pueda generar un riesgo de confusión o asociación. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión y/o asociación entre

los signos y los productos o servicios son los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.4 En el caso sub judice, el signo “TREASURE ISLAND” fue solicitado para amparar productos de las mismas Clases que protege la marca registrada “TREASURE PLANET”, es decir, las Clases 9ª y 28 Internacional de Niza. Las mencionadas Clases distinguen: Clase 9ª: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; 4Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores. Clase 28: Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no

comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad. Por su parte, MUNDO VIDEO CORPORATION LTDA. solicitó el registro marcario para los siguientes productos de las Clases 9ª y 28 del Nomenclador: “TREASURE ISLAND” – Clase 9ª : “Aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido e imágenes”5. “TREASURE ISLAND” – Clase 28: “Juegos”6. Uno de los criterios para definir que existe conexión competitiva entre los productos o servicios, según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es su inclusión en la misma Clase del Nomenclador7. Ello, ha dicho la Sala, puede resultar indicativo de que los productos de una misma clase sean comercializados empleando idénticos medios de promoción y publicidad, y los mismos canales de distribución, incrementando así el riesgo de confusión en el público consumidor. Sobre este asunto en particular, en sentencia de 13 de diciembre de 2012 (Expediente núm. 2007-00218, Marco Antonio Velilla Moreno), la Sala sostuvo: “De este modo, y pese a que las marcas en pugna amparan disímiles productos de la misma clase 32, existe un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de las mismas, toda vez que el consumidor, al adquirir una bebida de la marca ROCKSTAR, puede considerar que está comprando un producto del titular de la marca ROCK previamente registrada, cuando en realidad se trata de artículos comercializados por el titular de la marca ROCKSTAR. Es de colegir, asimismo, que los productos de la clase 32, se distribuyan bajo los mismos canales de comercialización y

5 Formulario único de registro de signos distintivos, visible a folio 186. 6 ? Formulario único de registro de signos distintivos, visible a folio 218. 7 Proceso 114-IP-2003. publicidad, lo que contribuye a reafirmar la generación del riesgo de confusión indirecta.” (Resaltado fuera de la Sala). Con el mismo criterio al que se alude en la citada providencia, la Sala advierte que si bien es cierto, como lo afirma la actora, que la solicitud de registro de la marca “TREASURE ISLAND” para las Clases 9ª y 28 se limitó a ciertos productos, ello no descarta el riesgo de confusión en el consumidor, quien podría atribuirle a los mismos un origen empresarial común, debido a que pueden compartir iguales canales de comercialización y publicidad con los productos de la marca registrada

“TREASURE PLANET”.

Así las cosas, encuentra la Sala que asistió razón a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO al negar el registro de la marca “TREASURE ISLAND”, para amparar productos de las Clases 9ª y 28 Internacional de Niza, por lo cual se denegarán las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada

por la Sala en la sesión del día 5 de septiembre de 2013.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA