CE-11001-03-24-000-2006-00052-00-2011

MARCA MIXTA TESALIA - Predominio del elemento denominativo TESALIA / MARCA MIXTA TESALIA - Existencia de similitud visual y fonética con la marca denominativa TESALIA / MARCA MIXTA TESALIA - Existencia de similitud ideológica o conceptual con marca denominativa TESALIA En aplicación de los criterios consignados en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia con destino a este proceso, resulta oportuno mencionar, que a juicio de la Sala el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, en este caso es precisamente el denominativo. Por lo mismo, el cotejo de la marca mixta solicitada frente a las marcas opositoras, se realizará tomando los signos en conflicto como marcas denominativas, es decir, dejando de lado los aspectos gráficos de la marca cuya nulidad se depreca en este proceso. De conformidad con lo dispuesto en la normatividad comunitaria, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Con ello se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. Así las cosas y en orden a determinar si existen riesgos de asociación o confusión entre

los signos TESALIA (mixto) de la clase 32 y TESALIA (denominativo) de las clases 29, 30, y 31 de la Clasificación Internacional, la Sala procederá a realizar el cotejo de rigor. (…) Las marcas enfrentadas presentan una indiscutible identidad desde el punto de vista de su estructura, como que están compuestas por las mismas letras y vocales, las cuales están dispuestas en el mismo orden, formando en uno y otro caso la misma palabra: TESALIA. En segundo término, se observa que desde el punto de vista fonético, pronunciándolas de manera sucesiva, se presenta un riesgo evidente de confusión, pues precisamente por tratarse de las mismas palabras, tienen, como es obvio, idéntica pronunciación. Veamos: - TESALIA - TESALIA - TESALIA - TESALIA - - TESALIA - TESALIA - TESALIATESALIA - - TESALIA - TESALIA - TESALIA - TESALIA - En tercer lugar y según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la expresión TESALIA viene del latín Thessalĭus, que tiene fundamentalmente dos acepciones: la primera “Natural de Tesalia” y la segunda, “Perteneciente o relativo a esta región de Grecia antigua.” Así las cosas, por tratarse del mismo vocablo, los signos en disputa son conceptualmente idénticos.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 26641 DE 2005 (14 de octubre) -

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO

134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136

RIESGO DE CONFUSION Y ASOCIACION - Entre las marcas TESALIA mixta y TESALIA denominativa. Imposibilidad de registro de marca mixta TESALIA / CANALES DE COMERCIALIZACION - De bienes y servicios. Constituyen criterio para establecer conexión competitiva / CONEXION COMPETITIVAExistencia entre servicios que distinguen marcas TESALIA mixta y TESALIA denominativa / MARCAS TESALIA MIXTA Y TESALIA DENOMINATIVAExistencia de riesgo de confusión por conexión competitiva Establecido lo anterior y en atención a los criterios reiteradamente aplicados por la Sala, se impone analizar la conexión competitiva que pueda presentarse entre los productos distinguidos con las marcas enfrentadas. En ese orden de ideas, se hace necesario puntualizar previamente cuáles son los productos que pertenecen a las clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza (…) Como bien se puede apreciar, todos los productos anteriormente mencionados, tienen la misma finalidad, pues están destinados al consumo humano. No obstante lo anterior y si bien esa sola circunstancia no es suficiente para predicar la existencia de un riesgo confundibilidad o la existencia de un vínculo de conexidad competitiva, las demás reglas auxiliares a las cuales alude el Tribunal Andino en su interpretación prejudicial, permiten concluir que el riesgo en mención efectivamente sí existe (…) Siguiendo el sentido de las reglas precedentes, la Sala estima que en el asunto bajo examen concurren ciertamente las siguientes circunstancias, que permiten concluir que los riesgos de confusión y asociación sí

se presentan en este caso. En efecto, los productos pertenecientes a las clases 29, 30, 31 y 32, están destinados al consumo humano, unos en calidad de alimentos y otros en calidad de bebidas no alcohólicas. Para nadie es extraño, que a la hora del desayuno, del almuerzo o de la cena, una persona del común consuma alimentos de las clases 29, 30 y 31, combinándolos o mezclándolos con bebidas de la clase 32, hecho que deja en evidencia que los productos de tales clases suelen tener un uso conjunto o complementario. Por otra parte, para nadie es extraño que los productos distinguidos con las marcas en disputa, se venden en hipermercados, supermercados, tiendas de cadena y tiendas de abarrotes. Si bien es cierto que en los almacenes de gran tamaño la comercialización de tales productos se realiza de ordinario (aunque no necesariamente) en departamentos separados, en las tiendas y almacenes pequeños, la disposición, exhibición y venta de alimentos y bebidas se suele efectuar en los mismos espacios. Así por ejemplo, unos y otros pueden conservarse en unas mismas neveras. Por lo mismo, no es desacertado afirmar que en esos pequeños negocios los productos de las clases 29 a 32, pueden utilizar los mismos canales de comercialización. Adicionalmente, los medios de publicidad utilizados en el proceso de comercialización, suelen ser los mismos. A juicio de la Sala, constituye un hecho notorio, exento de prueba, que la televisión, la radio y la prensa escrita frecuentemente son utilizadas para publicitar productos pertenecientes a las clases confrontadas. Basta con observar por ejemplo cómo los almacenes de

cadena suelen publicar catálogos de alimentos y bebidas que son distribuidos masivamente junto con los periódicos de amplia circulación nacional, en los cuales aparecen mezclados los productos bajo la forma de anchetas. En las plazas de mercado y en algunas pequeñas poblaciones, suele acudirse igualmente al sistema del pregón a través del uso de altoparlantes y megáfonos, en donde tanto los alimentos como las bebidas son ofrecidos al público consumidor. (…) A juicio de la Sala, las razones expresadas son más que suficientes para concluir que en este caso particular existe un vínculo innegable de conexidad competitiva, motivo por el cual, como ya se dijo, las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 26641 DE 2005 (14 de octubre) -

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00052-01

Actor: COMPAÑIA COLOMBIANA DE CHOCOLATES S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el 85 del C.C.A., interpuso la

sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., contra la siguiente resolución proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio: la número 26641 del 14 de octubre de 2005, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 23192 del 17 de septiembre de 2004, y en su lugar, se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se otorgó el registro de la marca TESALIA (mixta) a la sociedad THE TESALIA HOLDING CORPORATION para distinguir los productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad relativa, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.- Pretensiones.

1. Que las marcas TESALIA Nos. 62425 (Clase 29), 62425 A (Clase 30), y 62425 B (Clase 31) y la marca TESALIA concedida a THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION en Clase 32 son similares en grado de causar confusión y que, por ende, dado que las marcas TESALIA de Compañía Nacional de Chocolates S.A. se encontraban registradas y vigentes al momento de expedirse la Resolución 26641 de 14 de octubre de 2005 demandada, no es posible registrar la marca TESALIA en Clase 32, conforme a la prohibición contenida en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina.

2. Que es nula la Resolución No. 26641 del 14 de octubre de 2005

expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por medio de la cual revocó la Resolución No. 23192 del 17 de septiembre de 2004, se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca TESALIA (mixta) en la clase 32 y se agotó la vía gubernativa.

3. Que, como consecuencia de la nulidad decretada y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (a) la cancelación del Certificado de Registro, si ya ha sido expedido, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo; b) Que se abstenga de expedir dicho Certificado, si aún no lo ha sido”1 2.- Fundamentos de hecho

1. El 26 de noviembre de 2002 la sociedad THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION solicitó el registro de la marca TESALIA, para distinguir los productos comprendidos en la clase 32 Internacional de Niza, que comprende: Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas hidratantes y energizantes”.

2. Una vez publicada tal solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., presentó oposición a la solicitud de registro.

3. A través de la Resolución No. 23192 del 17 de septiembre de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió declarar fundada la oposición y

negó el registro de la marca solicitada.

4. Contra dicha Resolución la sociedad THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

5. El primero de los recursos fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos por Resolución No. 05195 del 10 de marzo de 2005, decidiendo confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada. 1 Folios 53 y 54 de este Cuaderno.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial que, por Resolución Nº. 26641 del 14 de octubre de 2005, resolvió revocar la Resolución No. 23192 de 2004, y en su lugar, declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro de la marca TESALIA a la sociedad solicitante. 3.- Normas violadas y concepto de la violación La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 61 de la Constitución Política, 85, 128, 135 y 137 del Código Contencioso Administrativo, y 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta los siguientes fundamentos: Aseguró que con la expedición del acto censurado la Administración Pública desconoció el artículo 61 de la Constitución Política, según el cual: “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. Explicó tal aseveración manifestando que era obligación de la Superintendencia de Industria y Comercio proteger el derecho conferido al titular de una marca, para evitar que personas distintas al mismo obtengan registros

semejantes que puedan llegar a ser confundibles, y que violen así el derecho exclusivo de que gozan los titulares de los registros marcarios. A renglón seguido, transcribió el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, y afirmó que los presupuestos allí establecidos se cumplían a cabalidad para demostrar la confundibilidad de las marcas enfrentadas: - La marca TESALIA, se encuentra previamente registrada en las clases 29, 30 y 31, a nombre de la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. - Existe plena identidad entre los signos registrados y solicitado, lo cual hace presumir su confundibilidad, pues en ellas prevalece la parte denominativa, esto es, la expresión TESALIA. - El consumidor podría incurrir en una confusión indirecta, dada la existencia de una conexión competitiva entre los productos de las clases 29, 30, 31 y 32. Lo anterior, por cuanto en su comercialización se emplean los mismos canales de distribución y mercadeo y los mismos medios de publicidad, lo cual se ve reforzado por la circunstancia de tales productos tienen un uso conjunto o complementario, pues es claro que las bebidas no alcohólicas suelen acompañarse con alimentos sólidos. Por otra parte, se trata del mismo género de productos por estar destinados el consumo humano y se presenta además aquello que la jurisprudencia y la doctrina denominan “intercambiabilidad de los productos”, como quiera que, por ejemplo, una bebida no alcohólica puede ser cambiada por un chocolate de mesa o una bebida fría a base de chocolate. En ese contexto, se presenta un riesgo de asociación empresarial. En efecto, aún

si los consumidores están conscientes de que la demandante no fabrica gaseosas o no embotella agua, ante la identidad de las marcas pueden asumir equivocadamente que entre dicha compañía y la oferente del agua embotellada o de las gaseosas TESALIA existen relaciones comerciales, económicas o de organización. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante. Para el efecto, sostuvo que la marca TESALIA solicitada, cumplía con los requisitos para ser registrada como marca, y que pese a que presentan identidades gráficas, ortográficas y fonéticas, identifican productos diferentes, por lo que no generaría confusión en el público consumidor. Bajo tal premisa, después de traer a colación el principio de especialidad y los criterios que ha decantado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para establecer la similitud o conexión competitiva, señaló que al comprender productos de clases diferentes, y cuya naturaleza y finalidad son distintas, la conclusión no es otra que definir que no existe vinculación jurídica ni económica entre los titulares, que no genera riesgo de confusión para el consumidor frente al origen empresarial, pues, reiteró, no están destinados a un mismo tipo de consumidor y no presentan los mismos canales de comercialización. III.- INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO EN LAS RESULTAS DEL PROCESO La sociedad THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION intervino en el proceso oponiéndose a las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos: En primer término, el artículo 61 de la Constitución Política no puede interpretarse

de manera restrictiva, pues los derechos de propiedad intelectual tienen su fundamento en la iniciativa privada y en la libre competencia económica y, por lo mismo, no se puede ejercer un derecho marcario en detrimento de la libertad o los derechos de un tercero. En tal orden de ideas, impedir que se participe en el mercado a través de una marca la cual es perfectamente registrable, coarta la iniciativa privada, es decir, es un acto contrario a lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución Política. Con respecto a la aplicación de la regla de especialidad, adujo que la existencia de un registro marcario no puede oponerse a la utilización de la misma expresión en el mercado para identificar productos o servicios comprendidos en clases diferentes. Para ilustrar tal afirmación, se trajo a colación un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, según el cual: “El derecho a la marca no se extiende a productos que estén clasificados en un grupo distinto del nomenclator oficial, así se trate de productos que puedan ser considerados similares o análogos” (Proceso 01-IP-87). De igual modo, se ocupó de estudiar la relación competitiva entre los productos enfrentados, haciendo afirmaciones similares a las planteadas por la Superintendencia en su contestación. En lo que hace a la naturaleza de los productos, indicó que ellos son similares pero sólo en un sentido amplio, pues sirven para “alimentar”, pero aún así, no existe una conexión estrecha entre ellos, pues se trata de productos pertenecientes a distintos géneros, sólidos (marca registrada) y líquidos (marca solicitada). En cuanto concierne a los canales de comercialización, adujo que no es dable

predicar la existencia de conexidad competitiva por el solo hechos de que aquella se realice a través de grandes almacenes o de cadena. Por otro lado, el hecho de que los productos compartan el mismo medio de difusión, no los vuelve conexos, pues en realidad son innumerables los productos que se publicitan a través de la radio, la televisión o la prensa escrita y, además, la sociedad THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION no demostró haber publicitado sus productos por alguno de los medios anteriormente aludidos. En cuanto a la relación o vinculación entre los productos, aseveró que los dos empresarios se dedican a actividades distintas, lo cual quiere decir que no son competidoras en el mercado. A juicio suyo, no resulta posible afirmar que el agua deba utilizarse en conjunto con el chocolate o viceversa, dado que siempre existe la opción de preparar el chocolate con leche y no con agua, y de otro lado, el agua nunca supone la utilización conjunta con el chocolate, como quiera que son innumerables los usos que tiene el agua. Estimó que los productos que identificaba la marca TESALIA solicitada, no son ni parte ni accesorios de los que el demandante identifica con la marca TESALIA. Tampoco es dable afirmar que los productos que identifican los signos enfrentados sean de un mismo género, pues en realidad son muchos los productos destinados al consumo humano y no por ello hacen parte del mismo género. También señaló que no existe intercambiabilidad de los productos, pues el chocolate se consume caliente y no frío como las bebidas de la clase 32. Aunado a lo anterior, advirtió que en los almacenes de cadena o en los pequeños expendios, tales productos se ubican en lugares distintos y separados.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Las partes reiteraron los mismos argumentos expuestos en la demanda y en su contestación. La sociedad THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION, por su parte, en su condición de tercero interviniente, además de evocar nuevamente los argumentos de su contestación, señaló que la marca TESALIA fue cancelada por falta de uso. V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 008-IP-2010 de fecha 24 de marzo de 2010, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros,

especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la mera existencia del riesgo de confusión para su irregistrabilidad.

TERCERO: En la comparación entre signos denominativos y mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos. En este orden de ideas, el Juez Nacional deberá establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “TESALIA” (mixto) y la marca registrada “TESALIA” (denominativa), aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la

marca.

CUARTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si existe en efecto o no un caso de conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la Clase 32 y los que distinguen las marcas registradas en las Clases 29, 32 y 31 de la

Clasificación Internacional de Niza. VI-. DECISIÓN Al no observar la Sala ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado hasta el momento, procede entonces a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES 1.- Problema jurídico a resolver Tal como se mencionó en páginas precedentes, la Resolución número 26641 del 14 de octubre de 2005, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, declaró infundada la oposición presentada por la COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y otorgó el registro de la marca TESALIA (Mixta) a la sociedad THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION para distinguir los productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese contexto, el problema de la litis consiste en determinar si el signo mixto registrado, es confundible o no con la marca denominativa TESALIA, que distingue productos de las clases 29, 32 y 31 y si, por consiguiente, el acto administrativo que concedió el registro debe ser anulado, en atención a que no pueden ser objeto de registro las marcas que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero para registro.

En ese orden de ideas, la Sala dará aplicación a los criterios señalados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial. Para mayor precisión, se transcriben a continuación las marcas en conflicto:

MARCA MIXTA CENSURADA

TESALIA

MARCA OPOSITORA “TESALIA” 2.- Normatividad aplicable Con el objeto de poder establecer si la resolución acusada es o no violatoria de la normatividad que le era aplicable en materia de propiedad industrial, se hace necesario tener presente lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo texto se transcribe a continuación, por tratarse precisamente de las normas que según el Tribunal Andino deben ser objeto de aplicación en el asunto bajo examen: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA ARTÍCULO 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. ARTÍCULO 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 3.- Análisis de registrabilidad En aplicación de los criterios consignados en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia con destino a este proceso, resulta oportuno mencionar, que a juicio de la Sala el elemento que prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, en este caso es precisamente el denominativo. Por lo mismo, el cotejo de la marca mixta solicitada frente a las marcas opositoras, se realizará tomando los signos en conflicto como marcas denominativas, es decir, dejando de lado los aspectos gráficos de la marca cuya nulidad se depreca en este proceso De conformidad con lo dispuesto en la normatividad comunitaria, cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Con ello se quieren evitar los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando

contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. Así las cosas y en orden a determinar si existen riesgos de asociación o confusión entre los signos TESALIA (mixto) de la clase 32 y TESALIA (denominativo) de las clases 29, 30, y 31 de la Clasificación Internacional, la Sala procederá a realizar el cotejo de rigor. Las marcas a analizar, como ya se ha dicho son las siguientes:

MARCAS OPOSITORAS T E S A L I A 1 2 3 4 5 6 7

MARCA CUESTIONADA T E S A L I A 1 2 3 4 5 6 7

Es del caso señalar, en primer término, que las marcas enfrentadas presentan una indiscutible identidad desde el punto de vista de su estructura, como que están compuestas por las mismas letras y vocales, las cuales están dispuestas en el mismo orden, formando en uno y otro caso la misma palabra: TESALIA. En segundo término, se observa que desde el punto de vista fonético, pronunciándolas de manera sucesiva, se presenta un riesgo evidente de confusión, pues precisamente por tratarse de las mismas palabras, tienen, como es obvio, idéntica pronunciación. Veamos: - TESALIA - TESALIA - TESALIA - TESALIA - - TESALIA - TESALIA - TESALIA - TESALIA - - TESALIA - TESALIA - TESALIA - TESALIAEn tercer lugar y según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la expresión TESALIA viene del latín Thessalĭus, que tiene fundamentalmente dos acepciones: la primera “Natural de Tesalia” y la segunda, “Perteneciente o relativo a esta región de Grecia antigua.” Así las cosas, por tratarse del mismo vocablo, los signos en disputa son conceptualmente idénticos. Establecido lo anterior y en atención a los criterios reiteradamente aplicados por la Sala, se impone analizar la conexión competitiva que pueda presentarse entre los productos distinguidos con las marcas enfrentadas. En ese orden de ideas, se hace necesario puntualizar previamente cuáles son los productos que pertenecen a las clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza: CLASE 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. CLASE 30 Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. CLASE 31 Productos agrícolas, hortícola, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales;

alimentos para los animales; malta. CLASE 32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Como bien se puede apreciar, todo