CE-11001-03-24-000-2006-00060-00-2014

REGISTRO MARCARIO – Publicación del registro. Violación al derecho de defensa Conforme se precisó en la Interpretación Prejudicial, cuyos apartes quedaron transcritos, “… La publicación de una solicitud o del extracto de una solicitud marcaria constituye el momento procesal a partir del cual, los terceros interesados, pueden presentar observaciones. La debida fundamentación en la presentación de observaciones únicamente podrá realizarse si la persona interesada cuenta con los datos precisos del signo marcario al que quiere observar, de esta manera, nace la importancia de la publicación de un registro, pues es sobre la base de éste que una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos.” Dada la semejanza fáctica y jurídica que se presenta en este caso, en relación con el análisis en la precitada providencia, la Sala concluye que es viable declarar la nulidad del acto acusado, conforme allí se hizo, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio, como se dejó evidenciado, no publicó de manera completa la solicitud marcaria de la sociedad CHOCOLATES EL REY C.A., en tanto omitió aludir a la CORONA que hacia parte esencial de la marca solicitada a registro, así como de la expresión EL REY.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 81 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 82 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 87 /

DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA –

ARTICULO 88 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 90 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 92 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 96 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 113 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 145 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA

DE NACIONES - ARTICULO 172

NOTA DE RELATORIA: Publicidad del registro, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Rad. 2006-00049, MP. María

Claudia Rojas Lasso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00060-00

Actor: FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 14075 de 30 de abril de 2001, por medio de la cual se resolvió un recurso de apelación y se concedió el registro de la marca CHOCO TACO (mixta).

I.- DEMANDA.

I.1La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones: 1ª. La nulidad de la Resolución núm. 14075 de 30 de abril de 2001, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, que revocó los artículos 2° y 4° de la decisión contenida en la Resolución núm. 23646 de 15 de septiembre de 2000, declaró infundada la observación presentada por la sociedad COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A., y concedió a la sociedad CHOCOLATES EL REY, C.A., el registro de la marca CHOCO TACO (mixta), para distinguir “chocolate blanco con chispitas de chocolate”, producto comprendido en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2ª. A título de restablecimiento del derecho se ordene a la

Superintendencia de Industria y Comercio, cancelar la inscripción del certificado de registro N° 239.252 asignado a la marca CHOCO TACO (mixta), para identificar productos de la Clase 30 Internacional de Niza, y publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.2FUNDAMENTOS DE HECHO.

La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos: Que el 7 de febrero de 2000, la compañía CHOCOLATES EL REY, C.A., con domicilio en la ciudad de Caracas – Venezuela, solicitó el registro de la marca CHOCO TACO (mixta) para distinguir chocolate blanco con chispitas de chocolate, producto de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Señala que dentro de la gráfica, y acompañando al signo que se solicitó a registro, en lugar muy preponderante, aparece una figura de una corona junto con la expresión EL REY; que esta parte del signo solicitado a registro no fue mencionado en la descripción nominativa de la marca y, por lo tanto, tampoco apareció dentro de la publicación de la solicitud. Relató que mediante la Resolución núm. 23646 de 15 de septiembre de 2000, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por COLOMBINA S.A., fundada la oposición presentada por la COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. y negó el registro de la marca CHOCO TACO (mixta), solicitada por la sociedad CHOCOLATES EL REY C.A., para

identificar “chocolate blanco con chispitas de chocolate” en la Clase 30 Internacional. Que en respuesta al recurso de reposición que presentó la sociedad CHOCOLATES EL REY C.A., mediante la Resolución núm. 00941 de 30 de enero de 2001, la entidad demandada confirmó la decisión y concedió el recurso de apelación. Que, sin embargo, mediante la Resolución acusada núm. 14075 de 30 de abril de 2001, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió conceder la solicitud de registro de la marca CHOCO TACO (mixta) para distinguir chocolate blanco con chispitas de chocolate, de la Clase 30 Internacional, a favor de la sociedad CHOCOLATES EL REY C.A.

I.3FUNDAMENTOS DE DERECHO.

En apoyo de sus pretensiones la actora adujo la violación de los artículos 135, literales a) y b), 136, literal a), 146 y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; 29 de la Constitución Política y 84 del Código Contencioso Administrativo. Explica el alcance del concepto de violación, en los siguientes términos:

1. Violación del artículo 135, literales a) y b) y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Sostiene la actora que dichas normas fueron transgredidas, porque se otorgó el registro de una marca a un signo que es idéntico a las marcas anteriormente registradas a nombre de la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY, para distinguir productos de la misma Clase Internacional; que en efecto, la marca CHOCO TACO (mixta) como

incompletamente se denominó y se publicó, incluye la figura de una corona junto a la expresión EL REY en un lugar central de la etiqueta. Considera que se evidencia que la expresión EL REY, que hace parte preponderante del aspecto nominativo del signo CHOCO TACO (mixta), es idéntico a los múltiples registros de la marca EL REY (mixta) y EL REY (nominativa) en la clase 30 internacional, cuyo titular es la FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY, por lo que la marca “CHOCO TACO” (mixta), resulta confundiblemente similar con las marcas previamente registradas; presenta, a manera de ilustración, algunos registros (20), que le han sido concedidos desde el año 2001, en su mayoría mixtos, en los cuales aparece la misma figura que representa un REY, todos ellos concedidos para la Clase 30 Internacional. Argumenta que el signo “CHOCO TACO” (mixto) carece de distintividad, ya que incluye la expresión “EL REY” en su parte central, expresión que se encuentra registrada en múltiples marcas de la sociedad, lo que permite que sea confundiblemente semejante desde el aspecto gráfico y nominativo, con las marcas mixtas y nominativas de las cuales es titular, lo cual hace evidente la posibilidad de que el público consumidor incurra en error al encontrarlas simultáneamente en el mercado. En cuanto al aspecto gráfico, señala: Desde el punto de vista visual, los elementos que conforman la parte nominativa de la marca CHOCO TACO (mixta) son muy similares a las diversas marcas registradas EL REY, que siempre están acompañadas

de la expresión EL REY; luego el impacto visual inicial es prácticamente idéntico, de tal manera que al ser observadas sucesivamente traerían confusión en el público consumidor. Que la confusión se acentúa si se tiene en cuenta que las marcas en conflicto distinguen productos de la misma Clase 30 Internacional; la marca CHOCO TACO (mixta) distingue “cacao y sus derivados”, y las distintas marcas registradas EL REY (mixtas y nominativas) de la sociedad, distinguen todos los productos de la Clase 30, entre ellos, el cacao y sus derivados. Sostiene que no hay duda, de que la marca “CHOCO TACO EL REY” (mixta), como debió denominarse, a nombre de CHOCOLATES EL REY C.A., es confundible con sus marcas, tanto directa como indirectamente, porque el producto puede ser tomado por otro y el consumidor creer equivocadamente que los dos productos provienen de la misma empresa.

2. Violación del artículo 145 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la

Comunidad Andina. Que es evidente que la entidad demandada violó esta disposición porque, la solicitud para el registro de “CHOCO TACO” (mixta) no cumplía con el lleno de los requisitos exigidos por el artículo 138 de la Decisión 486 de 2000, que dispone: “b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta, o tridimensional con o sin color. Destaca que la solicitud para el registro de “CHOCO TACO” (mixta) no

cumplía con el lleno de los requisitos exigidos por el artículo 138 de la Decisión 486 de 2000, porque debió ser solicitado como “CHOCO TACO EL REY” (mixta), por lo que la demandada ha debido exigir que se corrigiera para incluir dentro del signo la palabra EL REY, pues una marca mal solicitada y mal publicada, lleva a violar el derecho de defensa de terceros que pudieran verse afectados con la solicitud de marca.

3. Mala fe por parte del solicitante de la marca “CHOCO TACO” (mixta).

Anota que el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, dispone que la autoridad nacional competente “decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe”. Asevera que el registro de la marca “CHOCO TACO” (mixta) fue obtenido de mala fe, por las siguientes razones: - Mediante la Resolución núm. 11227 de 18 de junio de 1999, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “EL REY” (mixta) solicitada a nombre de CHOCOLATES EL REY C.A., en la Clase 29 Internacional, porque consideró fundada la oposición presentada por la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY; argumentó la entidad que entre la marca mixta “EL REY” que se pretende registrar y las marcas del observante EL REY existe identidad de tipo fonético, gráfico e ideológico, que puede inducir al público a

error, por lo cual las marcas no pueden coexistir en el mercado, sin generar confusión en el consumidor. Que entonces el signo que fue denegado, es exactamente el mismo que la sociedad CHOCOLATES EL REY, C.A. incluyó dentro del registro para la marca “CHOCO TACO” (mixta). - Que la sociedad CHOCOLATES EL REY C.A., omitió dentro del capítulo “Denominación del Signo” que hace parte del petitorio, indicar que la marca incluía la expresión EL REY, no obstante que hacía parte sobresaliente por el tipo de letra y tamaño que ocupa dentro del conjunto de la marca de registro solicitada, como se puede apreciar en la gráfica. - Que teniendo en cuenta que dentro de la solicitud se omitió mencionar que la expresión EL REY hacía parte de la marca, en la publicación no apareció como parte del conjunto nominativo; que adicionalmente, debido al reducido espacio para cada publicación dentro de la gaceta de propiedad Industrial, no fue posible percibir la expresión EL REY, junto con la corona que la acompañaba, por parte de terceros posibles opositores, ni tampoco dentro del examen de registrabilidad podía la Superintendencia de Industria y Comercio percatarse de ello, pues sencillamente confrontó el signo solicitado sin tener en cuenta los aspectos reales que hacían parte del mismo. Que lo explicado indica que el registro fue obtenido de mala fe, pues su titular, a sabiendas de que iba a ser negado si contenía la expresión EL REY, omitió mencionarla dentro de la solicitud.

4. Violación del debido proceso y derecho a la defensa.

Adujo que la marca “CHOCO TACO” (mixta) no fue correctamente

solicitada, porque no incluyó todos los elementos del signo en su parte nominativa y que, adicionalmente, en el ejemplar del signo publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 553 de 30 de junio de 2005 (SIC - se publicó en la Gaceta N° 490 de 27 de marzo de 2000), la publicación no fue fidedigna, porque contiene una corona incluyendo la expresión EL REY, imperceptible la primera e ilegible la segunda, hecho que conculcó sus derechos y la oportunidad de interponer oposición. Recalcó que, además, en la solicitud de registro de “CHOCO TACO” (mixta) se hizo expresa mención, “las expresiones chocolate oscuro y grano de origen venezolano irán como explicativas” y sin embargo, ninguna alusión se hizo respecto de la figura de una corona y la expresión EL REY que la acompaña.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico. Adujo, en esencia, lo siguiente: En primer lugar, que la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., no interpuso los recursos que eran procedentes dentro de la vía gubernativa, no obstante su interés particular y concreto.

Que los actos acusados no han incurrido en violación de normas legales, especialmente las contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Que efectuado el estudio de registrabilidad de la marca “CHOCO TACO” (mixta), para distinguir productos de la Clase 30, no existe confusión o asociación, luego no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Desde el punto de vista de la distintividad, señaló que comoquiera que el elemento predominante en las marcas en conflicto es el denominativo, para decidir si son susceptibles de confusión, deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto de la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles de los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüisticas deberá atenderse antes que nada a la unidad fonética. Que efectuado el estudio de confundibilidad, se establece que si bien en la parte inferior de la marca “CHOCO TACO” (mixta) aparece en letra más pequeña la expresión “EL REY” en tipo especial de letra, ello no es determinante a efectos de establecer la irregistrabilidad del signo solicitado, habida cuenta de que los elementos gramaticales de “CHOCO TACO” le imprimen a cada signo la suficiente distintividad. Que en cuanto al aspecto conceptual se tiene que cada signo tiene su significado propio que los diferencia plenamente entre sí. Concluye que del estudio del conjunto de los signos enfrentados se

observan diferencias en los aspectos, gráfico, ortográfico, fonético y conceptual, que impiden el riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, así como el origen empresarial de los productos que distinguen cada uno; que resulta claro e inequívoco que las marcas “EL REY” (nominativa), “EL REY” (mixta) y “CHOCO TACO” (mixta), son fonéticamente diferentes entre sí, así como su longitud. Finalmente, señaló que no es jurídicamente admisible sostener la irregistrabilidad de un signo con base en uno que ya está registrado. Los terceros interesados en las resultas del proceso, a saber, las sociedades CHOCOLATES EL REY C.A., COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A., COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. y COLOMBINA S.A., a quienes les fue notificado el auto admisorio de la demanda, no hicieron pronunciamiento alguno1.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Procurador Primero Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado, solicita acceder a las pretensiones de la demanda con fundamento en algunos lineamientos Jurisprudenciales expuestos en otros procesos, tanto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como por el Consejo de Estado. En cuanto a la similitud ortográfica considera que ambos signos contienen exactamente la expresión “EL REY”, con la anotación de que el signo que se discute tiene los vocablos: CHOCO TACO. En cuanto a la similitud conceptual o ideológica, señala que es clara la connotación semántica entre el signo en discusión y la marca

registrada, pues ambos generan un impacto visual idéntico al compartir la misma idea conceptual, es decir, al imaginario de un “rey”, lo que indica que tanto en la parte denominativa, como en la gráfica, tienen un 1 Mediante auto de 18 de septiembre de 2006, se ordenó su notificación personal (folios 156 a 159). Las notificaciones a los representantes legales, se surtieron respectivamente, el 14 de diciembre de 2006 (folio 172); 2 de febrero de 2007 (folio 186 reverso); 2 de febrero de 2007 (folio 197 reverso) y 20 de noviembre de 2007 (folio 218). contenido evocativo idéntico, que puede confundir al consumidor en cuanto al origen empresarial del producto. Que, además, los signos “CHOCO TACO” y “EL REY”, son marcas registradas dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual distingue los siguientes productos: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. En cuanto a la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, señala que el signo en discusión, efectivamente presenta semejanzas parciales de orden visual y nominativo con la marca registrada por la parte actora, pues tanto la corona contenida en el signo “CHOCO TACO” (mixta) como la expresión “EL REY”, se asemejan

a la marca “EL REY”, anteriormente registrada y, adicionalmente, se encuentran dentro de la misma Clase 30 de la Clasificación Internacional, situaciones que pueden causar riesgo de confusión o de asociación cuando se usa la marca en el mercado de productos, pues el usuario puede entender equívocamente, que el producto CHOCO TACO tiene el mismo origen empresarial que los productos de la marca “EL REY”. En cuanto a la violación de los literales a) y b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, el signo “CHOCO TACO” (mixto) no tiene vocación de erigirse en marca en la medida en que la “confundibilidad” a la que ya se ha hecho referencia, puede generar errores en el consumidor frente al producto a adquirir y tampoco cumple con el requisito de la “distintividad”, por la similitud conceptual e ideológica, antes explicada. En cuanto a la violación del artículo 146 de la Decisión 486 de 2000, no se tiene la certeza de que a la parte demandante se le hubiese impedido presentar una oposición fundamentada en la oportunidad legal. Que del análisis se infiere que se violó el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, porque se configuran las causales de nulidad a que aluden los párrafos uno y dos del citado artículo.

IV. - INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial núm. 58-IP-2012, rendida en este proceso, concluyó: “PRIMERO: En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan

los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial o material vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La solicitud relativa al registro del signo “CHOCO TACO” (mixto), fue presentada el 7 de febrero de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y suceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o

números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes) Al comparar una marca denominativa y una mixta, o comparar marcas mixtas entre sí (con parte denominativa compuesta todas), se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina, y establecidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el mercado.

CUARTO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado. (Resalta la Sala fuera de texto) QUINTO: El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las

características u otros datos del producto de que se trate, comunes a otros productos del mismo género. Los signos pueden estar conformados por partículas o palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.

SÉPTIMO: La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones.

Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La mala fe debe ser probada por quien alega que ésta

existió. Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

OCTAVO: La publicación de una solicitud o del extracto de una solicitud marcaria constituye el momento procesal a partir del cual, los terceros interesados, pueden presentar observaciones. La debida fundamentación en la presentación de observaciones únicamente podrá realizarse si la persona interesada cuenta con los datos precisos del signo marcario al que quiere observar, de esta manera, nace la importancia de la publicación de un registro, pues es sobre la base de éste que una persona con legítimo interés podrá hacer valer sus derechos. (Resalta la Sala fuera de texto) Por lo tanto, la solicitud o el extracto de la solicitud del registro marcario, debe necesariamente, obedecer, coincidir y contener todas las características del signo que se pretende registrar.

NOVENO: Una vez admitida la solicitud de registro de un signo, la Oficina Nacional Competente, deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones fundamentadas al registro solicitado –se entiendeen uno cualquiera de los Países

Miembros.

DÉCIMO: El examen de registrabilidad del signo solicitado para registro comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las observaciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: . Debe ser de oficio. . Es integral. . Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. . Es autónomo.

DÉCIMO PRIMERO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normatividad comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2006-00060 deberá adoptar la presente interpretación.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. … .” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución acusada núm. 14075 de 30 de abril de 2001, revocó los artículos 2° y 4° de la decisión contenida en la Resolución núm. 23646 de 15 de septiembre de 20002; declaró infundada la observación presentada por la COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. y concedió el registro de la marca “CHOCO TACO” (mixta), según modelo adjunto, para distinguir chocolate blanco con chispitas de chocolate, productos comprendidos en la Clase 30 de la 2 Esta Resolución, mediante sus artículo 1° y 3°, respectivamente declaró infundadas, las observaciones de las sociedades Colombina S.A. y Compañia Nacional de Chocolates S.A.; su artículo 2° declaró fundada la observación de la Compañía de Galletas Noel S.A. y negó a la sociedad Chocolates El Rey C.A., el registro de la marca mixta “CHOCO TACO” para los productos solicitados; esta decisión fue confirmada mediante la Resolución núm. 00914 de 29 de enero de 2001. Clasificación Internacional de Niza,