CE-11001-03-24-000-2006-00077-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Conexión competitiva Sin embargo, a la luz de los criterios expresados por la Jurisprudencia y la Doctrina, a los cuales se ha hecho alusión, la Sala estima que no se evidencia riesgo de confusión en el público consumidor, habida cuenta de que, al apreciarse en forma sucesiva y simultánea las expresiones “REYOGURT” de la marca acusada y “EL REY”, “SALSINA EL REY”, “CONDIMENTOS EL REY COLOREY”, “CONDIMENTOS EL REY COMINO” y “EL BIREY COLOR, CALDO MARINERO EL REY”, de la sociedad demandante, se advierte que la partícula “REY”, común en todas, no es la determinante en la marca cuestionada. Sin embargo, como quedó visto, la marca cuya nulidad de registro se pretende, goza de suficiente distintividad, que impide el riesgo de confusión en el consumidor medio, al momento de elegir en el mercado los productos amparados por unas y otras, además de que los canales de comercialización difieren, pues mientras los productos que amparan las marcas cuya titularidad recae en la actora, se venden en lugares destinados para el expendio de condimentos, la marca cuestionada se ubica en refrigeradores.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 172

NOTA DE RELATORIA: Riesgo de confusión, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de septiembre de 2005, Rad. 2000-06682, MP. Gabriel

Eduardo Mendoza Martelo.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 2174 DE 2003 (30 de enero) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 20920 DE 2004 (27 de agosto) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 26651 DE 2005 (14 de octubre) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00077-00

Actor: FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del C.C.A, en armonía con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

I.- LA DEMANDA.

Solicita la actora las siguientes pretensiones: 1°: Que es nula la Resolución núm. 2174 de 30 de enero de 2003, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca “REYOGURT (MIXTA)”, a favor de la compañía AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A., para distinguir productos de la Clase 29 Internacional. 2°- Que es nula la Resolución núm. 20920 de 27 de agosto de 2004, mediante la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la decisión anterior, en el sentido de confirmarla. 3°- Que es nula la Resolución núm. 26651 de 14 de octubre de 2005, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la decisión inicial, confirmándola. 4°: Que, como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, se ordene a la entidad demandada cancelar el certificado de registro de la marca “REYOGURT (MIXTA)”, para identificar productos de la Clase 29 Internacional. 5°: Que se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

II.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.

II.1.- Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: 1°: Asevera que el 26 de abril de 2002, la compañía AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A., con domicilio en la ciudad de Guayaquil - Ecuador,

solicitó el registro de la marca “REYOGURT (MIXTA)” para distinguir “productos lácteos, especialmente yogurt”, de la Clase 29 Internacional. 2°: Afirma que el 8 de noviembre del mismo año, durante el trámite correspondiente, la Sociedad FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., presentó oposición contra el registro de la citada marca, porque es titular de varios registros de marcas en Colombia que hacen uso de la expresión “EL REY”, para distinguir productos de las Clases 29 y 30 Internacional. 3°: Señala que la marca cuya nulidad de registro pretende, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, porque, a su juicio, reproduce otras de las cuales es titular, previamente registradas para distinguir los mismos productos, lo cual genera riesgo de confusión en el consumidor. 4°: Aduce que mediante Resolución núm. 02174 de 30 de enero de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca “REYOGURT” (MIXTA), para distinguir productos lácteos, especialmente yogurt, comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad AGRÍCOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR. S.A. 5°: Señala que contra dicho acto administrativo, interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos mediante

Resoluciones núms. 20920 y 26651 de 2005, que confirmaron la decisión inicial. II.2.- Fundamenta sus pretensiones, en síntesis, así: Sostiene que los actos administrativos acusados vulneran los artículos 135, literales a) y b), 136, literal a) y 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, porque, a su juicio, la autoridad competente otorgó el registro de un signo que es semejante a otras marcas previamente registradas por la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., para distinguir productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional, tales como: “EL REY (nominativa)”, “SALSINA EL REY (mixta)”, “CONDIMENTOS

EL REY COLOREY (mixta)”, “CONDIMENTOS EL REY COMINO (mixta)”, “EL

BIRREY COLOR”, CALDO MARINERO EL REY (nominativa)”.

Argumenta que es evidente que en dichas marcas, la expresión “REY” es fundamental para identificar toda la gama de productos que fabrica y vende en el mercado, nacional e internacional, asociados con el origen empresarial de la

FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY.

Enfatiza en el hecho de que la marca solicitada “REYOGURT (MIXTA)” incluye la expresión REY, idéntica a los múltiples registros de su marca y la reproduce en su integridad y agrega que la palabra “Yogurt” que la acompaña, no ofrece mayor distintividad porque corresponde a la descripción de un producto (yogurt).

Estima entonces, que la marca “REYOGURT (MIXTA)” es confundible con las marcas previamente registradas a su favor y susceptible de inducir al público a error, comoquiera que éste puede asociar la expresión “REY” con el origen empresarial de dichas marcas. Señala que las expresiones cotejadas presentan similitudes a nivel visual, que pueden inducir en error a un consumidor medio, al momento de elegir los productos y que en el aspecto ortográfico hay identidad, porque la marca cuya nulidad se solicita reproduce íntegramente todos los elementos que conforman las marcas previamente registradas, ya que la expresión sobresaliente es la misma, es decir, la palabra “REY”, que está compuesta de las mismas 3 letras en el mismo orden y posición. Agrega que el riesgo de confusión se acentúa si se tiene en cuenta que la marca “REYOGURT (MIXTA)” pretende distinguir los mismos productos de la Clase 29 Internacional, que amparan las marcas EL REY, entre ellos, lácteos y yogurt. Asegura que la Superintendencia de Industria y Comercio le ha negado a la sociedad AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A., el registro de los signos “REYQUESO” y “REYLECHE” para distinguir productos de la Clase 29 internacional, en consideración a la similitud de dichas expresiones con las marcas de la FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY, pues para la entidad, el elemento nominativo “REY” es predominante en unas y otras. Argumenta que en dichas oportunidades, la entidad advirtió que los signos

mencionados generaban riesgo de confusión en el público consumidor y no podían coexistir en el mercado. Por ello, pretende que en esta oportunidad se siga el mismo criterio, para revocar el registro de la marca “REYOGURT (MIXTA)”. Puntualiza que la Superintendencia erradamente y de manera simplista concluyó que el consumidor medio pronunciará la marca registrada como “RE-YO-GURT”, sin tener en cuenta que esta expresión se conforma con la sílaba “REY” y que no es de extrañar que alguien la pronuncie como “REYOGURT”. Sostiene que la sociedad AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR. S.A., en una oportunidad diferente al asunto que se discute, se opuso al registro de la marca “CHOCOLATE REY”, solicitada por la sociedad FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., pues consideró que al ser titular de la marca “REYOGURT”, sufriría un daño económico o comercial injusto, porque el público consumidor sería inducido a error en cuanto al origen empresarial. Aduce que los actos administrativos acusados fueron falsamente motivados, si se tiene en cuenta que en la Resolución núm. 26651 de 2005, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, la demandada adelantó el cotejo marcario únicamente entre el signo “REYOGURT (MIXTO)” y una de las marcas de la FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., a saber “EL REY CALDO DE GALLINA”, sin incluir las demás marcas previamente registradas a su favor con el signo “EL REY”, las cuales también sirvieron de base a su oposición.

Asegura que dicha omisión dio paso a que el análisis de confundibilidad fuera negativo, pues de haberse evaluado toda la argumentación de la oposición, no se habría concluido que entre los signos “REYOGURT” y “EL REY” no existía similitud generadora de riesgo de confusión.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La Superintendencia de Industria y Comercio señala que los hechos de la demanda son ciertos, pero se opone a la prosperidad de las pretensiones en consideración a lo siguiente: Sostiene que los actos administrativos acusados no violan las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, porque fueron expedidos conforme a las competencias otorgadas por dicha Decisión y con garantía del debido proceso y del derecho de defensa. Manifiesta que de conformidad con la Jurisprudencia del Consejo de Estado los requisitos que debe reunir una marca para ser registrable son la perceptibilidad, suficiente distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Trascribe apartes de la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, según la cual la función esencial de la marca es distinguir los productos o servicios que se ofrecen en el mercado y que la distintividad es la característica fundamental del signo que se pretende registrar (proceso núm. 14-IP-98). Estima que para que exista el riesgo de confusión o asociación que se alega, es

necesario que concurran dos circunstancias que determinan el comportamiento del consumidor, en tanto influyen en la elección del producto o servicio: la primera, es la identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético; y, la segunda, la identidad entre los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto. Sostiene que en virtud del principio de especialidad, la protección de una marca se circunscribe a los productos o servicios descritos en el registro, en aras de evitar nuevos registros de marcas que amparen los mismos productos o servicios. Agrega que por lo anterior, es claro que la marca solicitada “REYOGURT” no encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Afirma que desde el punto de vista de la estructura de las palabras, esto es, del cotejo fonético y visual, no se advierte confundibilidad entre las marcas enfrentadas “REYOGURT” y “REY CALDO DE GALLINA”, que amparan productos de la Clase 29, pues si bien es cierto que ambas coinciden en la expresión “REY”, también lo es que esta similitud no es determinante en el análisis de registrabilidad del signo solicitado, porque el elemento gramatical “OGURT” le imprime suficiente distintividad. Sostiene que cada signo tiene un significado propio que los diferencia plenamente entre sí, que no guardan similitudes a nivel gráfico, ortográfico, conceptual y fonético y tienen diferente longitud. Señala que según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “No es regla de aceptación marcaria que en base a signos ya registrados se pretenda objetar en

algún momento, el poder discrecional pero no arbitrario de la administración, para aceptar o negar un nuevo signo como marca….” (Proceso N°5 – IP – 97). II.1.2.- La Compañía AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A., quien es tercera interesada en las resultas del proceso, no contestó demanda.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó1:

1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras.

En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la 1 Proceso 20-IP-2011. doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los

signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. La denominación genérica no es susceptible de registro, a menos que se halle conformada por una o varias palabras adicionales que, utilizadas en n sentido distinto al original, adquieran una fuerza expresiva suficiente para dotarla de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate, sin perjuicio de que tal denominación pueda continuar utilizándose libremente en el lenguaje común.

6. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se han de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

Cabe precisar que el signo “REYOGURT” (mixto) pretende distinguir “yogurt” y la marca opositora “EL REY” también distingue dicho producto.

7. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o

desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.  Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.  Es autónomo.

8. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones”.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La parte actora estima que la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de conceder el registro de la marca “REYOGURT (mixta)”, a favor de la compañía AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A., para distinguir productos de la Clase 29 Internacional, vulnera los artículos 135, literales a) y b), 136, literal a) y 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto, a su juicio, dicha marca reproduce en su totalidad la expresión “REY” que integra las marcas “EL REY (nominativa)”, “SALSINA EL REY

(mixta)”, “CONDIMENTOS EL REY COLOREY (mixta)”, “CONDIMENTOS EL REY COMINO (mixta)” y “EL BIRREY COLOR”, “CALDO MARINERO EL REY

(nominativa)”, previamente registradas a su favor, para distinguir productos comprendidos en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante estima que entre la marca cuya nulidad de registro depreca y las previamente registradas existen evidentes similitudes a nivel visual, gráfico, ortográfico, conceptual y fonético, capaces de inducir en error al público consumidor, máxime si se tiene en cuenta que amparan productos de la misma clase, esto es, la 29 de la Clasificación Internacional, todo lo cual puede generar en el consumidor la idea de que los productos amparados por las marcas enfrentadas tienen el mismo origen empresarial. En tales circunstancias, el problema jurídico del caso concreto se contrae a establecer, por una parte, si existe o no semejanza entre las marcas enfrentadas, que conduzca a la irregistrabilidad del signo “REYOGURT (mixto)”, a la luz de las normas presuntamente violadas; y, por otra, si la conexión competitiva que, a juicio de la actora, se presenta entre los productos que amparan unas y otras, genera riesgo de confusión que impida el citado registro. Las normas que se estiman violadas, prescriben lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos

cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (las negrillas y subrayas no son del texto original). “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.” La Sala abordará el análisis de cada uno de los puntos planteados, en su orden,

así: a.- Semejanzas entre las marcas enfrentadas. La marca cuya nulidad se solicita es de naturaleza mixta, pues se compone de una expresión nominativa “REYOGURT” y de un elemento gráfico, ubicado en la parte superior de las letras, que puede describirse como un conjunto de figuras abstractas, de colores amarillo, verde y marrón, similares bien sea a verduras o a un paisaje campestre soleado, que no evoca, en todo caso, un concepto o idea específica. Las marcas “EL REY (nominativa)”, “SALSINA EL REY (mixta)”,

“CONDIMENTOS EL REY COLOREY (mixta)”, “CONDIMENTOS EL REY

COMINO (mixta)” y “EL BIRREY COLOR”, “CALDO MARINERO EL REY

(nominativa)”, previamente registradas a favor de la actora, son de naturaleza mixta y denominativa. A continuación se presentan en cuadro comparativo dichas marcas:

La marca que se acusa: Las marcas previamente registradas: Habida cuenta de que en las marcas mixtas en conflicto prevalece su parte denominativa, deben seguirse los parámetros fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 20-IP-2011, rendida en este proceso. Al efecto precisó el citado Tribunal que “la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de establecerla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado

de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad”. Así mismo, agregó que la similitud se encuentra a partir de los aspectos ortográfico, fonético e ideológico y que el riesgo de confusión se presenta cuando “(i)… exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.” Al efecto, conviene traer a colación la referencia hecha por esta Sala, a la Jurisprudencia Comunitaria, en sentencia de 8 de septiembre de 2005 (Expediente núm. 2000-06682-01, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), acerca de las reglas que deben observarse para establecer la existencia del riesgo de confusión: “… para verificar la existencia del riesgo de confusión el examinador debe tomar en cuenta las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han diseñado, a saber: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; las marcas deben examinarse sucesiva y no simultáneamente; quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos; y deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas (folio 185).” En el presente asunto, las semejanzas a nivel visual, ortográfico, conceptual y fonético que aduce la actora, consisten en que la expresión “REY”, es común en

las marcas enfrentadas. Sin embargo, a la luz de los criterios expresados por la Jurisprudencia y la Doctrina, a los cuales se ha hecho alusión, la Sala estima que no se evidencia riesgo de confusión en el público consumidor, habida cuenta de que, al apreciarse en forma sucesiva y simultánea las expresiones “REYOGURT” de la marca acusada y “EL REY”, “SALSINA EL REY”, “CONDIMENTOS EL REY COLOREY”, “CONDIMENTOS EL REY COMINO” y “EL BIREY COLOR, CALDO MARINERO EL REY”, de la sociedad demandante, se advierte que la partícula “REY”, común en todas, no es la determinante en la marca cuestionada. En efecto, la marca acusada constituye una sola expresión (REYOGURT), de tres sílabas, a saber: RE – YO – GURT, lo cual, por simple regla gramatical, impide que la partícula “REY” sea tomada aislada o independientemente, como sí ocurre en las marcas de la sociedad demandante. De esta suerte, la marca cuya nulidad se pretende goza de suficiente fuerza distintiva a nivel fonético y gramatical frente a las marcas previamente registradas “EL REY”, “SALSINA EL REY”,

“CONDIMENTOS EL REY COLOREY”, “CONDIMENTOS EL REY COMINO” y

“EL BIRREY COLOR”, “CALDO MARINERO EL REY”.

Adicionalmente, la Sala observa que las marcas enfrentadas no guardan similitud conceptual, como lo alega la parte actora, comoquiera que mientras las marcas “EL REY”, previamente registradas a su favor, evocan la idea de un monarca o

gobernante, la expresión “REYOGURT” describe uno de los productos que ampara la marca acusada, esto es, el yogurt. En ese orden de ideas, es claro que le asistió razón a la entidad demandada, al concluir que las marcas enfrentadas no son similares ni producen riesgo de confusión en el público consumidor, es decir, que no se configura la causal de irregistrabilidad alegada por la sociedad opositora. 2.- De la conexión competitiva. Para la parte demandante, el hecho de que la marca “REYOGURT (mixta)”, se haya otorgado para amparar productos de la Clase 29 Internacional de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “productos lácteos, especialmente yogurt”, es una circunstancia que genera riesgo de confusión en el consumidor medio, frente a las marcas “EL REY”, “SALSINA EL REY”, “CONDIMENTOS EL REY COLOREY”, “CONDIMENTOS EL REY COMINO” y “EL BIREY COLOR, CALDO MARINERO EL REY”, previamente registradas a su favor, para distinguir productos de la misma clase. Sin embargo, como quedó visto, la marca cuya nulidad de registro se pretende, goza de suficiente distintividad, que impide el riesgo de confusión en el consumidor medio, al momento de elegir en el mercado los productos amparados por unas y otras, además de que los canales de comercialización difieren, pues mientras los productos que amparan las marcas cuya titularidad recae en la actora, se venden en lugares destinados para el expendio de condimentos, la marca cuestionada se ubica en refrigeradores. Las anteriores consideraciones conducen a denegar las pretensiones de la demanda. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Primera, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 22 de marzo de 2013.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO VARGAS AYALA