CE-11001-03-24-000-2006-00083-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica Siendo que la similitud ortográfica se deriva de la semejanza de las palabras, resulta ostensible que las denominaciones compuestas cotejadas comparten la palabra TIENDA sin que se adviertan elementos que permitan distinguir fehacientemente que se trata de denominaciones distintas, creando un riesgo de confusión que impide la coexistencia de los signos. Como quiera que la similitud fonética se predica del sonido análogo que surge de la pronunciación y de la coincidencia entre las terminaciones y raíces, no cabe duda que las marcas en contienda son fonéticamente similares. Por consiguiente, existiendo riesgo de confusión dada la similitud ortográfica y fonética, la Sala acogerá las pretensiones de la demanda anulando el registro marcario objeto del litigio.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 25918 DE 2005 (10 de octubre)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil trece (2013)

Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00083-00

Actor: CASA EDITORIAL EL TIEMPO S. A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La Sala decide el presente proceso de única instancia promovido por la demandante contra la Resolución No. 25918 de 10 de octubre de 2005 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se concedió el registro de la marca “TAT TIENDA A TIENDA” mixta, para distinguir productos de la clase 16 de la clasificación internacional de

Niza. I.- LA DEMANDA El actor, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la decisión 486 de la Comunidad Andina, solicita a la Sala mediante apoderado que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones Primera.- Declarar la nulidad de la Resolución No 25918 de 10 de octubre de 2005, proferida la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca “TAT TIENDA A TIENDA” (Mixta) para distinguir “Revistas”, producto comprendido dentro de la clase 16 de la Clasificación

Internacional. Segunda.- Como consecuencia de la anterior declaración, ordenar a la entidad demandada anular el registro de la marca mixta “TAT TIENDA A TIENDA” en cabeza de la sociedad Legislación Económica S. A. Legis S. A. Tercera.- Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Hechos expuestos en la demanda La sociedad denominada Legislación Económica S.A. Legis S.A. solicitó el 13 de agosto de 2004 ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto “TAT TIENDA A TIENDA”, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Como consecuencia de lo anterior se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 546 del 30 de noviembre de 2004, ante lo cual la persona jurídica Casa Editorial el Tiempo S.A. presentó oposición con base en las marcas previamente registradas “A TIENDA” (Denominativa) para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y “A TIENDA” (Denominativa), para distinguir servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. Ante las oposiciones presentadas la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución No. 12515 de 27 de mayo de 2005, resolviendo declarar fundada la misma y por consiguiente negar el registro solicitado. Conocida la decisión la sociedad Legislación Económica S.A. Legis S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, siendo el primero desatado por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución No. 22425 de 12 de septiembre de 2005, decidiendo confirmar el acto recurrido y concediendo el recurso de apelación.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación a través de la Resolución No. 25918 de 10 de octubre de 2005, revocando el acto impugnado y concediendo el registro solicitado.

3. Normas violadas y concepto de la violación Señala como vulnerados los literales a) del artículo 136, b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y los artículos 134 y 150 de la misma normatividad comunitaria por las razones que se resumen así: Para la actora, a pesar de que se trata de signos de diferente tipo, esto es, uno nominativo y el otro mixto, el elemento prevalente se encuentra en la denominación, presentándose un alto grado de confundibilidad desde el punto de vista visual, fonético e ideológico.

Asimismo advierte que las marcas en contienda son idénticas siendo imposible que coexistan. Sostiene que el riesgo de confusión se concreta en el error que induciría al consumidor a creer que el origen empresarial de los productos amparados por ambos signos es el mismo, tratándose de iguales productos y similares canales de comercialización. Argumenta que el término “TAT” inscrito en el signo solicitado no constituye un elemento diferenciador, y concluye que la Superintendencia de Industria y Comercio no realizó el debido examen de registrabilidad. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- La Superintendencia de Industria y Comercio. Contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de ésta, sosteniendo que si

bien las marcas cotejadas comparten la expresión “TIENDA”, el examen en conjunto que de ellas debe hacerse permite advertir elementos diferenciadores que otorgan la suficiente distintividad y su consecuente coexistencia. Agrega que del examen sucesivo y comparativo de las marcas que se hizo se dedujo acertadamente que no existe similitud ortográfica, fonética ni conceptual, lo que sin dudas reafirma el grado de distintividad entre los signos. 2.- Tercero interesado – LEGIS S. A. No contestó la demanda. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Las partes alegaron de conclusión dentro de la oportunidad procesal correspondiente reiterando los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma respetivamente.

IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL1

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, mediante escrito de radicación 54-IP-2011 recibido en esta corporación el 26 de mayo de 2011, señala: A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos,

monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 135 1 Folios 159 a 179 del Cuaderno Principal. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; (…)” Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” Concluyó el Tribunal Andino lo siguiente: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su

perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto TAT TIENDA A TIENDA y los denominativos A TIENDA, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, teniendo en cuenta lo expresado sobre el análisis de signos denominativos compuestos.

CUARTO: Como el signo solicitado y algunos de los opositores amparan productos y servicios de diferentes clases, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de

vinculación o relación competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.” V.- CONSIDERACIONES 1.- El acto administrativo enjuiciado Está conformado por la Resolución 25918 de 10 de octubre de 2005 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se otorgó el registro de la marca “TAT TIENDA A TIENDA” mixta, para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.- Examen de los cargos Tal y como se desprende de los antecedentes el contencioso puesto a consideración de esta Jurisdicción surge de la oposición que la titular del signo nominativo “A TIENDA” manifiesta contra el registro de la marca mixta “TAT TIENDA A TIENDA”. Como es frecuente en estos casos, la demanda se sustenta en el supuesto riesgo de confusión que se genera por la identidad que existe entre los signos, riesgo que impide la coexistencia de estos y que en el decir de la actora conlleva a que el consumidor se vea inducido en el error de creer que los productos amparados por las marcas pertenecen o tienen origen en la misma empresa.

Así las cosas le corresponde a la Sala dirimir si el registro del signo “TAT TIENDA A

TIENDA” para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza se ajustó a las reglas de registrabilidad de marcas contenidas en la Decisión 486 en el marco de la interpretación prejudicial traída al proceso. Para lo anterior se deberá establecer el elemento predominante entre marcas mixtas y denominativas, y realizar el cotejo correspondiente que deberá arrojar si el riesgo de confusión anotado en la demanda es o no cierto. 2.1 - Reglas de comparación entre un signo mixto y uno figurativo. Cuando se trata de comparar un signo mixto con uno nominativo el examinador debe verificar el elemento que predomine en las marcas, lo que se traduce en que deberá constatar si prevalece en el conjunto el elemento gráfico o el nominal. Precisamente la interpretación prejudicial traída al proceso expresa que “el Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto”. A más de ello, tratándose de denominaciones compuestas, se deberá revisar el nivel de distintividad de los elementos que lo componen y proceder a la comparación de los signos en conflicto, en este último punto, también el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). Así las cosas, en aquellas ocasiones en que predomine el elemento gráfico, en principio no existirá riesgo de confusión pero si el elemento predomínate es el nominativo se acudirá a las reglas pertinentes para la comparación entre signos de este tipo. La Sala encuentra que el elemento que predomina entre las marcas a comparar es el denominativo, en efecto, es la fuerza de las palabras que conforman las denominaciones de una y otra marca la que hace que prevalezca dicho elemento sobre el gráfico, razón para que se acuda a las reglas para el cotejo entre signos de este tipo. Según las reglas esbozadas en la interpretación prejudicial, los criterios que deben ser tenidos en cuenta para determinar si existe similitud entre las marcas “TAT TIENDA A TIENDA” y “A TIENDA”, son:  Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza

entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.2 - Similitud ortográfica, fonética y conceptual. En este preciso punto, la jurisprudencia del Tribunal Andino ha señalado que para determinar el riesgo de confusión se deben precisar los siguientes tipos de similitud: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.”2 En seguimiento de las reglas trazadas, la Sala realizará el cotejo entre los signos en disputa a fin de establecer la posible similitud ortográfica, fonética e ideológica en su orden

MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA A T I E N D A 1 1 2 3 4 5 6

MARCA CUYO REGISTRO SE DISCUTE T A T T I E N D A A T I E N D A

1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 De la comparación se desprende lo siguiente: Se observa semejanza entre las letras de los signos comparados en tanto que los dos comparten la palabra “TIENDA”, advirtiéndose que la única diferencia se encuentra en la denominación “TAT” presente en la marca cuyo registro se cuestiona. Al respecto vale anotar que la expresión “TAT” no imprime la suficiente carga distintiva al conjunto dado que la denominación “TIENDA” que se repite en ambas marcas es la que mayor fuerza tiene. Siendo que la similitud ortográfica se deriva de la semejanza de las palabras, resulta ostensible que las denominaciones compuestas cotejadas comparten la palabra TIENDA sin que se adviertan elementos que permitan distinguir fehacientemente que se trata de denominaciones distintas, creando un riesgo de confusión que impide la coexistencia de los signos. En cuanto la similitud fonética, si bien no se puede acudir a la regla general para encontrar el acento prosódico en la denominación en vista de que se trata de signos compuestos, de la pronunciación del conjunto de las nominaciones se produce un sonido similar en vista de la presencia en ambas marcas del vocablo

“TIENDA”.

2 Tribunal De Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 54-IP-2011 Como quiera que la similitud fonética se predica del sonido análogo que surge de la pronunciación y de la coincidencia entre las terminaciones y raíces, no cabe duda que las marcas en contienda son fonéticamente similares.

La similitud ideológica se presenta entre signos que evocan una idea idéntica o similar en la mente del consumidor; en el presente asunto, vistos los signos en su conjunto, en la expresión “TAT TIENDA A TIENDA” se tiene que la letra A equivale a la preposición HACIA para determinar la dirección de movimiento3 , esto es, se refiere a que se desplaza de una tienda a otra mientras que, en el signo que se opone al registro, se evoca la idea de dirigirse a una tienda, lo que resulta suficiente para entender la diferencia conceptual que tienen una y otra expresión. Por consiguiente, existiendo riesgo de confusión dada la similitud ortográfica y fonética, la Sala acogerá las pretensiones de la demanda anulando el registro marcario objeto del litigio. En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: PRIMERO: Declarar la NULIDAD de la Resolución No 25918 de 10 de octubre de 2005 proferida la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca “TAT TIENDA A TIENDA” (Mixta) para distinguir “Revistas”, producto comprendido dentro de la clase 16 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO: Ordenar la publicación de esta decisión en la Gaceta de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. En firme la preste providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 26 de abril de 2013. 3Denota dirección del movimiento con respecto al punto de su término. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hacia

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH

GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO GUILLERMO

VARGAS AYALA