CE-11001-03-24-000-2006-00084-00-2014

REGISTRO MARCARIO – Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de asociación o confusión En conclusión, se observa que la marca ALIV RUB MK no es semejante al signo VICK VAPORUB, pues los elementos diferentes de las marcas se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados en su conjunto, a más de que no generan ninguna idea en la mente de los consumidores, pues son de fantasía. En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca ALIV RUB MK se concedió para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos: material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y aquel que se concedió previamente a la marca VICK VAPORUB se otorgó para distinguir productos “productos farmacéuticos. Veterinarios e higiénicos: sustancias dietéticas para uso médico. Alimentos para bebes: emplastos, material para apósito: material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas. Herbicidas” en la misma clase. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constar que la marca ALIV RUB MK es suficientemente distintiva respecto de VICK VAPORUB, pues a pesar de que identifican productos análogos, lo cierto es que son distintas y, por ende, no

inducen al público a confusión, pues sus elementos diferentes se perciben de la manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL D / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL H / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 137 / DECISION 486 DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 172

NOTA DE RELATORIA: Cotejo marcario, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad. 2003-00111-01, MP. María Claudia Rojas Lasso; sentencia de 23 de febrero de 2012, Rad. 2006-00085, MP. Marco Antonio Velilla Moreno; sentencia de 23 de febrero de 2012, Rad. 2006-00085,

MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 17648 DE 2005 (26 de julio)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00084-00

Actor: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad relativa, promovida por THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, contra la Resolución 17648 de 2005(26 de julio), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., el registro de la marca ALIV RUB MK, para distinguir “productos farmacéuticos, y veterinarios; productos higiénicos, para medicina; sustancias dialécticas para uso médico, alimentos para bebé, emplastos, material apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, domiciliada en Estados Unidos de América, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad relativa en los

siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 17648 de 2005 (26 de julio), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor, de TECNOQUÍMICAS S.A., el registro de la marca ALIV RUB MK, para distinguir “productos farmacéuticos, y veterinarios; productos higiénicos, para medicina; sustancias dialécticas para uso médico, alimentos para bebé, emplastos, material apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes; productos para la

destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que en consecuencia se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca ALIV RUB MK, para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos El 21 de diciembre de 2004 la sociedad TECNOQUÌMICAS S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comerció, el registro de la marca ALIV RUB MK, para distinguir “productos farmacéuticos, y veterinarios; productos higiénicos, para medicina; sustancias dialécticas para uso médico, alimentos para bebé, emplastos, material apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, no fue objetada. Mediante Resolución 17648 de 2005 (26 de julio) la Superintendencia de Industria y Comerció concedió el registro de la marca ALIV RUB MK, a TECNOQUIMICAS S.A. para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3 Normas violadas y concepto de violación El demandante considera que el acto acusado contraría los artículos 135

literales a), d) y h), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 1.3.1. Artículo 136 literales a), d) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Indica que el artículo 136 literales a), d) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…) d) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero. (...) h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor

comercial o publicitario”. Conforme a lo anterior, considera que debe cancelarse el registro de la marca ALIV RUB MK, pues presenta similitudes de tipo visual, auditivo e ideológico con la marca VICK VAPORUB, por lo que carece del elemento esencial que debe contener el registro de una marca, esto es, la distintividad. En efecto, señala que la marca ALIV RUB MK imita de forma idéntica las particulares características gráficas y la forma de uso de la marca notoria VICK VAPORUB. 3.1.2 Artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones A su turno, señala que los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.” y “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”. Bajo el anterior contexto, manifiesta que TECNOQUÍMICAS S.A. actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca ALIV RUB MK, pues lo hizo con el fin de aprovecharse del prestigio y posición del que goza el producto VICK VAPORUB en el mercado, incurriendo así en varios actos de competencia desleal.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones

del demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que el acto administrativo acusado había sido expedido con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Indicó que para que un signo fuera registrado como marca debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En este sentido, señaló que los signos ALIV RUB MK y VICK VAPORUB no eran confundibles, pues al analizarlos en su conjunto se advertía que poseían suficientes diferencias que los hacían distintivos en el mercado. En efecto, afirmó que ambos signos eran distintos desde el punto de vista visual, ortográfico y fonético, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el mercado. 2.2. TECNOQUÍMICAS S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda afirmando que carecían de fundamento legal. En este sentido, manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió el acto administrativo acusado conforme a derecho, pues encontró que la marca ALIV RUB MK cumplía con los requisitos de distintividad intrínsecos y extrínsecos. Adicionalmente, argumentó que no existía riesgo de confusión entre las marcas ALIV RUB MK y VICK VAPORUB, pues existían diferencias en su composición fonética y en su aspecto visual ortográfico. Así mismo, señaló que desde el punto de vista conceptual las marcas tenían elementos propios que las hacían suficientemente distintivas. Finalmente, adujo que el registro de la marca ALIV RUB MK no había sido

solicitado de mala fe, pues los productos que se distinguen a su nombre llevan mucho tiempo en el mercado y son reconocidos a nivel nacional.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la Interpretación 54-IP-2013 se citan a continuación: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos ALIV RUB MK y VICK VAPORUB, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

CUARTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: o Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. o Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros. o Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio. La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B) y C) de la presente providencia. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos

o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

QUINTO: La corte consultante deberá determinar si la partícula RUB es de uso común en la clase 5, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor.

SEXTO: La corte consultante debe determinar la existencia de indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta la solicitud del signo ALIV RUB MK se presentó para generar confusión con la marca mixta VICK VAPORUB, y con el objetivo de perjudicar a la sociedad THE

PROCTER & GAMBLE.

Además, para el caso particular es muy importante que la corte consultante determine: o Posible práctica deshonesta: solicitud del registro marcario del signo mixto ALIV RUB MK. o Indicios razonables que permitan pensar que dicha práctica se realizó para perpetrar, facilitar o consolidar la desviación o posible desviación de la clientela. La corte consultante para establecer la posible conducta desleal en el marco del artículo 137 de la Decisión 486, también debe determinar lo siguiente:

 Posible práctica deshonesta: la solicitud de registro del signo mixto ALIV RUB MK.  Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal. SÈPTIMO: El juez consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta reprochada entra o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse1. En cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente dichas calidades dentro del proceso interno. Conforme a lo anterior, si la conducta no encajase en el supuesto de la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136, el juez consultante deberá revisar si el registro solicitado se hubiese invocado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, conforme al artículo 137 de la Decisión 486

1 http://www.rae.es El Tribunal advierte que el solicitante de un registro marcario no se puede escudar en que la marca idéntica o similar se encuentra registrada en el extranjero, esto es en un país comunitario o extracomunitario, ya que si es o fue representante, distribuidor o autorizado, conocía perfectamente la capacidad de distintividad, penetración en el mercado, función publicitaria y recordación que genera el signo que pretende registrar, configurándose así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

OCTAVO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes y TECNOQUÍMICAS S.A., reiteraron los argumentos expuestos, respectivamente, en la demanda y en las contestaciones de la misma.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo ALIV RUB MK, cuyo registro se concedió para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos: material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos

136 literales a) d) y h), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Al respecto, los artículos 136 literales a), d) y h), 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente: “Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. b) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero. h) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con es e tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

Artículo 137. Cuando al oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Artículo 172.(…) La autoridad nacional competente decretará de oficio o solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. En este orden de ideas, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución acusada, concedió el registro de la marca ALIV RUB MK, a favor de TECNOQUIMICAS S.A., para distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes, emplastos, material para apósitos: material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas” en la clase 5 de la

Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado. 5.1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas adoptadas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para efectuar el cotejo marcario. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse en su visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En el cotejo se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observar al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o asociación. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO SE MARCA PREVIAMENTE

CUESTIONA REGISTRADA

ALIV RUB MK VICK VAPORUB

(MIXTA CLASE 5) (MIXTA CLASE 5) Como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección2, al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor. De hecho, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca mixta por la existencia de otra previamente registrada, que también es mixta, el Tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite 2 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: MONTRES ROLEX S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se le protege en su integridad y no en sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto

de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).” Así, en el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas ALIV RUB MK y VICK VAPORUB; no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues la partícula RUB que contienen, es común dentro del registro marcario de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y ello constituye una de las excepciones que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo3. De hecho, la Sala advierte que el vocablo RUB es de uso común dentro del registro marcario de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, pues luego de observar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio constató que más de 10 marcas registradas en dicha clase la contienen (DISTRAN MENTHOL RUB, LYPTORUB MENTO, FARMORUBICINA, RUBECALIENTE, POWER RUB, NORARUB, RUBIFEN, MENTORUB, CALIRUB, RUBEUMAN). En este sentido, sobre las partículas comunes en marcas farmacéuticas, el Tribunal manifestó en la interpretación prejudicial lo siguiente:

3 Interpretación Prejudicial 020-IP-2009: “Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.” “Las partículas de uso común o genéricas que conforman marcas farmacéuticas, no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias, de uso común o genéricas puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando4; los cuales derivan de ser débiles.”(Se resalta) 5.1.1. Comparación Ortográfica5, Fonética6 e Ideológica7 Advierte la Sala que no existe semejanza ortográfica, fonética e ideológica entre los elementos diferentes de las marcas en conflicto, pues se perciben de forma diferente, producen sonidos distintos al pronunciarse de manera conjunta y no generan ninguna idea en la mente de los consumidores, pues son de fantasía. 4 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con

las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas que el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002 Pág.191. 5 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.” 6 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso,

para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.” 7 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, caracte