CE-11001-03-24-000-2006-00100-00-2011

COTEJO MARCARIO - Entre las marcas SUM EMERMEDICA nominativa y SUMA EMERGENCIAS mixta / MARCAS SUM EMERMEDICA Y SUMA EMERGENCIAS - Similitud fonética y conceptual / RIESGO DE CONFUSIONEntre las marcas SUM EMERMEDICA y SUMA EMERGENCIAS / CONEXION COMPETITIVA - Entre servicios que distinguen marcas SUM EMERMEDICA y SUMA EMERGENCIAS / SIGNO SUM EMERMEDICA - Irregistrable Las similitudes fonéticas y conceptuales ya anotadas y la pertenencia de ambas marcas a la misma clase 39 del nomenclator internacional, llevan a la Sala a concluir que existe un alto riesgo de confusión, asociación empresarial y de aprovechamiento parasitario, circunstancia que de acuerdo con los criterios acogidos por el Tribunal Andino de Justicia, torna inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado (…) la Sala observa que las marcas en conflicto distinguen servicios que además de pertenecer a la misma clase 39, corresponden a servicios del mismo género, pues tal como se indicó en páginas precedentes, mientras la expresión SUMA es una sigla que reúne o condensa los grafemas iniciales de la expresión “Servicios de Urgencias Médico Asistenciales”, que corresponden al nombre de la sociedad “servicios de urgencias médico asistenciales emergencia S.A.”, la marca cuestionada identifica servicios de la misma especie, a saber: “todo tipo de servicios de transporte en especial el realizado en ambulancias”. La anterior circunstancia permite inferir que unos y otros están llamados a ser comercializados empleando los mismos medios de promoción y publicidad (periódicos, revistas, impresos, volantes, directorios

telefónicos, radio, televisión, etc) y los mismos canales de distribución, lo cual hace mucho más evidente la mencionada conexión competitiva. Aparte de ello, resulta fácil imaginar que por tratarse de servicios destinados a la atención de urgencias médicas, pueda darse un uso complementario entre ellos, pues es obvio que para la prestación de servicios de urgencia médicos asistenciales, es altamente probable que se requiera de ambulancias. Así las cosas, además de corresponder al mismo género, cumplen una misma finalidad (garantizar la prestación oportuna de servicios médico asistenciales en caso de urgencia o emergencia). Por otra parte, colocándose en el papel de los consumidores o usuarios potenciales, el riesgo se hace mucho más evidente pues resulta fácil pensar que las personas en medio del nerviosismo, del afán y de la angustia inherentes a toda situación de emergencia, se encuentran mucho más expuestas a confundir la denominación de las marcas enfrentadas, dando lugar a que produzca un aprovechamiento parasitario del buen nombre de las marcas previamente registradas, que por ser anteriores en su registro, son primeras en el derecho, tornando procedente su protección frente a la marca cuestionada. En ese mismo sentido, no puede perderse de vista la recomendación contenida en la interpretación prejudicial allegada al proceso, según la cual el cotejo de signos que distinguen servicios relacionados con la salud, debe ser mucho más estricto en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En consecuencia, al haberse otorgado el registro de la marca SUM EMERMEDICA para la clase 39, en favor de persona distinta de la titular del registro de la marca SUMA EMERGENCIAS para esa misma clase de servicios, resulta contrario al

artículo 172, inciso segundo, de la Decisión 486, de allí que la Sala deba declarar la nulidad del acto administrativo acusado.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 1530 DE 2004 (29 de enero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 29616 DE 2004 (29 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 31262 DE 2005 (25 de noviembre)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 172

NOTA DE RELATORIA: Se cita las Interpretaciones Prejudiciales dictada en los procesos 133-IP-2009, el 6 de abril de 2010; y 65-IP-2010 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00100-00

Actor: SUMA EMERGENCIAS S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Sala decide el presente proceso de única instancia, promovido por la actora en acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales concedió el registro de una marca.

I.- LA DEMANDA SUMA EMERGENCIAS S.A., en ejercicio de la acción consagrada en el artículo

85 del Código Contencioso Administrativo, solicita a la Sala mediante apoderado, que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones Primera.- Declarar la nulidad de las Resoluciones núms.: - 1530, de 29 de enero de 2004 de la División de Signos Distintivos, mediante la cual declaró infundada la observación presentada por la demandante y concedió el registro como marca del signo SUM EMERMEDICA a la sociedad EMERMEDICA S.A. para servicios de la clase 39. - 29616 29 de noviembre de 2004, de la misma División de Signos Distintivos, mediante la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por la actora contra la primera, en el sentido de confirmar la resolución impugnada. - 31262 de 25 de noviembre de 2005, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial para decidir el recurso de apelación que la actora interpuso en subsidio contra la primera, igualmente en sentido de confirmarla y declarar agotada la vía gubernativa.

Segunda.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada, declarar fundada la oposición que presentó y, por ende, negar el registro de la marca “SUM EMERMEDICA”, para la clase 39 internacional, concedida a la sociedad

EMERMÉDICA S.A. SERVICIOS DE AMBULANCIA PREPAGADOS.

Tercera.- Ordenar, como consecuencia, la cancelación del certificado de registro y del registro mismo de la marca atrás enunciada para distinguir servicios de la clase 39, así como la publicación de la sentencia que aquí se profiera, en la

Gaceta de la Propiedad Industrial.

2. Hechos y omisiones de la demanda Están referidos al trámite de la solicitud presentada ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para que se concediera el registro de la marca mencionada, para distinguir servicios de la clase 39 y de la observación que la actora formuló contra esa solicitud con base en la marca SUMA EMERGENCIAS, previamente registrada a su nombre para la referida clase de servicios, lo cual se resume así: El 29 de abril de 2003, la sociedad EMERMEDICA S.A. Servicios de Ambulancia Prepagados, solicitó el registro de la marca SUM EMERMEDICA, para distinguir productos comprendidos en la clase 39.

Publicado como fue el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad SUMA EMERGENCIAS S.A., formuló observación en contra de las mismas, invocando el registro previo de la marca SUMA EMERGENCIAS clase 39 y el riesgo de confusión con ésta de la marca solicitada, SUM EMERMEDICA, en tales clases de servicios. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en las resoluciones que pusieron fin a la respectiva actuación administrativa declaró infundada la observación planteada por SUMA EMERGENCIAS S.A., y concedió el registro de la marca SUM EMERMEDICA a favor de EMERMEDICA S.A. Servicios de Ambulancia Prepagados en la clase 39 de productos, al considerar que no existía riesgo de confusión entre ambas marcas, desconociendo su evidente similitud en grado de causar confusión.

SUMA EMERGENCIAS S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra las resoluciones citadas, insistiendo en el riesgo de confusión, y en que era la legítima actual y exclusiva propietaria del signo SUMA en la clase 39, ya que el signo SUM registrado bajo el certificado No 183285 fue cancelado por no uso, conforme a la demanda de cancelación que interpuso, lo cual, sumado a los registros de las marcas SUMA EMERGENCIAS, demuestran que la solicitud de registro SUM EMERMEDICA se encontraba incursa en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Sin embargo, todos los recursos fueron resueltos en el sentido de confirmar la correspondiente resolución recurrida.

3. Normas violadas Señala como tales los artículos 134, 135, 136, literal a), 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por razones que se resumen así: El signo SUM EMERMEDICA no presenta la suficiente diferencia frente al signo previamente protegido SUMA EMERGENCIAS, registrado como marca vigente para las clases 16, 35, 39 y 45.

La marca SUMA EMERGENCIAS frente a la marca SUM EMERMEDICA despierta una impresión de conjunto muy similar, pues SUM EMERMEDICA imita y reproduce el elemento sustancial, esencial y predominante de las marca SUMA EMERGENCIAS, previamente registrada, y así fue reconocido en la Resolución 11900 de 30 de marzo de 2001, que negó el registro del signo SUMA EMERGENCIAS S.A. SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS ASISTENCIALES”, por la existencia del signo “SUM” en la clase 42, debido a su confundibilidad con

ésta por las semejanzas visuales, auditivas y conceptuales; acto que se encuentra en firme. Está plenamente demostrado que SUM EMERMEDICA reproduce de forma idéntica el orden y distribución de las dos expresiones que de forma sustancial componen los signos previamente registrados y genera confusión en el origen empresarial de los servicios, más cuando se encuentran dirigidos al mismo mercado y mismos consumidores y van a tener idénticos canales de publicidad y comercialización. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de apoderado, respondió a la demanda, frente a las cuales sostiene como razones de la defensa que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas SUM EMERMEDICA (solicitada) y SUMA EMERGENCIAS (registrada para la clases 45, 39, 35 y 36) no arrojan confusión, pues no presentan semejanzas, ya que cada uno de los signos en controversia posee elementos de orden ortográfico y fonético lo suficientemente distintivos. Estudiada en sus detalles, se observa que la marca cuestionada tiene elementos propios que le dan fuerza distintiva y cumple en consecuencia con los requisitos exigidos; siendo además es evidente que en el presente caso no se configuran las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma comunitaria. Por consiguiente, las resoluciones acusadas no son nulas, se ajustan a pleno derecho a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.

2. La sociedad EMERMEDICA S.A. vinculado como tercero interesado en las resultas del proceso, no contestó la demanda.

III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso, además de las que por ley aportó el actor, los antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION La parte actora y la Superintendencia de Industria y Comercio se limitaron a hacer una reseña de lo actuado en el proceso y a reiterar los argumentos expuestos en la demanda y en la respectiva contestación. V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, dada en el PROCESO 133-IP-2009, con fecha 6 de abril de 2010, concluye que: 1° Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irresgistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 2º Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. 3° El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de

asociación que pudiera existir entre el signo denominativo SUM EMERMEDICA y los mixtos SUMA EMERGENCIAS, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. 4° El examen de signos que distinguen servicios relacionados con la salud, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. 5° El Juez consultante deberá establecer el grado de proximidad entre la marca registrada SUMA EMERGENCIAS (MIXTA) y los servicios que ampara, para determinar de esta forma su capacidad distintiva y su fuerza para impedir el registro de marcas semejantes. 6º La cancelación por no uso de una marca tiene los siguientes efectos: Depura el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede en irme al resolución de cancelación. Es importante advertir, que el derecho de preferencia no significa que quien obtuvo la cancelación indefectiblemente obtenga el registro: Se trata de una preferencia en relación a otras solicitudes presentadas, lo que traduce en que esta debe ser estudiada primero: esto significa, que el signo a registrar debe cumplir con todos los requisitos de registrabilidad así fuera uno previamente cancelado. 7º Como los signos en conflicto amparan servicios y productos de diferentes

clases, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y servicios que ampararan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia. 8º El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.” (Folios 279 a 301). VI.- CONSIDERACIONES 1.- La acción que procede en este caso Si bien la actora invoca en el sub lite la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala interpreta la demanda y asume la acción como la especial de nulidad prevista en el artículo en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por estar impugnándose un acto que concede el registro de una marca y por invocarse causales de nulidad señaladas en preceptos de derecho comunitario Andino, la cual se caracteriza por poder ejercerse por cualquier persona y tener causales que se dividen en absolutas y relativas, de suerte que si es por causal de nulidad absoluta, puede interponerse en cualquier tiempo, y si es por causales de nulidad relativa, tiene una caducidad de cinco (5) años, contados a partir de la concesión del registro. En todo caso se trata de una acción pública especial en la que se examina la legalidad de un acto que conceda el registro de una marca, a la luz de la norma comunitaria Andina, de modo que no tienen cabida pretensiones subjetivas, como

hacer condena o proveer el restablecimiento del derecho de la parte accionante, como ésta lo pide en el presente caso. 2.- El acto administrativo enjuiciado Está conformado por la Resolución núm. 1530, de 29 de enero de 2004 de la División de Signos Distintivos, mediante la cual declaró infundada la observación presentada por la demandante y concedió el registro como marca del signo SUM EMERMEDICA a la sociedad EMERMEDICA S.A. para servicios de la clase 39, y sus confirmatorias, las resoluciones 29616 29 de noviembre de 2004, de la misma dependencia, y 31262 de 25 de noviembre de 2005, del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. La decisión reseñada obedeció a las siguientes consideraciones consignadas en la primera de las aludidas resoluciones, a saber: “…, esta oficina considera que entre el signo SUM EMERMEDICA y la marca SUMA EMERGENCIAS no existen semejanzas de ningún tipo, razón por la cual el consumidor puede fácilmente diferenciar las marcas. En efecto, la marca solicitada está compuesta por dos términos totalmente diferentes a los que conforman la marca registrada prioritariamente, y si bien coinciden en la extensión y en algunos elementos gramaticales, los conjuntos marcarios son disímiles y diferenciables. […] En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.” 3.- Examen de los cargos La actora le endilga la violación de los artículos 134, 135, 136, 148 y 150 de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por las razones inicialmente reseñadas, que cabe sintetizar en la tesis de que el signo SUM EMERMEDICA presenta tal semejanza frente al signo previamente protegido SUMA EMERGENCIAS, registrado como marca vigente para las clases 16, 35, 39 y 45, por reproducir de manera idéntica su elemento predominante, que carece de la distintividad que se requiere para su registro como marca en la misma clase 39 de servicios. Por lo tanto, el problema a dirimir se contrae a verificar qué tanta semejanza hay entre los signos enfrentados y en qué medida puede afectar la registrabilidad de la marca enjuiciada, puesto que según lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.” En ese orden, lo primero que se ha de precisar es la clase de marcas a que corresponde cada una de ellas, observándose al respecto que la impugnada es nominativa toda vez que está conformada por la expresión SUM EMERMEDICA. A su turno, la opositora es una marca mixta, cuya composición está dada por la expresión SUMA EMERGENCIAS, en mayúsculas cursivas, subrayada, situada debajo de la figura de una cruz, con líneas de molde en blanco iguales, proyectando una sombra, así: En el conjunto anterior, se resalta fácilmente la parte nominativa como elemento

predominante, por ser el que mayor impacto y recordación genera en el público consumidor. En ese orden de ideas, el cotejo se realizará considerando las marcas como marcas nominativas, esto es, la comparación a realizar se limitará a la comparación de las expresiones SUM EMERMEDICA vs. SUMA EMERGENCIAS. Además de ser signos nominativos, se observa que son compuestos, en razón a que están formados por más de una palabra, en relación con lo cual el Tribunal, apoyándose en su propia jurisprudencia, dice que no existe prohibición para que los signos a registrarse se compongan de una palabra compuesta o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico, o que en las palabras de un signo que se solicita registrar haya una que forme parte de una marca ya registrada, y que al examinar un signo compuesto, se debe analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto (pág. 291). Los productos que ellas buscan distinguir son de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, que consisten en “Transporte y almacenaje”. Teniendo como marco jurisprudencial comunitario la interpretación prejudicial traída al plenario, la comparación de dichos signos se ha de hacer siguiendo las reglas y criterios allí señalados, que cabe resumir así: Si el elemento predominante es el denominativo, como ocurre en este caso, las reglas a aplicar para el cotejo entre signos son:  Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o

letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.  Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.  Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.  Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado (folio 291). Pasando a la comparación en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico, ella debe sujetarse a las reglas que el Tribunal resume así: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.” (folio 289) De acuerdo con las reglas de cotejo anteriormente enunciadas, observa la Sala que las marcas confrontadas tienen diferente longitud, al estar compuestas por distinto número de letras, y, por ende, por distinto número de sílabas. No obstante,

lo anterior, existen algunas similitudes en sus aspectos estructurales y ortográficos. Veámoslo: MARCAS PREVIAMENTE REGISTRADAS S U M A E M E R G E N C I A S 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MARCA CUYO REGISTRO DE CUESTIONA S U M E M E R M E D I C A 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Como bien se puede apreciar, las marcas en conflicto se encuentran compuestas por dos expresiones: las marcas opositoras, por los vocablos SUMA + EMERGENCIAS, y la marca cuestionada, por los vocablos SUM + EMERMEDICA. Por otra parte, se observa que las marcas opositoras están compuestas por un total de quince (15) letras, así: la palabra SUMA por 4 letras (2 consonantes S y M y 2 vocales U y M) y la palabra EMERGENCIAS por 11 letras (6 consonantes M-RG-N-C-S y 5 vocales E-E-E-I-A). La marca cuestionada, a su turno, está compuesta por un total de trece (13) letras, así: la palabra SUM por 3 letras (2 consonantes S y M y 1 vocal U) y la palabra EMERMEDICA por 10 letras (5 consonantes M-R-M-D-C y 5 vocales E-E-E-I-A). Poniendo en paralelo las vocales y las consonantes empleadas en ambas marcas se observa lo siguiente:

LAS CONSONANTES EN LAS MARCAS OPOSITORAS: S M M R G N C S 1 3 2 4 5 7 8 11

LAS CONSONANTES EN LA MARCA CUESTIONADA:

S M M R M D C 1 3 2 4 5 7 9

LAS VOCALES EN LAS MARCAS OPOSITORAS: U A E E E I A 2 4 1 3 6 9 10

LAS VOCALES EN LA MARCA CUESTIONADA: U E E E I A 2 1 3 6 8 10

En cuanto a las consonantes se refiere, se observa que en la primera expresión de ambas marcas existe plena coincidencia en cuanto a las consonantes (S y M) las cuales están ubicadas además en el mismo orden. En el segundo vocablo de ambas marcas coinciden las dos primeras consonantes (M y R), pero difieren en las demás consonantes. En lo tocante a las vocales, se observa que en la primera expresión ambas palabras coinciden en el uso de la letra U, la cual está ubicada en el mismo orden. No obstante lo anterior, en la marca opositora se adiciona la letra A. En la segunda expresión, las vocales son exactamente las mismas (E-E-E-I-A) y se encuentran ubicadas en el mismo orden, circunstancia que les imprime una sonoridad muy parecida. En cuanto al número de sílabas, existen las siguientes similitudes: En las marcas opositoras (SUMA EMERGENCIAS), hay seis (6) sílabas, a saber: SU MA E MER GEN CIAS 1 2 3 4 5 6 En la marca cuestionada (SUM EMERMEDICA) hay también (6) sílabas, como se ve a continuación: SUM E MER ME DI CA 1 2 3 4 5 6 Tal como se puede advertir, a pesar de contener el mismo número de sílabas, se

detecta una similitud relativa en la primera sílaba de las dos expresiones iniciales (SU y SUM), aunque lo cierto es que las marcas opositoras contienen la sílaba (MA), la cual no está presente en la marca cuestionada. En la segunda palabra de las marcas en conflicto, se puede ver cómo ambas empiezan con sílabas iguales (E-MER), pero las sílabas subsiguientes (GEN-CIAS -en las marcas opositorasy ME-DI-CA -en la marca cuestionada-) son totalmente distintas. De lo dicho hasta aquí se concluye, que las marcas en conflicto tienen similitudes desde el punto de vista ortográfico y estructural. Las similitudes anotadas, generan un impacto bien relevante, pues resulta difícil distinguir en el plano fonético las raíces iniciales con que ambas empiezan (SUM EMER…. y SUMA EMER….). Para corroborarlo, basta con pronunciar de viva voz los signos de manera sucesiva, para advertir las semejanzas. Veámoslo:

SUM EMERMEDICA - SUMA EMERGENCIAS - SUM EMERMEDICA

SUM EMERMEDICA - SUMA EMERGENCIAS - SUM EMERMEDICA SUM EMERMEDICA - SUMA EMERGENCIAS - SUM EMERMEDICA Si bien es cierto que en las expresiones monosilábicas no es dable predicar la existencia de un acento prosódico, al no estar acompañadas por otra u otras sílabas adicionales, en el presente caso la expresión SUM se pronuncia de un solo golpe, generando un efecto sonoro muy parecido al que produce la sílaba SU en la primera de las palabras que componen la marca cuestionada (SU-MA), pues es en ese sufijo y más precisamente en la letra “U” en donde se marca el acento

prosódico en las marcas opositoras. En cuanto se refiere a la segunda expresión de las marcas bajo examen, se observa que ambas comienzan con la raíz EMER, pero difieren en sus desinencias (GENCIAS y MÉDICA). Aún así en ambos casos los acentos prosódicos están marcados en la tercera sílaba (EMER-GEN-CIAS y EMER-MEDICA). Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, las expresiones SUMA y EMERGENCIAS que conforman las marcas opositoras, tienen un significado específico en idioma castellano y por lo mismo son evocativas de una idea concreta. De las diversas acepciones de los vocablos SUMA y EMERGENCIA, se destacan las siguientes:

SUMO, MA.

(Del lat. summus). 1. adj. Supremo, altísimo o que no tiene superior. 2. adj. Muy grande, enorme. Suma necedad

EMERGENCIA.

(Del lat. emergens, -entis, emergente). 2. f. Suceso, accidente que sobreviene. 3. f. Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. 4. f. Guat., P. Rico y Ven. En los hospitales, urgencias. 5. f. Guat., P. Rico y Ven. Atención médica que se recibe en la emergencia de un hospita l. (Se destaca) No obstante lo anterior y según se desprende de lo expresado en los escritos radicados por la firma opositora, la palabra SUMA es una expresión que resulta de unir los grafemas iniciales de las siguientes palabras “Servicios de Urgencias Médico Asistenciales”, tomadas del nombre de la sociedad “SERVICIOS DE

URGENCIAS MÉDICO ASISTENCIALES EMERGENCIA S.A.” En la marca cuestionada, por su parte, el sufijo SUM no tiene un significado propio y si bien la expresión EMERMEDICA, considerada en su conjunto, tampoco existe en nuestro idioma, resulta fácil advertir que la misma es igualmente evocativa, al estar conformada por la expresión EMER (que supone la idea de emergencia) y el vocablo MEDICA (que viene a calificar y a singularizar el tipo de emergencia al cual se está haciendo referencia). Dicho en otras palabras, el vocablo EMERMÉDICA corresponde a una “nomenclatura binomial”, conformada por la combinación o fusión de dos elementos léxicos (las palabras EMERGENCIA + MÉDICA) en una sola unidad de significado único y constante, tal como lo puede advertir sin mayor esfuerzo el usuario medio de ese tipo de servicios, para quien la expresión EMERMEDICA, es evocativa del concepto “emergencia médica”, connotación que por demás es de suyo coincidente con una de las acepciones de la palabra “emergencia”. En ese orden de ideas, las similitudes fonéticas y conceptuales ya anotadas y la pertenencia de ambas marcas a la misma clase 39 del nomenclator internacional, llevan a la Sala a concluir que existe un alto riesgo de confusión, asociación empresarial y de aprovechamiento parasitario, circunstancia que de acuerdo con los criterios acogidos por el Tribunal Andino de Justicia, torna inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado. Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación los siguientes conceptos emanados del Tribunal Andino de Justicia: En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los

signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la p