CE-11001-03-24-000-2006-00111-00-2011

MARCA DEBIL - Concepto / COTEJO EN MARCAS DEBILES - Exclusión de signos comunes / EXPRESION APUESTAS UNIDAS - Expresión usualmente utilizada para identificar juegos de azar / APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA - Irregistrabilidad de marca por ser expresión de uso común o usual que no le da distintividad / APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA - La indicación de una entidad territorial no es suficiente para dotar de distintividad al signo En el caso que ocupa la atención de la Sala, las expresiones “APUESTAS UNIDAS” que integran tanto el signo cuyo registro se pretende como la marca previamente registrada son, sin lugar a duda alguna, partículas de uso común que se utilizan para identificar juegos de azar (…) En ese orden de ideas, es claro que cuando se compara una marca previamente registrada a favor de un tercero, con un signo que se pretende registrar, deben excluirse del cotejo las partículas de uso común, pues se repite, éstas no son apropiables. La regla mencionada no fue atendida por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien como quedó visto, motivó los actos administrativos acusados en el hecho de que el signo solicitado para registro (“APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA”) reproduce parcialmente la marca “APUESTAS UNIDAS DEL PACIFICO”, previamente registrada a favor de la sociedad Apuestas Unidas del Pacífico S.A., para amparar productos de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Además, y aunque ello no es objeto de esta controversia, no debe dejar pasar por alto la Sala que en la marca protegida ha debido tenerse en cuenta, como se verá más

adelante, que también resulta inapropiable el nombre de una región, país o entidad territorial, en este caso la expresión DEL PACIFICO. Sin embargo, lo que se ha reseñado no es motivo suficiente para declarar la nulidad de las decisiones que se acusan, porque aún cuando la entidad demandada hubiera excluido las expresiones de uso común -APUESTAS UNIDASdel cotejo respectivo, lo cierto es que la sola indicación de una entidad territorial diferente, no es suficiente para dotar de distintividad al signo cuyo registro se pretende (…) Por lo tanto, teniendo en cuenta que la sola expresión del Departamento de Antioquia que acompaña a las partículas de uso común: APUESTAS UNIDAS, no dota de suficiente distintividad al signo objeto de los actos acusados, la Sala concluye que la decisión de denegar su registro como marca se ajusta a la legalidad, máxime si se tiene en cuenta que el signo “APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA”, pretende distinguir los mismos servicios que ampara la marca “APUESTAS UNIDAS DEL PACÍFICO”, lo cual aumenta el riesgo de confusión entre uno y otra NOTA DE RELATORIA: Se cita la Interpretación Prejudicial 54-IP-2010 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 14 de octubre de 2004, Radicado 2001-0129 (7003) , M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y del 22 de enero de 2004, Radicado 200006302, M.P. Camilo Arciniegas Andrade sobre marcas débiles; y del 25 de julio de

2002, Radicado 1999-5639-01(5639), M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; y 11 de marzo de 2004, Radicado 2001-00040 (6788), M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil once (2011) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00111-00

Actor: Q.A.P. JUEGOS S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Se decide la demanda promovida por la sociedad Q.A.P. JUEGOS S.A. contra las Resoluciones núms. 01792 de 31 de enero de 2005, 9002 y 30292 del mismo año, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro de la marca “APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA”

(nominativa).

I-. ANTECEDENTES.

I.1.- La sociedad Q.A.P. JUEGOS S.A., actuando por conducto de apoderado, interpuso demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación – Superintendencia de Industria y Comerciocon el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones núms.. 01792 de 31 de enero de 2005, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de

Industria y Comercio, por medio de la cual se denegó el registro de la marca “APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA” (nominativa), para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza; 9002 de 27 de abril y 30292 de 21 de noviembre de 2005, que confirmaron la decisión inicial. I.2.- Hechos. En apoyo de sus pretensiones señala, en síntesis, los siguientes hechos: Que solicitó el registro de la marca “APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA” para distinguir servicios de la clase 41 de la clasificación internacional de Niza y que contra dicha solicitud no se presentó oposición alguna. Afirma que mediante Resolución núm. 01792 de 31 de enero de 2005 la entidad demandada denegó el registro pretendido, por haber encontrado, de oficio, la marca mixta “APUESTAS UNIDAS DEL PACIFICO” para distinguir servicios de la Clase 41. Agrega que contra dicho acto administrativo interpuso el recurso de reposición y, en subsidio de apelación, pero fue confirmado mediante las Resoluciones núms. 9002 y 30292 de 2005. I.3.- A juicio de la actora se quebrantaron las siguientes normas: Los artículos 134, literal a) y 136, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues, a su juicio, el signo “APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA” cumple con los requisitos necesarios para ser registrado como marca, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Agrega que el citado signo no es genérico o descriptivo de los servicios de la

Clase 41, razón por la cual no genera riesgo de confusión con la marca previamente registrada para identificar los mismos servicios. Trae a colación la interpretación prejudicial núm.32-IP-96 del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en la cual se adujeron las reglas de comparación entre marcas mixtas a partir del elemento predominante. Sostiene que las palabras “APUESTAS UNIDAS” son descriptivas de los servicios de la Clase 41, razón por la cual deben excluirse del cotejo marcario. Transcribió apartes de las interpretaciones prejudiciales núms.. 26-IP-96 y 16-IP96 para concluir que la expresión “APUESTAS UNIDAS”, es comúnmente usada para distinguir servicios de la clase mencionada, por lo que no es determinante para establecer el riesgo de confusión. Argumentó que el signo cuyo registro pretende, es de los denominados arbitrarios, porque posee un significado conceptual claro, preciso y conocido, que no guarda relación con los productos que identifica. Indicó que los términos “DEL PACIFICO” y “ANTIOQUIA” no guardan relación alguna y, por lo mismo, permiten identificar el origen empresarial de los servicios que cada uno presta. Concluye que, según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el criterio determinante para establecer la confundibilidad del signo y la marca enfrentados, es el significado conceptual de éstas y que, en este caso, el concepto que evoca uno y otro es diferente y no ofrece riesgo de confusión. I.4.- Pretensiones. Solicita que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 01792 de 31 de

enero de 2005, 9002 de 27 de abril de 2005 y 30292 de 21 de noviembre del mismo año, emanadas de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro de la marca “APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA” (nominativa).

II.- CONTESTACION DE LA DEMANDA.

Dentro del término otorgado para contestar la demanda, la entidad demandada y el tercero interesado guardaron silencio.

III.- TRAMITE DE LA ACCION.

Se le dio el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Dentro de la oportunidad procesal concedida para tal efecto, el Ministerio Público guardó silencio.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes concluyó, en el proceso 054-IP-2010, que: “PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente y que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca

previamente registrada, en este caso mixta, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el producto y su origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error. En un signo denominativo compuesto, de existir un nuevo vocablo que pueda claramente identificar al signo y diferenciarlo de los demás, sería suficientemente distintivo para ser registrado. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a

principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.

SEXTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

SÉPTIMO: Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.” VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: Procede la Sala a verificar la legalidad de los actos acusados, expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de los cuales se denegó el registro de la marca “APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA” (nominativa) para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Los motivos sobre los cuales descansa la decisión adoptada en los actos acusados, son dos, a saber: 1) Que el signo que se pretende registrar –“APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA” (nominativa)- reproduce una marca previamente registrada a favor de un tercero –“APUESTAS UNIDAS DEL PACIFICO” (mixta)- y 2) Que esta última ampara los mismos servicios del signo cuyo registro se pretende, comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Al efecto, se transcriben apartes pertinentes de los actos acusados: - Resolución núm. 01792 de 31 de enero de 2005: “Vistos los registros de la Propiedad industrial se observa que existe el registro de la marca APUESTAS UNIDAS DEL PACIFICO (Mixta) cuyo titular es Apuestas S.A. con número de certificado 265022, la cual distingue servicios de la clase 41 y se encuentra vigente hasta el 2 de mayo de 2013. … Como puede observarse la marca solicitada APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA es una marca que reproduce a la marca registrada; la anterior coincidencia dentro del mercado generaría confusión indirecta, pues sin duda alguna la presencia del término APUESTAS UNIDAS en los signos distintivos comparados, irremediablemente en la mente del consumidor causa una idea de asociación entre los servicios que se distinguen con una y otra marca, creyendo erróneamente que se trata de servicios prestados por un mismo ente, y quizás que la diferencia en unas palabras y la omisión de un gráfico, es parte de la innovación hecha a la marca original, es decir, se genera la denominada confusión

indirecta. En efecto, la confundibilidad se origina cuando el consumidor o adquirente de los productos o servicios distinguidos con una marca, confunde el origen empresarial de los mismos, es decir, los asocia por su procedencia o nacimiento, creyendo erróneamente que cierto producto proviene de una empresa, cuando no es así. Esta afectación a la voluntad del consumidor se produce por varias causas, entre ellas puede observarse el hecho que una marca reproduzca otra, con elementos adicionales que no le otorgan mayor diferenciación, y por el contrario convencen al consumidor de que está adquiriendo productos o servicios de cierta empresa que contienen algunas características diferentes a las del producto o servicio original, que buscaba. Adicionalmente, la marca solicitada a registro pretende distinguir servicios tales como educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales comprendidos en la clase 41, por su parte, la marca registrada identifica servicios de esparcimiento, entretenimiento y diversión. Es decir entre otros los mismos servicios, por lo tanto tienen la misma naturaleza, finalidad y se publicitan a través de los mismos canales de comercialización. Dado lo anterior, se puede afirmar que en el caso en estudio se presentan de forma concomitante los dos supuestos señalados de la norma supranacional, los cuales son la confundibilidad y la relación entre los servicios. Encontrándose así, el signo solicitado a registro incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina.” (fls. 8 a 9). - Resolución núm. 9002 de 27 de abril de 2005, por medio de la cual se resolvió

el recurso de reposición interpuesto contra la decisión anterior: “Adicionalmente y como ya se mencionó en el acto recurrido, resultaría fácil relacionar ambos signos con un mismo titular, lo que no ocurre con el caso traído por el recurrente respecto de las marcas de loterías por cuanto es sabido por todos que se trata de entidades de orden territorial, por lo que son identificables con el departamento al que pertenecen, pero no ocurre lo mismo frente a esta empresa de apuestas que igualmente es sabido por todos se trata de empresarios o personas jurídicas de derecho privado.” (fl. 13) - Resolución núm. 30292 de 21 de noviembre de 2005, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”: “La delegatura, luego de analizar los argumentos del recurrente y con base en los criterios doctrinales y jurisprudenciales de confundibilidad, encuentra que los signos enfrentados, luego de un impacto general, son susceptibles de crear confusión. Lo anterior, por cuanto las marcas cotejadas presentan coincidencias que no permitirían diferenciarlas en el mercado (APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA/APUESTAS UNIDAS DEL PACIFICO), más si tenemos en cuenta que generan un mismo tipo de idea en la mente del consumidor y su conjunto presenta la misma impresión visual, además ambos signos hacen referencia directa a una región geográfica, lo cual deriva mayor asociación entre los mismos. De esta forma, encontramos que el signo solicitado en el mercado no contaría con la capacidad distintiva suficiente al presentar características muy semejantes a la marca opositora, y ya de permitirse su registro este consistiría en la vulneración total de los derechos de la sociedad de la marca APUESTAS UNIDAS DEL PACIFICO, y el

desconocimiento del derecho de exclusividad a favor de su titular. … El signo solicitado pretende distinguir: educación, formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de la clase 41 internacional y la marca APUESTAS UNIDAS DEL PACIFICO ampara el mismo tipo de servicios, específicamente: “servicios de esparcimiento, entretenimiento y diversión”, así las cosas la conexión competitiva es evidente. Al respecto es preciso citar lo siguiente: “La doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999… caso lloyd)” (BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de derecho mercantil”, editorial Arazandi S.A., Navarra – España, 2003 pagina 475). (negrillas fuera del texto). Así las cosas, esta delegatura considera que además de que los signos en estudio son similarmente confundibles desde los puntos de vista ortográfico, visual y auditivo, la relación que se presenta entre los artículos que pretenden y distinguen las marcas analizadas, es determinante para establecer que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a del artículo 136 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina.” Ahora bien, la sociedad demandante sostiene que la Superintendencia de Industria y Comercio no debió negar el registro del signo “APUESTAS UNIDAS

DE ANTIOQUIA” por el hecho de reproducir parcialmente la marca “APUESTAS UNIDAS DEL PACIFICO”, previamente registrada a favor de un tercero, porque, a su juicio, las palabras “APUESTAS UNIDAS” son expresiones de uso común que no determinan el riesgo de confusión. Sugiere la actora que lo que se debe confrontar en este caso son las expresiones “ANTIOQUIA” y “DEL PACÍFICO”, para concluir que éstas no guardan relación alguna que genere riesgo de confusión sino que identifican claramente el origen empresarial del signo y la marca enfrentados. En tales circunstancias, conviene traer a colación lo señalado en la interpretación prejudicial núm. 54-IP-2010 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, rendida en este proceso, en el sentido de que: “Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.” (las negrillas y subrayas no son del texto original). Lo anterior por cuanto, en el caso que ocupa la atención de la Sala, las expresiones “APUESTAS UNIDAS” que integran tanto el signo cuyo registro se pretende como la marca previamente registrada son, sin lugar a duda alguna, partículas de uso común que se utilizan para identificar juegos de azar. En lo que tiene que ver con las denominadas marcas débiles, la Jurisprudencia de

esta Sala ha precisado en forma reiterativa, lo siguiente: “De acuerdo con la definición de “MARCA DEBIL” que de la doctrina extrae la mencionada interpretación, por tal se entiende la que se conforma por palabras de uso común, que por tanto carecen de fuerza distintiva para impedir que otros escojan signos cercanos también de libre uso; o la que es fuertemente evocativa del producto; o la que se ha tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen. … El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina trae a colación al tratadista Otamendi, quien frente al tema de la marca débil expresa que “...El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros....ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario... Se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre las marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. Para el cotejo de las marcas en conflicto se hará abstracción de la expresión “LADY”, por ser de uso común y, por lo mismo, no apropiable.”1 (Las negrillas y subrayas no son del texto original). En el mismo sentido, la Sala ha dicho que: “A los efectos de este fallo, es preciso tener en cuenta que los signos enfrentados son débiles pues consisten en expresiones que en el idioma español se emplean para connotar el significado que a ellas corresponde, de modo que como lo ha venido advirtiendo la Sala y lo

destaca el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, atendidas las reglas de protección del consumidor y de la leal competencia, no son susceptibles de apropiación particular con carácter exclusivo, de modo que cualquier empresario puede emplearlas para sugerir al consumidor que el servicio recae sobre los seguros de vida, con tal que se asocien a otros elementos de modo que no se reproduzca o imite el previamente registrado.”2 (las negrillas y subrayas no son del texto original). En ese orden de ideas, es claro que cuando se compara una marca previamente registrada a favor de un tercero, con un signo que se pretende registrar, deben excluirse del cotejo las partículas de uso común, pues se repite, éstas no son apropiables. La regla mencionada no fue atendida por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien como quedó visto, motivó los actos administrativos acusados en el hecho de que el signo solicitado para registro (“APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA”) reproduce parcialmente la marca “APUESTAS UNIDAS DEL PACIFICO”, previamente registrada a favor de la sociedad Apuestas Unidas del Pacífico S.A., para amparar productos de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Además, y aunque ello no es objeto de esta controversia, no debe dejar pasar por alto la Sala que en la marca protegida ha debido tenerse en cuenta, como se verá 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de octubre de 2004, proferida en el expediente N° 2001-0129-01(7003). M.P.

Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de enero de 2004, proferida en el expediente N°2000-06302-01(6302). M.P. Dr. CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. más adelante, que también resulta inapropiable el nombre de una región, país o entidad territorial, en este caso la expresión DEL PACIFICO. Sin embargo, lo que se ha reseñado no es motivo suficiente para declarar la nulidad de las decisiones que se acusan, porque aún cuando la entidad demandada hubiera excluido las expresiones de uso común -APUESTAS UNIDASdel cotejo respectivo, lo cierto es que la sola indicación de una entidad territorial diferente, no es suficiente para dotar de distintividad al signo cuyo registro se pretende. Así lo sostuvo esta Corporación en un asunto similar al presente, en el cual, junto a la misma partícula de uso común se acompañaba el nombre de los diferentes Departamentos de la República de Colombia. En esa oportunidad, dijo la Sala: “Cabe advertir que la Sala, en sentencias de 26 de julio de 2001, expediente núm. 5631, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero y de 23 de mayo de 2002, expediente núm. 5630, Consejero ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola, en acciones promovidas por la misma sociedad demandante en este proceso, frente a cargos idénticos, estudió la situación planteada, en la cual la única diferencia es el nombre del Departamento escogido para la marca,

que en aquellos lo fue MISS BOYACA y MISS VALLE, puesto que la parte gráfica es idéntica, por lo que en esta oportunidad se remite a lo allí expuesto para reiterarlo. En efecto, dijo la Sala en la primera sentencia citada, prohijada en la segunda de las mencionadas: De otra parte, sostiene la actora que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina debe excluirse del examen el término ”MISS BOYACA”, por ser de uso común o usual y no cumplir, por lo tanto, con función marcaria alguna, frente a lo cual la Sala observa que, precisamente, por ser de uso común o usual no podía ser registrada la expresión en cuestión, no obstante lo cual tampoco podía centrarse el estudio de la marca en el emblema, pues, como ya se dijo, lo que pretende la actora es distinguir los eventos o concursos donde se elija la representante del departamento en cuestión, prueba de ello es que en esta misma Sección cursan otras demandas contra las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales negó también el registro, por ejemplo, de las marcas “MISS CAUCA”, “MISS CALDAS”, MISS TOLIMA” (expedientes núms. 5635, 5636, 5637, respectivamente), todas ellas acompañadas de la misma figura que acompaña a la marca aquí cuestionada, figura que, dicho sea de paso, acompañada de la expresión “MISS COLOMBIA INTERCLUBES” (etiqueta), constituye una marca registrada a favor de Producciones Universo Limitada, para distinguir los servicios comprendidos en la clase 41 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972”.3

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la sola expresión del Departamento de Antioquia que acompaña a las partículas de uso común: APUESTAS UNIDAS, no dota de suficiente distintividad al signo objeto de los actos acusados, la Sala concluye que la decisión de denegar su registro como marca se ajusta a la legalidad, máxime si se tiene en cuenta que el signo “APUESTAS UNIDAS DE ANTIOQUIA”, pretende distinguir los mismos servicios que ampara la marca “APUESTAS UNIDAS DEL PACÍFICO”, lo cual aumenta el riesgo de confusión entre uno y otra, tal como lo ha precisado esta Sala al sostener que: “… aunado a lo anterior, las marcas en cuestión amparan productos comprendidos en la misma clase (5ª) por lo que la similitud o semejanza se hace más determinante para generar la confundibilidad, dado que, por lo general, tales productos coinciden con un mismo canal de comercialización, aspecto este decisivo en el momento de analizar el riesgo de confusión, como lo señala la precitada interpretación prejudicial. … El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dice lo siguiente sobre este punto: “(...) ...a).- La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor. Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien la alega...”4

Las anteriores consideraciones son suficientes para denegar las pretensiones de la demanda. 3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de julio de 2002, proferida en el expediente N°1999-5639-01(5639). M.P. Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de marzo de 2004, proferida en el expediente N°2001-00040-01(6788). M.P. Dr.

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 24 de noviembre de 2011.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO