CE-11001-03-24-000-2006-00116-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Conexión competitiva En conclusión, se observa que la marca XPIDA no es idéntica ni semejante al signo EXPEDIA, por cuanto está compuesta por un número distinto de letras, se escucha de manera diferente al ser pronunciada y evoca una idea en la mente del consumidor, mientras que la marca previamente registrada no. En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca XPIDA se otorgó para distinguir “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes” y aquellos que se concedieron previamente a la marca EXPEDIA son para distinguir “soporte lógico (software) para suministro de mapas geográficos, información y recomendaciones sobre rutas de viajes y guías de información sobre travesías.”, “agencias de viajes y de obtención de tiquetes.” y “suministro de información electrónica referente a viajes y destinos de travesías, servicios educativos relacionados con viajes y destinos de viajes.”. Lo anterior, dentro del contexto de las clases 9, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca XPIDA es suficientemente distintiva respecto de EXPEDIA, pues los servicios para los cuales se concedió su registro no son confundibles con los productos y servicios que distingue la marca EXPEDIA. Además, lo cierto es que ambas marcas son diferentes y, por ende, no inducen al público a confusión, pues se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciadas.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL I / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE

NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 1575 DE 2005 (31 de enero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 26643 DE 2005 (14 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 31295 DE 2005 (25 de noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00116-00

Actor: EXPEDIA INC.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad, que se interpreta como de nulidad relativa, promovida por EXPEDIA INC contra las Resoluciones 1575 de 2005 (31 de enero), 26643 de 2005 (14 de octubre) y 31295 de 2005 (25 de noviembre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca XPIDA, a favor de AIRES S.A., para distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA EXPEDIA INC, domiciliada en Redmond, Washington, Estados Unidos de América, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad en los siguientes

términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 1575 de 2005 (31 de enero), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de AIRES S.A., el registro de la marca XPIDA, para distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 26643 de 2005 (14 de octubre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 1575 de 2005 (31 de enero).  Que se declare nula la Resolución 31295 de 2005 (25 de noviembre), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recuso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 1575 de 2005 (31 de enero).  Que en consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca XPIDA, para distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza; publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial y condenar en costas a la entidad demandada. 1.2. Los Hechos El 19 de mayo de 2004 AIRES S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca XPIDA, para distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 543 de 2004 y, dentro del término oportuno, fue objetada por la actora, pues consideró que un eventual registro de la marca podía generar confusión en el público consumidor, habida cuenta de que era confundible con la marca EXPEDIA, previamente registrada a su favor para distinguir productos y servicios en las clases 9, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución 1575 de 2005 (31 de enero) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro de la marca XPIDA, a favor de AIRES S.A., para distinguir servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 26643 de 2005 (14 de octubre) y 31295 de 2005 (25 de noviembre), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 1575 de 2005 (31 de enero). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En este sentido, señala que los artículos 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que “No

podrán registrarse como marcas los signos que: puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.” y “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.”. Bajo el anterior contexto, considera que debe cancelarse el registro de la marca XPIDA, cuyo registro se concedió a favor de AIRES S.A para distinguir servicios de la clase 39 internacional, pues es semejante al signo EXPEDIA, previamente registrado a su favor en las clases 9, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. De hecho, sostiene que el registro de ambas marcas puede generar confusión en el público consumidor, pues poseen semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas que no hacen a la marca cuyo registro se concedió suficientemente distintiva en el mercado. En efecto, afirma que un eventual registro puede generar confusión indirecta en el público consumidor, quien podría pensar que los productos de ambas marcas tienen un origen empresarial común, debido a que amparan servicios de la misma clase y por ello pueden publicitarse y comercializarse por los mismos medios.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones

de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Indicó que para que un signo sea registrado como marca, debe reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En este sentido, señaló que para que existiera riesgo de confusión o asociación en el caso sub examine, debía verificarse si i) existía identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético entre las marcas, y ii) el efecto que ello producía en los consumidores. Bajo el anterior contexto, advirtió que el signo XPIDA era lo suficientemente distintivo en el mercado, pues no poseía semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas que pudieran generar riesgo de confusión en el público consumidor. Precisamente, señaló que ambas marcas se percibían de forma diferente al estar compuestas por un número distinto de letras, y no se escuchaban igual al ser pronunciadas, debido a que la sílaba tónica de cada una estaba conformada por letras distintas. Aunado a lo anterior, señaló que mientras que la marca cuyo registro se concedió generaba en la mente del consumidor la idea de lo que se entiende por la palabra EXPEDIR, la marca previamente registrada a favor de la actora, no evocaba idea alguna. 2.2. AIRES S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda reiterando los argumentos expuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

A solicitud de la Sala, se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. De la interpretación 61-IP-2011 se destaca el siguiente aparte: “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. Las marcas denominativas utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Al comparar una marca denominativa y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas para la comparación de signos denominativos; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente

en el ámbito comercial.

3. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

5. En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

6. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto

o servicio que distingue, la denominación no será registrable.

7. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes y AIRES S.A. reiteraron, respectivamente, los argumentos expuestos en la demanda y en las contestaciones de la misma.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo XPIDA, cuyo registro se solicitó para distinguir “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes” en la clase 39 internacional, reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales servicios dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad

Andina de Naciones. A este respecto, se advierte que los artículos 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente: “Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: i) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca XPIDA, a favor de AIRES S.A. para distinguir “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes” en la clase 39 internacional, por considerar que era lo suficientemente distintiva para distinguir servicios en el mercado y porque no era confundible con la marca EXPEDIA, previamente registrada a favor de la actora en la misma clase internacional. 5.1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.1” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada a favor de la actora, se expresan como se señala a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO MARCA PREVIAMENTE

SE CUESTIONA REGISTRADA

XPIDA EXPEDIA

(MIXTA CLASE 39) (NOMINATIVA CLASES 9, 39 y 41) EXPEDIA 1 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. Como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección2, al momento de realizar un cotejo marcario entre una marca mixta y otra nominativa, debe identificarse si es el elemento denominativo o el gráfico el que tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Sin embargo, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca mixta por la existencia de una previamente registrada, que es nominativa simple, el Tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial:

“El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.3 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas de comparación para signos denominativos; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.” En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas XPIDA y EXPEDIA. 5.1.1. Comparación Ortográfica4 y Fonética5 2 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: MONTRES ROLEX S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso

3 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. 4 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.” 5 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.” Ahora bien, como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue:

XPIDA, EXPEDIA, XPIDA, EXPEDIA, XPIDA, EXPEDIA, XPIDA,

XPIDA, EXPEDIA, XPIDA, EXPEDIA, XPIDA, EXPEDIA, XPIDA,

XPIDA, EXPEDIA, XPIDA, EXPEDIA, XPIDA, EXPEDIA, XPIDA,

XPIDA, EXPEDIA, XPIDA, EXPEDIA, XPIDA, EXPEDIA, XPIDA, De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala que no existe semejanza ni identidad ortográfica y fonética entre ellas, pues la secuencia y pronunciación de las letras que componen la marca XPIDA se percibe y escucha de forma diferente a la de la marca EXPEDIA. En efecto, se advierte que mientras que la marca cuyo registro se cuestiona está compuesta por cinco (5) letras, la marca previamente registrada lo está por siete (7). Asimismo se observa que en la marca XPIDA resalta el fonema de la consonante obstruyente, oclusiva bilabial P, seguida de la vocal cerrada I, de la consonante obstruyente dental D y de la vocal abierta A; mientras que en la marca EXPEDIA se destaca el fonema de la consonante obstruyente, oclusiva, bilabial P, seguida de la vocal abierta E, de la consonante obstruyente dental D y del diptongo conformado por la vocal cerrada I y la vocal abierta A. 5.1.2. Comparación Ideológica6 Asimismo, encuentra la Sala que no existe semejanza ni identidad ideológica entre las marcas, pues mientras que la marca XPIDA genera en la mente del consumidor lo que se entiende por la palabra EXPIDA, es decir, “remitir, enviar mercancías, telegramas, pliegos”; la marca EXPEDIA no evoca ninguna idea en la mente del consumidor al ser de fantasía. De hecho, respecto de los signos de fantasía, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial: ““Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un

vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración 6 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta).” En conclusión, se observa que la marca XPIDA no es idéntica ni semejante al signo EXPEDIA, por cuanto está compuesta por un número distinto de letras, se escucha de manera diferente al ser pronunciada y evoca una idea en la mente del consumidor, mientras que la marca previamente registrada no. A pesar de lo anterior, la Sala ahondará aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el consumidor, al grado de que el comprador confunda los productos que distinguen las marcas XPIDA y EXPEDIA, o los asocie con un origen empresarial común.

5.1.3. Riesgo de Asociación y/o Confusión Sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó en la interpretación prejudicial: “El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.7” En el caso sub examine el registro de la marca XPIDA se otorgó para distinguir “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes” en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza; y el registro que se había concedido previamente al signo EXPEDIA en las clases 9, 39 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, se otorgó para distinguir “soporte lógico (software) para suministro de mapas geográficos, información y recomendaciones sobre rutas de viajes y guías de información sobre travesías.”, “agencias de viajes 7 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

y de obtención de tiquetes.” y “suministro de información electrónica referente a viajes y destinos de travesías, servicios educativos relacionados con viajes y destinos de viajes.” Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que las marcas XPIDA y EXPEDIA distinguen productos en la clase 39 internacional. Empero, se advierte que no necesariamente debe negarse el registro de una marca porque otra anterior ya está registrada para distinguir productos o servicios dentro de la misma clasificación internacional. De hecho, como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 04-IP98: “…el hecho de que los productos o servicios amparados con las marcas cotejadas se encuentren en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, no implica necesariamente la identidad o semejanza que entre los bienes debe existir como supuesto fáctico para la configuración de la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344. Para comprobar este aserto resulta útil tener en cuenta que en parte alguna de la citada norma se menciona la clase como parámetro de comparación entre los bienes de que se trate. Igualmente, debe

observarse que en forma armónica el artículo 104, en el cual se consagran las principales facultades que surgen para el titular del registro, no otorga el derecho al uso exclusivo de la marca sobre todos los productos o servicios comprendidos en la clase a que pertenecen aquellos para los que se ha solicitado el registro. Es que si bien la clase de la Clasificación Internacional de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión, ese solo hecho no resulta suficiente, pues en verdad al repasar cada una de las clases allí dispuestas, se observa que en una misma se reseñan productos de tan variada índole que ni por asomo podría generarse confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, obviamente haciendo salvedad de las marcas notorias. Para ejemplificar: En la clase 31 se consignan los alimentos para bebés, pero al mismo tiempo los productos para la destrucción de animales dañinos, así como los fungicidas y herbicidas. Si se identifica el alimento del bebé con una marca idéntica o similar de aquella destinada para los fungicidas, analizadas las cosas desde una perspectiva de razonabilidad, resulta de muy difícil ocurrencia que el público consumidor crea erradamente en que uno y otro producto tienen un mismo origen empresarial. De otro lado, existen productos que, aun cuando distribuidos en clases diversas, presentan características comunes entre ellos de tal naturaleza que, al ser puestos en el mercado bajo una misma marca perteneciente a titulares

diversos, inevitablemente se originaría confusión; ejemplo de ello lo constituyen las frutas y legumbres en conserva, relacionadas en la clase 29, frente a las frutas y legumbres frescas agrupadas en la clase 31.” Así las cosas, no sobra sino realizar el examen de conexión competitiva entre las marcas, a fin de determinar si XPIDA es registrable o, se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca XPIDA se otorgó para distinguir “transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes” y aquellos que se concedieron previamente a la marca EXPEDIA son para distinguir “soporte lógico (software) para suministro de mapas geográficos, información y recomendaciones sobre rutas de viajes y guías de información sobre travesías.”, “agencias de viajes y de obtención de tiquetes.” y

“suministro de información electrónica referente a viajes y destinos de trave