CE-11001-03-24-000-2006-00118-00-2013

REGISTRO MARCARIO – Examen de registrabilidad. Comparación ortográfica, fonética e ideológica De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, la Sala advierte que existe similitud ortográfica entre ellas. En efecto, se observa que ambas están compuestas por una (1) palabra de siete (7) letras y tres (3) sílabas, que se perciben de forma similar a, observarse en su conjunto. Igualmente, se observa que existe semejanza fonética entre las marcas, pues ambas se acentúan en la segunda sílaba y están compuestas por la desinencia IÑO. Por otro lado, se advierte que no existe semejanza ideológica entre los signos, pues ambos evocan ideas distintas en la mente de los consumidores. En efecto, mientras que el signo FRUTIÑO genera en la mente de los consumidores la idea de lo que se entiende por la palabra FRUTA, RIQUIÑO lo hace respecto de lo que se entiende por la palabra RICO. En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica y fonética entre las marcas RIQUIÑO y FRUTIÑO. Sin embargo, la semejanza existente entre las marcas cotejadas es insuficiente para afirmar que la marca RIQUIÑO se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el público consumidor. En el caso que nos ocupa se advierte que el registro de la marca RIQUIÑO se concedió para distinguir los mismos productos para los cuales se

había concedió previamente el registro de la marca FRUTIÑO. En efecto, la Sala advierte que ambas marcas distinguen “preparaciones para hacer bebidas”. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca RIQUIÑO no es lo suficientemente distintiva respecto de FRUTIÑO, pues los productos para los cuales se concedió su registro no la diferencian de aquellos que distingue la marca previamente registrada, y porque la partícula RIQU, que antecede a la desinencia IÑO, no le imprime suficiente distintividad respecto de la marca que le es semejante. Debe destacarse que existe conexión competitiva entre las marcas RIQUIÑO y FRUTIÑO, pues distinguen iguales productos en la misma clase internacional que, por ende, tienen la misma finalidad y se comercializan y publicitan por los mismos medios, generando riesgo de confusión indirecta y/o asociación en el público consumidor, que lo lleva a asociar los productos que distinguen las marcas con un origen empresarial común o al menos a pensar que ambas empresas tienen una relación o vinculación económica.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE

NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A NOTA DE RELATORIA: Cotejo marcario, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad. 2003-00111, MP. María Claudia Rojas Lasso. Caso similar, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de

marzo de 2013, Rad. 2005-00091, MP. María Claudia Rojas Lasso.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 12399 DE 2002 (26 de abril)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00118-00

Actor: QUALA S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad promovida por QUALA S.A. contra la Resolución 12399 de 2002 (26 de abril), mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca RIQUIÑO, a favor de Ángel Alberto Cárdenas Alejo, para distinguir “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” en la clase 32 de la

Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA QUALA S.A., domiciliada en Bogotá, mediante apoderado, presentó demanda de

nulidad en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 12399 de 2002 (26 de abril), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor Ángel Alberto Cárdenas Alejo, el registro de la

marca RIQUIÑO, para distinguir “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que en consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio adoptar “todas las medidas necesarias para el cumplimiento y ejecución de la sentencia”. 1.2. Los Hechos El 20 de abril de 2001 Ángel Alberto Cárdenas Alejo solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca RIQUIÑO, para distinguir “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, no fue objetada. Mediante Resolución 12399 de 2002 (26 de abril) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió a Ángel Alberto Cárdenas Alejo el registro de la marca RIQUIÑO, para distinguir “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” en la clase 32 internacional, pues consideró que ésta era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado. El 20 de mayo de 2004 Ángel Alberto Cárdenas Alejo cedió el registro de la marca

RIQUIÑO a INDUSTRIAS JUMBO S.A.. 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 1.3.1. Artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Señala que los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro” y “No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad”. Bajo el anterior contexto, considera que el signo RIQUIÑO no es distintivo, debido a que es confundible con la marca FRUTIÑO, previamente registrada a su favor. 1.3.2. Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Por otro lado, establece que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los

mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. En este sentido, afirma que debe cancelarse el registro de la marca RIQUIÑO, debido a que se asemeja ortográfica y fonéticamente al signo FRUTIÑO, y su registro genera confusión directa e indirecta en el público consumidor. Además, señala que la confusión entre los signos es mayor, debido a que existe conexión competitiva entre los mismos, pues distinguen productos semejantes en la misma clase internacional, que tienen una misma finalidad y se comercializan y publicitan por los mismos medios.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que para que un signo fuera registrado como marca debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. En este sentido, señaló que no debía cancelarse el registro del signo RIQUIÑO, pues era suficientemente distintiva para distinguir productos en el mercado. De hecho, manifestó que al realizar un cotejo marcario entre los signos RIQUIÑO y FRUTIÑO no se advertían semejanzas ortográficas ni fonéticas que generaran riesgo de confusión en el público consumidor. 2.2. INDUSTRIAS JUMBO S.A. reiteró los argumentos expuestos por la

Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, afirmó que las marcas RIQUIÑO y FRUTIÑO eran distintas, pues estaban conformadas por prefijos que evocaban en la mente de los consumidores características diferentes de los productos que pretendían distinguir.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de las normas de la Decisión 486 indicadas en los cargos. A continuación se citan las conclusiones a las que llegó en la interpretación 107-IP-2011 el Tribunal: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos RIQUIÑO y FRUTIÑO, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación

entre esta clase de signos.

CUARTO: El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. En el ámbito de los signos distintivos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. A diferencia del genérico y descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Las partes reiteraron e INDUSTRIAS JUMBO S.A. reiteraron, los argumentos expuestos, respectivamente, en la demanda y en las contestaciones de la misma.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo RIQUIÑO, cuyo registro se concedió para distinguir “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad

Andina de Naciones. A este respecto, se advierte que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone lo siguiente:

“Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca, cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo realiza una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió, a favor de Ángel Alberto Cárdenas Alejo, el registro de la marca RIQUIÑO, para distinguir “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que ésta era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado. 5.1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas

por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO SE MARCA PREVIAMENTE

CUESTIONA REGISTRADA

RIQUIÑO FRUTIÑO

(MIXTA CLASE 32) (MIXTA CLASE 32) Ahora bien, como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección1, al momento de realizar un cotejo marcario, debe identificarse cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico, a efectos de determinar cuál tiene

mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, debido a que en el presente caso se discute el registro de dos marcas mixtas, el Tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la interpretación prejudicial: “Para realizar la comparación entre dos signos mixtos, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico de cada uno de ellos. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo, el cotejo habrá de hacerse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos.” En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que crea mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas RIQUIÑO y FRUTIÑO. 1 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.: 11001032400020030011101, Actor: MONTRES ROLEX S.A., M.P. María Claudia Rojas Lasso 5.1.1. Comparación Ortográfica2 Para comenzar, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

RIQUIÑO, FRUTIÑO, RIQUIÑO, FRUTIÑO, RIQUIÑO, FRUTIÑO,

FRUTIÑO, RIQUIÑO, FRUTIÑO, FRUTIÑO, RIQUIÑO, FRUTIÑO, De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, la Sala advierte que existe similitud ortográfica entre ellas. En efecto, se observa que ambas están compuestas por una (1) palabra de siete (7) letras y tres (3) sílabas, que se perciben de forma similar a, observarse en su conjunto. 5.1.2. Comparación Fonética3 Igualmente, se observa que existe semejanza fonética entre las marcas, pues ambas se acentúan en la segunda sílaba y están compuestas por la desinencia IÑO. 5.1.3. Comparación Ideológica4 Por otro lado, se advierte que no existe semejanza ideológica entre los signos, pues ambos evocan ideas distintas en la mente de los consumidores. En efecto, mientras que el signo FRUTIÑO genera en la mente de los consumidores la idea de lo que se entiende por la palabra FRUTA, RIQUIÑO lo hace respecto de lo que se entiende por la palabra RICO. 2 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.” 3 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.:

11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.” 4 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica y fonética entre las marcas RIQUIÑO y FRUTIÑO. Sin embargo, la semejanza existente entre las marcas cotejadas es insuficiente para afirmar que la marca RIQUIÑO se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Por lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad, para determinar si el registro de la marca genera confusión en el público consumidor. 5.1.4. Riesgo de Asociación y/o Confusión Así las cosas, sobre los tipos de confusión y/o asociación que pueden generar las

marcas, el Tribunal precisó en la interpretación prejudicial lo siguiente: ““El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).” En el caso sub examine el registro de la marca RIQUIÑO se concedió para distinguir “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas ” en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el registro de la marca FRUTIÑO se concedió previamente para distinguir “preparaciones para hacer bebidas” en la misma clase. Ahora bien, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los

productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que las marcas RIQUIÑO y FRUTIÑO distinguen iguales productos en la misma clase internacional. Empero, se advierte que no necesariamente debe negarse el registro de una marca porque otra anterior ya está registrada para distinguir productos o servicios dentro de la misma clasificación internacional. De hecho, como lo anotó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 04-IP98: “…el hecho de que los productos o servicios amparados con las marcas cotejadas se encuentren en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, no implica necesariamente la identidad o semejanza que entre los bienes debe existir como supuesto fáctico para la configuración de la causal de irregistrabilidad dispuesta en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344. Para comprobar este aserto resulta útil tener en cuenta que en parte alguna de la citada norma se menciona la clase como parámetro de comparación entre los bienes de que se trate. Igualmente, debe observarse que en forma armónica el artículo 104, en el cual se consagran las principales facultades que surgen para el titular del registro, no otorga el derecho al uso exclusivo de la marca sobre todos los productos o servicios comprendidos en la clase a que pertenecen aquellos para los que se ha solicitado el registro. Es que si bien la clase de la Clasificación Internacional de Niza puede servir como un indicio para afirmar que los diferentes bienes agrupados en una determinada clase presentan entre ellos características comunes de tal naturaleza que al ser identificados con

marcas idénticas o similares, pertenecientes a titulares diferentes, puede generarse confusión, ese solo hecho no resulta suficiente, pues en verdad al repasar cada una de las clases allí dispuestas, se observa que en una misma se reseñan productos de tan variada índole que ni por asomo podría generarse confusión al ser identificados con marcas idénticas o similares, obviamente haciendo salvedad de las marcas notorias. Para ejemplificar: En la clase 30 se consignan los alimentos para bebés, pero al mismo tiempo los productos para la destrucción de animales dañinos, así como los fungicidas y herbicidas. Si se identifica el alimento del bebé con una marca idéntica o similar de aquella destinada para los fungicidas, analizadas las cosas desde una perspectiva de razonabilidad, resulta de muy difícil ocurrencia que el público consumidor crea erradamente en que uno y otro producto tienen un mismo origen empresarial. De otro lado, existen productos que, aun cuando distribuidos en clases diversas, presentan características comunes entre ellos de tal naturaleza que, al ser puestos en el mercado bajo una misma marca perteneciente a titulares diversos, inevitablemente se originaría confusión; ejemplo de ello lo constituyen las frutas y legumbres en conserva, relacionadas en la clase 29, frente a las frutas y legumbres frescas agrupadas en la clase 30.” Así las cosas, no sobra sino realizar el examen de conexión competitiva entre las marcas, a fin de determinar si RIQUIÑO es registrable o se encuentra incursa dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

En este sentido, se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión competitiva entre las marcas, son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. En el caso que nos ocupa se advierte que el registro de la marca RIQUIÑO se concedió para distinguir los mismos productos para los cuales se había concedió previamente el registro de la marca FRUTIÑO. En efecto, la Sala advierte que ambas marcas distinguen “preparaciones para hacer bebidas”. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca RIQUIÑO no es lo suficientemente distintiva respecto de FRUTIÑO, pues los productos para los cuales se concedió su registro no la diferencian de aquellos que distingue la marca previamente registrada, y porque la partícula RIQU, que antecede a la desinencia IÑO, no le imprime suficiente distintividad respecto de la marca que le es semejante. Debe destacarse que existe conexión competitiva entre las marcas RIQUIÑO y FRUTIÑO, pues distinguen iguales productos en la misma clase internacional que, por ende, tienen la misma finalidad y se comercializan y publicitan por los mismos medios, generando riesgo de confusión indirecta y/o asociación en el público

consumidor, que lo lleva a asociar los productos que distinguen las marcas con un origen empresarial común o al menos a pensar que ambas empresas tienen una relación o vinculación económica. En este orden de ideas, la Sala observa que el signo RIQUIÑO, cuyo registro se concedió para distinguir “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. A propósito, en un caso similar, en el que se canceló el registro de la marca FRESCOLECHE concedida para distinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se advirtió que era confundible con la marca FRESKALECHE, previamente registrada para distinguir productos de la misma clase, esta Sala manifestó: “…se observa que la marca FRESCOLECHE posee semejanza ortográfica, fonética e ideológica con el signo notorio FRESKALECHE, pues se percibe y se pronuncia de forma similar y evoca en la mente de los consumidores la misma idea (…) En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca FRESCOLECHE se otorgó para distinguir “leche, leche en polvo, yogurt, natilla, queso, mantequilla y bebidas a base de leche”; y el signo notorio FRESKALECHE distingue productos lácteos. Lo anterior,

dentro del contexto de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca FRESCOLECHE no es suficientemente distintiva respecto del signo notorio FRESKALECHE, pues los productos para los cuales se concedió su registro, tienen una relación directa con aquellos que distingue el signo FRESKALECHE, pues son especies de su genero y, por ende, pueden publicitarse y comercializarse por los mismos medios, usarse eventualmente de manera complementaria y tener una misma finalidad. De hecho, por lo anterior la Sala advierte que el registro de la marca FRESCOLECHE podría inducir a confusión directa e indirecta al público consumidor, quienes podrían confundir los productos que distinguen los signos o asociarlos con un origen empresarial común. En este orden de ideas, la Sala considera que el signo FRESCOLECHE, cuyo registro se solicitó para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado e induce al público a error, encontrándose incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literales b) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.”5 Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala accederá a las pretensiones de la demandante y así lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 5 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 22 de marzo de 2013, Actora: FRESKALECHE S.A., Rad.: 110010324000200500091 01, M.P. María Claudia Rojas Lasso En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo