CE-11001-03-24-000-2006-00124-00-2013

REGISTRO MARCARIO – Comparación ortográfica, fonética e ideológica Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue: QUESITRIX, NESTLE TRIX, QUESITRIX, NESTLE TRIX,

QUESITRIX, NESTLE TRIX, QUESITRIX, NESTLE TRIX, QUESITRIX, NESTLE

TRIX, QUESITRIX, NESTLE TRIX, QUESITRIX, NESTLE TRIX, QUESITRIX, NESTLE TRIX, QUESITRIX, NESTLE TRIX, QUESITRIX, NESTLE TRIX, QUESITRIX, NESTLE TRIX, QUESITRIX, NESTLE TRIX. De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala la similitud ortográfica existente entre ellas. Si bien las marcas consideradas en su conjunto no tienen la misma longitud, ya que el número de letras y palabras que las compone es diferente, pues el signo QUESITRIX tiene nueve (9) letras y esta compuesto por una (1) palabra; y la marca NESTLE TRIX tiene diez (10) letras y está compuesta por dos (2) palabras; lo cierto es que ambos signos se asemejan ortográficamente, por cuanto están compuestos de tres (3) sílabas y las últimas cuatro letras que los componen son idénticas. Así mismo, la Sala advierte que existe semejanza fonética entre las marcas, pues ambos se acentúan en la sílaba TRIX, que, dicho sea de paso, posee la fuerza distintiva en ambos signos y genera el mismo sonido al ser pronunciada. Por otro lado, se encuentra que no es dable comparar ideológicamente los signos, pues mientras que QUESITRIX es

evocativo de la palabra QUESO; NESTLE TRIX es una expresión completamente fantasiosa, que no evoca ninguna idea en la mente de los consumidores. En conclusión, se observa que existe semejanza ortográfica y fonética entre las marcas, por cuanto las últimas cuatro (4) letras de ambos signos, que poseen la fuerza distintiva, son idénticas, se perciben igual y generan el mismo sonido al ser pronunciadas.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 81 / DECISIÓN 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 82 LITERAL A / DECISIÓN 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 83 LITERAL A NOTA DE RELATORIA: Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2006, Rad. 2002-00274, MP.

Camilo Arciniegas Andrade.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 24469 DE 1997 (23 de septiembre) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 38063 DE 2001 (23 de noviembre) – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 6392 DE 2002 (27 de febrero) –

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

REGISTRO MARCARIO – Riesgo de asociación y/o confusión Se tiene que los criterios que reiteradamente han sido expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar si existe conexión

competitiva entre las marcas, son: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; e (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. En el caso que nos ocupa se advierte que el registro de la marca QUESITRIX se otorgó para distinguir los mismos productos para los cuales se había concedido previamente el registro de la marca NESTLE TRIX. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, permite constatar que la marca QUESITRIX no es lo suficientemente distintiva respecto de NESTLE TRIX, pues los productos para los cuales se solicitó su registro no la diferencian de aquellos que distingue la marca previamente registrada, y porque la partícula QUESI, que antecede a TRIX, no le imprime suficiente distintividad respecto de la marca que le es semejante. Además, debe destacarse que el registro de la marca QUESITRIX genera riesgo de confusión en el público consumidor, que lo lleva a asociar los productos que ésta distingue con aquellos que identifica NESTLE TRIX, pues ambas marcas distinguen iguales productos, que se publicitan y comercializan por los mismos medios, teniendo una misma finalidad. De hecho, para la Sala resulta probable que el consumidor medio considere de manera equívoca que los productos de la clase 30 identificados con la marca QUESITRIX, constituyen una nueva línea de productos de NESTLE TRIX, generando riesgos de asociación que se deben

evitar.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00124-00

Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Se decide en única instancia la acción de nulidad, promovida por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. contra las Resoluciones 24469 de 1997 (23 de septiembre), 38063 de 2001 (23 de noviembre) y 6392 de 2002 (27 de febrero), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELLI S.A. DE C.V., el registro de la marca QUESITRIX, para distinguir “café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., domiciliada en Vevey, Cantón de Vaud, Suiza, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad en los siguientes

términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 24469 de 1997 (23 de septiembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELLI S.A. DE C.V., el registro de la marca QUESITRIX, para distinguir “café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.  Que se declare nula la Resolución 38063 de 2001 (23 de noviembre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 24469 de 1997 (23 de septiembre).  Que se declare nula la Resolución 6392 de 2002 (27 de febrero), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 24469 de 1997 (23 de septiembre).  Que en consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca QUESITRIX, para distinguir productos de la

clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 1.2. Los Hechos El 12 de octubre de 1995 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELLI S.A. DE C.V. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca QUESITRIX, para distinguir “café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, fue objetada por la actora, pues consideró que dicha marca no debía concederse, habida cuenta de que era confundible con el signo NESTLE TRIX, previamente registrado a su favor en la misma clase internacional. Mediante Resolución 24469 de 1997 (23 de septiembre) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia concedió el registro de la marca QUESITRIX, para distinguir productos de la clase 30 internacional, pues consideró que no era confundible con la marca NESTLE TRIX, previamente registrada a favor de la actora para distinguir productos de la clase 30. Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en

subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 38063 de 2001 (23 de noviembre) y 6392 de 2002 (27 de febrero), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 24469 de 1997 (23 de septiembre). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 1.3.1. Artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Señala que los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena disponen, respectivamente, que “podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” y “no podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior”. Bajo el anterior contexto, considera que debe cancelarse el registro de la marca QUESITRIX, concedida a favor de PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELLI

S.A. DE C.V. para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, pues no es suficientemente distintiva para distinguir productos en el mercado. 1.3.2. Artículos 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Por otro lado, pone de presente que los artículos 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que “…no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error” y “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. En este sentido, señala que debe cancelarse en registro de la marca QUESITRIX, pues es confundible con la marca NESTLE TRIX, previamente registrada a su

favor para distinguir productos de la misma clase. En efecto, manifiesta que la partícula TRIX, que se encuentra escrita al final de ambas marcas, es la que posee la fuerza distintiva y hace que la percepción y pronunciación de los signos sea semejante. En un mismo sentido, manifiesta el registro de marca QUESITRIX genera riesgo confusión indirecta en el público consumidor, pues éstos asocian con un mismo origen empresarial los productos que ésta distingue con aquellos que identifica la marca previamente registrada a su favor. Además, alega que la confusión que se genera entre las marcas es mayor, debido a que existe conexión competitiva entre los signos, pues identifican productos de la misma clase internacional. Adicionalmente, indica que debe protegerse la confianza legítima que lo cobija por haber obtenido antes que PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELLI S.A. DE C.V. el registro de una marca distintiva en el mercado. Por último, señala que la marca QUESITRIX es parasitaria, pues busca aprovecharse del éxito que NESTLE TRIX ha adquirido en el mercado.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que para que un signo fuera registrado como marca debía reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación

gráfica. En este sentido, señaló que los signos QUESITRIX y NESTLE TRIX no eran confundibles, pues al analizarlos en su conjunto se advertía que poseían suficientes diferencias que los hacían distintivos en el mercado. Adicionalmente, sostuvo que debía hacerse caso omiso a las súplicas de la demanda, pues había sido interpuesta de manera extemporánea, habiendo caducado la acción. 2.2. PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELLI S.A. DE C.V. guardó silencio.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL A solicitud de la Sala se obtuvo la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto de las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena indicadas en los cargos, y de la disposición transitoria primera de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues el Tribunal consideró que debía abstenerse de hacerla respecto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, pues no era aplicable al caso concreto, ya que al momento en que fue solicitado el registro como marca del signo QUESITRIX se encontraba vigente únicamente la Decisión 344.

En este orden de ideas, las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 130-IP-2011, respecto de las normas referidas, se citan a continuación. “PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma

vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo QUESITRIX (denominativo) fue presentada el 12 de octubre de 1995, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo QUESITRIX

(denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria descritas en la presente interpretación prejudicial, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

Además, si el signo opositor es un signo denominativo compuesto, el consultante, deberá tomar en cuenta si alguno de los elementos denominativos le concede distintividad frente al signo solicitado.

CUARTO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. Las partes reiteraron los argumentos expuestos, respectivamente, en la demanda y en la contestación de la misma. 4.2. PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELLI S.A. DE C.V. guardó silencio.

V. ASUNTO PREVIO La Superintendencia de Industria y Comercio solicita declarar la caducidad de la acción, pues considera que la actora no demandó oportunamente las Resoluciones 24469 de 1997 (23 de septiembre), 38063 de 2001 (23 de noviembre) y 6392 de 2002 (27 de febrero), mediante las cuales la

Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca QUESITRIX, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Ahora bien, la Sala advierte que el término de caducidad de la acción de nulidad corrió desde el 27 de febrero de 2002 y por 5 años, es decir, hasta el 27 de febrero de 2007, pues el acto que dio por terminada la etapa administrativa y concedió el registro de la marca QUESITRIX, fue la Resolución 6392 de 2002 (27 de febrero). En este orden de ideas, se observa que no es dable acceder a la solicitud de caducidad, pues la demanda fue interpuesta oportunamente por la actora el 3 de mayo de 20061, dentro del término legal fijado para tal efecto. De hecho, respecto de la caducidad de la acción de nulidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial109-IP-2010: “La nulidad relativa, por su parte, se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 o cuando éste se hubiese efectuado de mala fe. Aunque tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, quien debe ejercer la acción dentro de un plazo específico, de 5 años, también puede ser ejercida por cualquier persona. En efecto, de acuerdo a la citada normativa es la autoridad nacional competente la encargada de declarar, de oficio o a solicitud de cualquier persona interesada. En efecto, la nulidad absoluta, es decir, en los casos en los que se

solicite la nulidad de un signo que haya sido concedido en contravención con los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, no prescribe. Mientras que la nulidad relativa, es decir aquélla que se solicite en virtud a que un signo haya sido concedido en contravención del artículo 136 de la Decisión 486 prescribe después de 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.” (Se resalta)

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA Antes de entrar a resolver el fondo del asunto debe la Sala advertir que examinará los cargos de la demanda a la luz de lo dispuesto en los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y no respecto del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 que se invocó como violado en el libelo de la demanda, por ser estas las normas vigentes al momento en que se solicitó el registro del signo QUESITRIX. En efecto, sobre la aplicación de las normas comunitarias en el tiempo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial: 1 Folio 82, Cuaderno 1. “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los

efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal. Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. (…) En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo QUESITRIX (denominativo) fue presentada el 12 de octubre de 1995, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.” En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si el signo QUESITRIX,

cuyo registro se concedió para distinguir “café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, reúne el requisito de distintividad para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 literal a) y 83 literal a) la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A este respecto, se advierte que los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena disponen lo siguiente: “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior” Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de

forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, podrá constituir marca, todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca QUESITRIX, a favor de PRODUCTOS ALIMENTICIOS BOCADELLI S.A. DE C.V., para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a pesar de que dentro del proceso la actora se opuso a su registro, por considerar que existía confundibilidad entre ésta y la marca NESTLE TRIX, previamente registrada a su favor para distinguir productos de la misma clase. 6.1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para efectuar el cotejo marcario. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su

unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se

señala a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO SE MARCA PREVIAMENTE

CUESTIONA REGISTRADA

QUESITRIX NESTLE TRIX

(NOMINATIVA CLASE 30) (NOMINATIVA CLASE 30)

QUESITRIX NESTLE TRIX Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica entre las marcas QUESITRIX y NESTLE TRIX. 6.1.1. Comparación Ortográfica2 Como primera medida, se tiene que el cotejo de las marcas en forma sucesiva es como sigue:

QUESITRIX, NESTLE TRIX, QUESITRIX, NESTLE TRIX, QUESITRIX, NESTLE

TRIX, QUESITRIX, NESTLE TRIX, QUESITRIX, NESTLE TRIX, QUESITRIX,

NESTLE TRIX, QUESITRIX, NESTLE TRIX, QUESITRIX, NESTLE TRIX,

QUESITRIX, NESTLE TRIX,

QUESITRIX, NESTLE TRIX, QUESITRIX, NESTLE TRIX, QUESITRIX, NESTLE TRIX, De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala la similitud ortográfica existente entre ellas. Si bien las marcas consideradas en su conjunto no tienen la misma longitud, ya que el número de letras y palabras que las compone es diferente, pues el signo QUESITRIX tiene nueve (9) letras y esta compuesto por una (1) palabra; y la marca NESTLE TRIX tiene diez (10) letras y está compuesta por dos (2) palabras; lo cierto es que ambos signos se asemejan ortográficamente, por cuanto están compuestos de tres (3) sílabas y las últimas cuatro letras que los componen son idénticas. 6.1.2. Comparación Fonética3 Asimismo, la Sala advierte que existe semejanza fonética entre las marcas, pues

ambos se acentúan en la sílaba TRIX, que, dicho sea de paso, posee la fuerza distintiva en ambos signos y genera el mismo sonido al ser pronunciada. 6.1.3. Comparación Ideológica4 2 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u obvia.” 3 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.” 4 Consejo de Estado.