CE-11001-03-24-000-2006-00125-01-2010

COTEJO MARCARIO – Entre la marca CARIBE y el signo TROPICAL / REGISTRO MARCARIO - Procedencia frente a la marca TROPICAL / TROPICAL - No es confundible con la expresión Caribe. No todo lo tropical es caribe / CONSUMIDOR MEDIO - Inexistencia de confusión al elegir marca de cigarrillos y tabaco / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 30 de julio de 2009, Radicación 2003-00411, C.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 – LITERAL A NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 30408 de 2003 (29 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No Anulada) / RESOLUCIÓN 14001 de 2004 (28 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No Anulada) / RESOLUCIÓN 31291 de 2005 (25 de

noviembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00125-01

Actor: COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de Nulidad La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 30408 de 29 de octubre de 2003, 14001 de 28 de junio de 2004 y 31291 de 25 de noviembre de 2005, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca mixta “TROPICAL” para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la

Clasificación Internacional de Niza. I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Manifiesta que el 21 de marzo de 2003, la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO, solicitó el registro de la marca mixta “TROPICAL” para distinguir cigarrillos, tabaco para fumadores, cerillas, productos de la clase 34 Internacional. I.1.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 529 de 27 de junio de 2003. I.1.3. Contra la anterior solicitud la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE

TABACO S.A. presentó oposición con base en las marcas CARIBE nominativa y mixta con reivindicación de colores, para la misma clase 34 Internacional, de su propiedad. I.1.4. Mediante Resolución 30408 de 29 de octubre de 2003, la División de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta “TROPICAL”, para distinguir productos de la clase 34 a favor de la sociedad

PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. PROTABACO.

I.1.5. Contra la anterior decisión, la actora, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. I.1.6. Mediante Resolución 14001 de 28 de junio de 2004, se decidió el recurso de reposición, confirmando la Resolución impugnada. I.1.7. A través de la Resolución 31291 de 25 de noviembre de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó la Resolución 30408 de 29 de octubre de 2003. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Aduce que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por falta de aplicación, al considerar que el estudio de registrabilidad del signo mixto “TROPICAL”, desconoció abiertamente la concurrencia de los supuestos de hecho que impedían su registro como marca.

Manifiesta que el riesgo de confusión que existe entre las marcas en disputa es evidente, pues inclusive el examinador de la Superintendencia las confundió en la Resolución núm. 14001 de 28 de junio de 2004, donde equivocadamente expresó: “entre la marca registrada TROPICAL y el signo solicitado CARIBE, no existen semejanzas que produzcan riesgos”, sin embargo, la Superintendencia concedió el registro, generando un altísimo riesgo de confusión para el público consumidor. Afirma que es importante resaltar, el riesgo que constituye para el consumidor, no tener la posibilidad de diferenciar el origen empresarial de los productos y servicios, limitando su facultad de escogencia libre y adecuadamente. Resalta en cuanto a las semejanzas visuales que entre la marca registrada “CARIBE” y la solicitada “TROPICAL”, deben tenerse en cuenta los elementos figurativos o gráficos y los colores que conforman a cada marca, los cuales no se tuvieron debidamente en cuenta en el cotejo efectuado en los actos acusados, pues las coincidencias presentes en los signos son innegables. Anota que ambos diseños recrean representaciones gráficas de objetos similares, evocando en el público un concepto determinado, en ambos casos, el de un ambiente de playa, mar y sol, utilizando los mismos colores con efectos cromáticos de degradación similares, lo que hace entender, que las semejanzas en los signos, son mucho más notorias que las diferencias. Señala que es lógico que en este caso, los efectos visuales de las marcas CARIBE y TROPICAL, son muy parecidos, entendiendo que se presenta una ausencia absoluta de elementos creativos en la etiqueta del producto de la marca

solicitada, haciéndola muy similar gráficamente a la marca registrada. Expresa que es claro que también existe una violación directa por aplicación indebida del artículo 134 de la Decisión 486, al considerar, sin fundamento válido, que el signo mixto TROPICAL tenía elementos que le otorgan aptitud para distinguir los productos de la empresa solicitante, frente a los productos distinguidos por la marca de la actora. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. La Superintendencia señala que efectuado el examen de conjunto de las marcas enfrentadas, la coexistencia de éstas no conllevan al público a error, pues se tiene que el elemento predominante en ambos signos es el denominativo, sin que se presenten entre los mismos similitudes del orden gráfico, ortográfico, fonético y conceptual. Sostiene que del análisis conceptual se tiene según el Diccionario de la Lengua Española, Edición novena, que la palabra “Tropical” significa: “Perteneciente o relativo a los trópicos” y, de otra parte, la palabra “Caribe” según la misma obra “Dícese de individuo de un pueblo del mismo nombre, que en otro tiempo dominó una parte de las Antillas”.

Respecto al aspecto figurativo de los signos en debate se tiene que entre ellas no se presentan semejanzas que las hagan confundibles entre sí, habida cuenta que los elementos gráficos que las conforman son diferentes. La marca “TROPICAL” solicitada se presenta en diferentes tonos de azul, apreciándose un color anaranjado en una figura circular representando el sol en un atardecer y con la figura parcial de una palmera, mientras que en la marca previamente registrada “CARIBE” aparecen unas franjas que cruzan el rectángulo de derecha a izquierda, la figura completa de una palmera y los tonos de colores más intensos. Aduce que frente a las argumentaciones expuestas en la demanda sobre el presunto riesgo de confusión del consumidor debe tenerse en cuenta que éste aprecia las marcas de manera sucesiva y no simultánea y menos entrecruzadas prolongadamente lo cual sólo constituye un intento de la parte demandante para prologar una irreal confusión. II.1.2. La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A., en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso, a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, lo siguiente: Que contrario a lo afirmado por la actora, si la Superintendencia de Industria y Comercio, hubiera aplicado el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 en la forma que Coltabaco lo desea, seria necesario que dicha entidad negara el registro de todas las marcas sometidas a su consideración, por cuanto si TROPICAL y CARIBE se parecen y pueden causar confusión, todas las denominaciones y figuras se parecen y ninguna marca tendrá entonces vocación

de ser registrada. Manifiesta que en el presente caso, el elemento predominante entre las marcas en conflicto es el nominativo. Sostiene que tampoco las etiquetas que presentan ambas marcas son semejantes, por lo cual los compradores, captarán perfectamente que un paquete de cigarrillos es de CARIBE y otro de TROPICAL. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público guardó silencio. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que

el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Para el examen de registrabilidad de un signo mixto, compuesto por un elemento denominativo y uno gráfico, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante de aquél será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo” (folios 185 y 186).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 105-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…)”. “Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación (…)”. Esta Sala, ya se había pronunciado acerca de los cargos expuestos en la demanda, mediante sentencia de 30 de julio de 2009, en la cual las partes eran las mismas al igual que las marcas mixtas “TROPICAL” y “CARIBE” (tanto en sus denominaciones como en sus gráficas), así como la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza a la que pertenecen los productos que distinguen. La diferencia radica en que los actos administrativos acusados son distintos y las normas aplicables interpretadas por el Tribunal corresponden a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En dicha providencia, que denegó las pretensiones de la demanda, se expuso lo siguiente: “El acto acusado concedió a favor de la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. –PROTABACO S.A.-, el registro de la marca mixta “TROPICAL”, para amparar productos comprendidos en la Clase 34ª de la

Clasificación Internacional de Niza. No obstante lo anterior, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ya había concedido a la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. -COLTABACO S.A.-, el registro de la marca “CARIBE”, para distinguir productos similares pertenecientes a la misma clase. Para puntualizar con mayor claridad el motivo de la controversia, se incorporan a continuación los signos mixtos enfrentados: MARCA MIXTA PREVIAMENTE REGISTRADA MARCA MIXTA POSTERIORMENTE REGISTRADA El problema de la litis consiste en establecer si el signo TROPICAL + GRAFICA es confundible o no con la marca CARIBE + GRAFICA para distinguir productos de la clase 34 de la clasificación internacional de Niza (“cigarrillos, tabaco manufacturado y en bruto, artículos para fumadores, cerillas”) y si, por consiguiente, aquél se encuentra incurso o no en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Aquí es importante destacar, en primera instancia, que si bien el actor expresó en su demanda que la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio es contraria a lo dispuesto en el Artículo 136 literal a.- de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, esta Corporación habrá de atenerse a la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el sentido de entender que en el presente caso el examen de legalidad del acto administrativo acusado debe realizarse frente a lo establecido en los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por

cuanto la solicitud de registro del signo “TROPICAL (mixto)” se presentó el 26 de octubre de 1999, en vigencia de la precitada normatividad comunitaria. En efecto el Tribunal Andino de Justicia en su Interpretación Prejudicial número 37-IP-2008, dejó en claro que “…la solicitud de registro del signo “TROPICAL” (mixto) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen”. De conformidad con lo anterior, las disposiciones a aplicar en el sub lite son las siguientes:

DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD

ANDINA DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos

productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; […] DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. Para reforzar lo anteriormente expuesto, es preciso tener presente que las normas transitorias contenidas en la Decisión 486 de 2000, concuerdan plenamente con el criterio antes mencionado, al determinar que “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.” (Subrayado ajeno al texto) A juicio de la Sala se presenta en el sub lite una marcada predominancia del elemento denominativo frente al gráfico, pues en realidad es el componente que produce un impacto o incidencia mayor en la mente de los consumidores. Por lo mismo y en aplicación de las orientaciones consignadas en la interpretación emitida por el Tribunal Andino de Justicia, es menester abordar el examen de

dicho elemento, a fin de determinar si se presenta o no algún riesgo de confusión o asociación en el ámbito comercial, de tal suerte que se torne posible o imposible la coexistencia pacífica de las marcas ya mencionadas. Como bien lo reconoce la parte actora en su demanda, las voces TROPICAL y CARIBE no presentan entre sí ninguna similitud fonética, gramatical u ortográfica, lo cual exime a la Sala de realizar los análisis encaminados a establecer la existencia de riesgos de confusión o asociación por tales razones. En otras palabras, no es preciso dar aplicación a los criterios y metodologías consignados por el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial, los distintos para adelantar el cotejo de las marcas, pues de entrada se tiene establecido que desde el punto de vista denominativo los riesgos de confusión son inexistentes. Aún así resulta necesario rebatir lo expresado por el actor con respecto a la proximidad o semejanza conceptual que según el actor se presenta entre las palabras TROPICAL y CARIBE, pues de acuerdo con la definición que de esas voces trae el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, mal podría decirse que se trata de expresiones sinónimas. En efecto, ninguna de las acepciones que se consignan a continuación, permite inferir que se trate de expresiones que tienen idéntico significado: TROPICAL. 1. adj. Perteneciente o relativo a los trópicos. 2. adj. Ampuloso, frondoso, exagerado. CARIBE. 1. adj. Se dice del individuo de un pueblo que en otro tiempo dominó una parte de las Antillas y se extendió por el norte de América del Sur. U. t. c. s.

2. adj. Perteneciente o relativo a este pueblo.

A todas luces resulta incuestionable que desde el punto de vista conceptual todo lo “caribe” tiene algo de “tropical”, pero aún así, no es menos cierto que no todo lo “tropical” es “caribe”, pues como es sabido, en el globo terráqueo existen grandes extensiones de tierra que a pesar de ser catalogadas como zonas tropicales, se encuentran muy alejadas del mar caribe. A pesar de lo anterior, la Sala no desconoce que en ocasiones las dos expresiones evocan algunos lugares geográficos caracterizados por la presencia de un paisaje de playa bañado por el sol, pero no por ello se puede predicar que los consumidores consuetudinarios de tabaco puedan llegar a asumir de manera equivocada que los cigarrillos TROPICAL y CARIBE tengan un mismo origen empresarial o incluso que se trate de un mismo producto. Los clientes o consumidores medios de este tipo de productos son personas que por su misma adicción al cigarrillo, conocen e identifican cabalmente las marcas de su predilección, sin que el poco o mucho parecido gráfico que pudiere existir entre las cajetillas de cigarrillos, pueda llegar a generar en sus mentes algún riesgo de asociación o de confusión. Visto lo anterior, concluye la Sala que la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto no tiene por qué generar confusión alguna en el público consumidor, respecto del origen empresarial de los productos enfrentados, así se presenten ciertas similitudes desde el punto de vista de su composición gráfica. Por consiguiente la Sala estima que la marca TROPICAL + GRAFICA tiene la suficiente distintividad ideológica y conceptual frente a la marca opositora, ante lo

cual no se configura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, de donde se concluye que la Resolución número 14530 de 30 de Junio de 2000, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió a la sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A. –PROTABACO S.A.-, el registro de la marca mixta TROPICAL, no es violatoria de las disposiciones andinas, razón por la cual deberá declararse su conformidad con el ordenamiento jurídico superior y, como consecuencia de ello, no podrán prosperar las pretensiones de la demanda”1. Es importante destacar, que si bien las normas citadas en la sentencia transcrita corresponden a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en esta oportunidad, las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina interpretadas por el Tribunal de Justicia Andino son equivalentes, por cuanto se refieren a los mismos aspectos materiales y jurídicos tratados en dicha ocasión. Así las cosas, los criterios jurídicos expuestos en la sentencia transcrita, son perfectamente aplicables al caso sub examine, ya que hay coincidencia con los elementos fácticos reseñados en la demanda. Por tal virtud, la Sala se ciñe estrictamente a la decisión adoptada mediante dicha providencia, en la que se concluye que las pretensiones no tienen vocación de prosperar. 1 Sentencia de 30 de julio de 2009. Radicación núm.: 2003 00411 Consejero ponente: RAFAEL E.

OSTAU DE LAFONT PIANETA. Actor: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.

COLTABACO S.A.

En consecuencia, la Sala denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia, dando aplicación a los criterios expuestos en la sentencia transcrita. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de julio de 2010.

RAFAEL OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO