CE-11001-03-24-000-2006-00131-00-2013

PATENTE DE INVENCION - Requisitos de patentabilidad. Nivel inventivo Así las cosas, es evidente que por carecer de nivel inventivo, la patente solicitada no constituye una creación novedosa, pues la preparación de las composiciones allí mencionadas ya habían sido reveladas previamente en la anterioridad D1 del documento US 5.283.231 titulado “Aqueous suspension concentrate”. Igualmente, se pudo concluir que, contrario a lo manifestado por la parte actora, no determina una creación novedosa el hecho de que la anterioridad D1 se haya referido a herbicidas y en la solicitada a fungicidas, pues ambas pertenecen al mismo tipo de sustancias, es decir, PESTICIDAS, cuyas formulaciones exteriorizan los mismos inconvenientes relacionados con su estabilidad en la medida en que forman cristales. En virtud de lo anterior, vislumbra la Sala que para un técnico medianamente versado en la materia, el objeto a patentarse resultaría obvio y/o evidente del estado de la técnica, pues como ya se dijo, partiendo de la anterioridad D1, en el caso sub examine, las formulaciones presentadas por la actora no implican una novedad que ameriten otorgar la patente.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00131-00

Actor: HOECHST SCHERING AGREVO GMBH

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad HOECHST SCHERING AGREVO GMBH., por conducto de apoderado, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms. 20127 de 22 de agosto de 2005 y 32411 de 30 de noviembre de la misma anualidad, expedidas por la citada entidad.

I. DEMANDA.- I.1La sociedad HOECHST SCHERING AGREVO GMBH., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones núms. 20127 de 22 de agosto de 2005 y 32411 de 30 de noviembre de la misma anualidad, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “FORMULACIÓN

LIQUIDA DE PIRIMETALINO”.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el privilegio de patente antes mencionado. Igualmente, solicitó que se comunique la sentencia que se profiera a la citada entidad y se expida copia de la misma para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo núm. 209 de 1957.

Asimismo, solicitó que se le ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo que se profiera, la Resolución correspondiente en la que se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como lo establece el artículo 176 del C.C.A. Finalmente, pidió que se condene en costas a la entidad demandada. I.2La sociedad HOECHST SCHERING AGREVO GMBH., en síntesis, fundamentó sus hechos de la siguiente forma: Que el 3 de noviembre de 1998, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de patente de invención bajo el título “FORMULACIÓN LIQUIDA”, revindicando la prioridad de la solicitud inglesa núm. 9817354.5 de 11 de agosto de 1998. Manifestó que la entidad mencionada, luego de realizar un examen de forma, la requirió para que en un plazo de 30 días hábiles presentara respuesta a las observaciones o complementara los antecedentes señalados en el referido examen. Expresó que mediante escrito radicado el 11 de noviembre de 1998 y con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado por el literal d) del artículo 4° del Convenio de París, presentó copia certificada de la solicitud de patente, de la cual se reivindica prioridad, debidamente legalizada y oficialmente traducida. Indicó que por escrito de 1º de octubre de 1999, estando dentro del término concedido, dio respuesta al mencionado requerimiento en los siguientes términos: Se modificó el título de invención a: “FORMULACIÓN LIQUIDA DE

PIRIMETALINO”. Se aclaró que el significado de la abreviatura SC se encontraba explicado en la página 1 línea 5 de la descripción, sin embargo, precisó que para mayor claridad, en la reivindicación 1 se reemplazó dicha abreviación por su significado. Se acompañó un nuevo capítulo reivindicatorio. Se presentó copia certificada de la solicitud básica de patente de la cual se revindicó prioridad. Se adjuntó, debidamente corregidas, la caratula, la hoja de presentación, el extracto y las tarjetas de propietario de archivo temático. Afirmó que el extracto de la solicitud de la patente “FORMULACIÓN LIQUIDA DE PIRIMETALINO”, fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 521 de 30 de octubre de 2002, página 318, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros, por lo que la entidad demandada procedió a hacer el respectivo estudio de fondo. Sostuvo que mediante Oficio núm. 12337 de 10 de marzo de 2005, notificado por fijación en lista de la misma fecha, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la requirió para que en el término de 60 días, contados a partir de la fecha de su notificación, se hicieran valer los argumentos y aclaraciones respecto de la patentabilidad de la solicitud, por cuanto el examinador técnico de patentes consideró que los requisitos novedad y altura inventiva de la misma se encontraban afectados por la siguiente anterioridad “Documento: US 5.283.231 titulada Aquous suspensión concéntrate composition

del 1 de febrero de 1994, afecta las reivindicaciones 1 a 10 en cuanto al Nivel Inventivo”. Señaló que el examinador concluyó que: “… se exhibe en esta anterioridad que sorprendentemente se pueden preparar composiciones hasta con un 50% de pendimentalin sin que se formen cristales después del procesamiento, donde está la característica común a los componentes activos de pendimentalin y pirimetalino. Por lo anterior, se considera que la formulación reivindicada resulta obvia y derivable del estado de la técnica para una persona medianamente versada en el arte técnico correspondiente, quien con su conocimiento en el campo hubiese podido llegar a la composición reivindicada y en consecuencia las reivindicaciones de 1 a 10 carecerían de nivel inventivo”. Indicó que, estando dentro del término legal establecido, por escrito de 8 de junio de 2005 dio respuesta al examen de patentabilidad, presentando argumentos en defensa del nivel inventivo de la referida composición. Aseveró que mediante Resolución núm. 20127 de 22 de agosto de 2005 (acusada), la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “FORMULACIÓN LIQUIDA DE

PIRIMETALINO”.

Adujo que contra la decisión anterior, interpuso recurso de reposición, el cual se resolvió de manera confirmatoria, mediante Resolución núm. 32411 de 30 de noviembre de 2005. I.3.- En apoyo de sus pretensiones, la sociedad actora adujo la violación de los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la

Comunidad Andina. En síntesis, señaló los siguientes cargos de violación: “VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY POR FALSA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 18 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD

ANDINA DE NACIONES”.

Sostuvo que el referido artículo 18, señala que: “se considera que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica” Explicó que la creación denominada “FORMULACIÓN LIQUIDA DE PIRIMETALINO”, no solamente es novedosa, sino que tiene altura inventiva, constituye un paso más allá de lo existente y, por lo tanto, cumple con los requisitos exigidos a las nuevas creaciones. Adujo que se equivoca la Superintendencia de Industria y Comercio al considerar que los herbicidas y fungicidas, pertenecen al mismo tipo de sustancias. Tanto en respuesta al concepto técnico como en el recurso de reposición interpuesto, se demostró ampliamente que la mencionada invención corresponde a una sustancia fungicida activa que es el pirimetanil, pues pesticida es el “que destina a combatir plagas”, en cambio fungicida se refiere al “que destruye los hongos”. Explicó que en el campo de los pesticidas, los compuestos fungicidas de extremos herbicidas se usan de maneras totalmente diferentes. Esto se debe a la necesidad del herbicida de matar maleza, mientras que las sustancias fungicidas deben actuar para proteger cultivos valiosos y no con el propósito de actuar en la planta

en sí sino en las plantas nocivas de hongos patogénicos. Una consecuencia de ello, es que estos tipos de pesticidas necesitan diferentes tipos de formulación. Esto habría evitado a la persona experimentada tratar de encontrar una formulación mejor para que el compuesto fungicida pririmetanil vuelva al campo de formulaciones de compuestos herbicidas que buscan una acción diferente. Expresó que en virtud de lo anterior, la patente denominada “FORMULACIÓN LIQUIDA DE PIRIMETALINO” no es cercana a D1, el examinador debe recordar que la presente invención trata de una formulación de una sustancia fungicida activa que es el mencionado pirimetanil. Diferente es el compuesto herbicida denominado pendimentanil. Resaltó que la invención, objeto de estudio, sí cuenta con el nivel inventivo para ser protegida como patente de invención, pues según la Interpretación Prejudicial núm. 12IP-98 del Acuerdo de Cartagena, para determinar el nivel inventivo de una creación, es necesario acudir al conocimiento general que tenga el examinador de patentes respecto al tema estudiado y a su apreciación, es decir, que para determinar si se hubiera podido producir una invención o no, depende de alguna manera de factores subjetivos, tales como es la apreciación de conjunto que haga el técnico de patentes, respecto a lo que a él le parece evidente. “VIOLACIÓN DIRECTA DE LA LEY POR FALSA INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 19 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES”.

Indicó que es necesario tener en cuenta el criterio establecido por la

Jurisprudencia y la Doctrina para determinar la novedad y altura inventiva de combinaciones o mezclas de elementos conocidos. Transcribió apartes de la Interpretación Prejudicial núm. 182-IP-2005, en la cual se indicó que en relación con la combinación o mezclas de elementos conocidos no debe llegarse a una conclusión a priori, pues no se puede predicar instantáneamente la falta de nivel inventivo de una u otra, ya que en ambos casos se tiene que efectuar un análisis en concreto. Explicó que en dicha interpretación se precisó que la oficina de patentes respectiva, al realizar el análisis del nivel inventivo de agregaciones o combinaciones o mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico en la materia, es decir, que de un simple análisis se concluya que no tiene nivel inventivo. Finalmente, solicitó tener en cuenta el hecho de que esta invención fue concedida por la Oficina Europea de Patentes, patente núm. 9994028.5 y por la Oficina Americana de Patentes, patente núm. 6.559.156 B1.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio, por conducto de apoderado, contestó la demanda y en síntesis, fundamentó su oposición de la siguiente forma:

Que con la expedición de los actos acusados no se incurrió en violación de normas de carácter supranacional como las contenidas en los artículos 14 y 18 del Decreto 486 de la Comunidad Andina. Sostuvo que del examen de fondo de la solicitud en debate, se pudo determinar que la misma no reúne todos los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención. Adujo que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente presentada por la parte demandante y obrante dentro del expediente núm. 99050988, adolece del requisito de nivel inventivo mencionado en el artículo 14 de la norma comunitaria, por lo tanto existía un claro impedimento legal para el otorgamiento de la patente de invención solicitada. Señaló que para una persona normalmente versada en la materia, “se deriva en forma evidente del estado de la técnica anterior a la solicitud, porque a partir de sus conocimientos y enseñanzas de las anterioridades señaladas habría logrado de una manera obvia el objeto reivindicado”. Aclaró que cuando en el concepto técnico se indicó que se trataba de dos sustancias que pertenecían al mismo tipo (herbicidas-fungicidas), se quiso decir que tales correspondían a principios activos considerados dentro del campo general de los biocidas, pues dichas sustancias se utilizan para combatir plagas, independientemente del tipo de plaga al cual se aplique. Agregó que cualquier principio activo se formula de acuerdo con las formas de presentación como granulados, tabletas, suspensiones, geles, etc., modos de formulación ampliamente conocidos para una persona versada en la materia, así como los compuestos auxiliares de formulación que para tal efecto pueden ser

utilizados. Manifestó que lo que se pretende proteger es la formulación acuosa concentrada en suspensión, o sea, la forma de presentación o entrega del principio activo para su aplicación mas no el principio activo dado, el cual es conocido en el arte previo y, por ende, no constituye la característica nueva e inventiva de la solicitud. Indicó que la característica de la invención corresponde a la formulación misma, en forma de suspensión acuosa concentrada combinada con agente tensioactivo en el que se supera el inconveniente de la cristalización o apastelamiento de la sustancia activa permitiendo que la composición sea estable, razón por la cual no se está afectando el nivel inventivo con relación al principio activo, porque como ya se explicó, no constituye objeto de la invención, por cuanto es conocido en el arte previo. Expresó que el problema técnico a resolver, es la formulación misma que no presente el inconveniente de cristalización, donde se combina como vehículo un agente tensioactivo del tipo de copolímero de bloques de “poli(oxitileno) y poli(oxipropileno)” y un agente tensioactivo del tipo de condensado de naftaleno y fomaldehído, sistema tensioactivo que igualmente se utiliza en la formulación divulgada en el documento D1. Afirmó que con respecto a que los fungicidas se usan de manera totalmente diferentes, cabe anotar que, en primer lugar, el uso no es objeto de discusión, pues no corresponde al objeto de la invención y de hecho, el uso en sí mismo no es patentable. En segundo lugar, el herbicida está dirigido a combatir maleza y el

fungicida a combatir hongos, su forma de aplicación, en ambos casos, va dirigida al follaje de plantas, indistintamente que se trate de maleza o cultivos valiosos y lo que se pretende con la formulación es que sea fluible, de fácil aplicación, que se adhiera al follaje para que permanezca por más tiempo y que presente una liberación adecuada del principio activo; otra cosa es ya la actividad del principio activo, que es la que específicamente va a actuar, ya sea directamente sobre la maleza o sobre los hongos, actividad que es inherente al compuesto activo la cual no es objeto de solicitud porque no está protegiendo el principio activo ni su forma de acción o actividad pesticida, que ya es ampliamente conocida, sino una formulación de presentación acuosa concentrada en suspensión, que acondiciona un principio activo para su aplicación. Aseveró que tampoco se vulneraron los artículos 14, 16 y 19 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto, por un lado, la solicitud no se negó por falta de novedad sino de nivel inventivo, requisito que debe cumplir toda invención para que sea patentable; y, por el otro, no se objetó en ningún momento la aplicación industrial. Finalmente, sostuvo que con respecto a las patentes concedidas en otros países para la misma invención, cada país es autónomo en este aspecto y cada uno posee su propia legislación y reglamento para este efecto. (Folios 58 a 66 del expediente).

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de Resoluciones 20127 de 22 de agosto de 2005 y 32411 de 30 de noviembre de la misma anualidad, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales, respectivamente, se negó una patente de invención y se resolvió, en forma desfavorable, el recurso de reposición interpuesto contra la primera Resolución, confirmándola en todas sus partes. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial rendida ante este proceso1, consideró: “(…) 1 Proceso núm. 85IP-2011, visible a folios 220 a 228 del expediente.

VI. CONSIDERACIONES:

(…)

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL

TIEMPO.

El Juez Consultante solicitó la interpretación de los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486. La solicitud del otorgamiento de la patente de invención titulada «FORMULACIÓN LÍQUIDA DE PIRIMETANILO», se realizó el 11 de agosto de 1999, es decir, a l amparo de la Decisión 344 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena. En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. (…) Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa

hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. (…) A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente. Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: (…) De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de patente de invención “FORMULACIÓN LÍQUIDA DE PIRIMETANILO”, se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe

aplicar el Juez Consultante. Así las cosas, la Sala dilucidará el presente asunto bajo las normas sustanciales de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que en lo relativo a los requisitos de patentabilidad, en su mayoría fueron reproducidas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. En efecto, al analizar las normas sustanciales aplicadas por la Superintendencia de Industria y Comercio con respecto de las aplicables al caso bajo estudio (Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena), se observa que no variaron sustancialmente, tal como pasa a verse:

DECISIÓN 344 ACUERDO DE DECISIÓN 486 COMISIÓN ANDINA

CARTAGENA Artículo 1.- Los Países Miembros Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de invenciones, sean de producto o de procedimientos en todos los campos procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. susceptibles de aplicación industrial. Artículo 16.- Una invención se Artículo 2.- Una invención es considerará nueva cuando no está nueva cuando no está comprendida comprendida en el estado de la en el estado de la técnica. técnica. El estado de la técnica El estado de la técnica comprenderá comprenderá todo lo que haya sido todo lo que haya sido accesible al accesible al público, por una público por una descripción escrita u descripción escrita u oral, por una oral, utilización, comercialización o

utilización o cualquier otro medio cualquier otro medio antes de la antes de la fecha de presentación fecha de presentación de la solicitud de la solicitud de patente o, en su de patente o, en su caso, de la caso, de la prioridad reconocida. prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, determinación de la novedad, también se considerará, dentro del también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido estado de la técnica, el contenido de de una solicitud de patente en una solicitud de patente en trámite trámite ante la oficina nacional ante la oficina nacional competente, competente, cuya fecha de cuya fecha de presentación o de presentación o de prioridad fuese prioridad fuese anterior a la fecha de anterior a la fecha de prioridad de presentación o de prioridad de la la solicitud de patente que se solicitud de patente que se estuviese estuviese examinando, siempre examinando, siempre que dicho que dicho contenido se publique. contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40. Artículo 18.- Se considerará que Artículo 4.- Se considerará que una una invención tiene nivel inventivo, si invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio para una persona del oficio normalmente versada en la materia normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. evidente del estado de la técnica. Artículo 19.- Se considerará que Artículo 5.- Se considerará que una una invención es susceptible de

invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los actividad productiva, incluidos los servicios. servicios.

CASO SUB LITE: Según se lee en las Resoluciones acusadas, la entidad demandada negó el privilegio de la patente denominada “FORMULACIÓN LIQUIDA DE PIRIMETALINO”, por considerar que carecía de nivel inventivo, ya que según el examen practicado, existe una anterioridad a la referida solicitud, contenida en el documento US 5.283.231 (antecedente D1), que puso en evidencia la realización de formulaciones químicas como las señaladas en el mencionado requerimiento de patentabilidad, llegándose a la conclusión de que “una persona medianamente versada en la materia técnica correspondiente puede a partir de esta anterioridad y de su conocimiento de conjunto básico, derivar la composición acuosa reclamada en forma evidente del estado de la técnica”.

Por su parte, la sociedad HOECHST SCHERING AGREVO GMBH., estimó que, por el contrario, la creación denominada “FORMULACIÓN LIQUIDA DE PIRIMETALINO” es novedosa, por lo que consideró que lo que debe establecer el examinador es si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, es o no evidente, es decir, que de un simple análisis se concluya que tiene o no nivel inventivo. Finalmente, solicitó que se tenga en cuenta el hecho de que esta invención fue concedida por la Oficina Europea de Patentes, patente

núm. 9994028.5 y por la Oficina Americana de Patentes, patente núm. 6.559.156 B1. En este orden de ideas, encuentra la Sala que el presente asunto se contrae a resolver los siguientes problemas jurídicos: a) si la creación denominada “FORMULACIÓN LIQUIDA DE PIRIMETALINO” tiene el nivel inventivo suficiente para el otorgamiento de la patente de invención solicitada; y, b) si el reconocimiento de dicha invención, por parte de la Oficina Europea y Americana de Patentes tiene incidencia en la decisión que deba tomar la Superintendencia de Industria y Comercio en su calidad de Oficina Nacional de Patentes. Al respecto, se observa que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la referida interpretación judicial, señaló lo siguiente: “B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.  (…) La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. Sobre el requisito de nivel inventivo, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: «Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel

inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención» . (Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999).

B. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE

ELEMENTOS CONOCIDOS.

La Superintendencia de Industria y Comercio considera que si bien es cierto que el hecho de utilizar elementos conocidos puede llevar a resultados inesperados no evidentes, no necesariamente la utilización de dichos elementos conduce siempre a resultados inesperados. En consecuencia, es necesario referirse al nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos. En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva. La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: «Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos».2 De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto. Daniel R. Zuccherino, en su libro «PATENTES DE INVENCIÓN», trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: « Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas. Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se h