CE-11001-03-24-000-2006-00167-00-2014

REGISTRO MARCARIO – Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de asociación y o confusión. Conexión competitiva De la confrontación que se hace de los elementos diferentes de las marcas en conflicto, la Sala no advierte que exista similitud ortográfica entre ellas. De hecho, el elemento diferente de cada una de las marcas tiene una longitud distinta, pues el del signo cuestionado está compuesto por tres (3) letras y el del previamente registrado por cuatro (4). Aunado a lo anterior, salta a la vista que la secuencia vocálica los elementos diferentes de las marcas es completamente diferente, pues ninguno es coincidente. Asimismo, se advierte que no hay semejanza fonética entre los elementos diferentes de los signos cotejados, habida cuenta que la pronunciación de los vocablos SOL y CLOR produce una tonalidad completamente distinta. En conclusión, se observa que la marca SOLOX no es semejante al signo CLOROX porque las partículas SOL y CLOR, que constituyen el elemento diferente de las marcas, sobre el cual debe recaer el cotejo marcario, se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados. En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de las marcas SOLOX y CLOROX se otorgó para distinguir iguales productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 3 internacional, permite constatar que la marca SOLOX es suficientemente distintiva respecto de CLOROX, pues a pesar de que identifican los mismos productos, lo cierto es que los elementos diferentes de las marcas son distintos y, por ende, no inducen al público a confusión, pues se perciben de manera distinta y producen un sonido

diferente al ser pronunciados.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESARTICULO 135 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 135 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD

ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A.

NOTA DE RELATORIA: Caso similar, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1 de noviembre de 2012, Rad. 2004-00406, MP. María Claudia Rojas

Lasso.

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 15027 DE 2005 (27 de junio) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 28580 DE 2005 (28 de octubre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) / RESOLUCION 35324 DE 2005 (27 de diciembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00167-00

Actor: THE CLOROX COMPANY

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,

que se interpreta como de nulidad relativa, promovida por THE CLOROX COMPANY contra las Resoluciones 15027 de 2005 (27 de junio), 28580 de 2005 (28 de octubre) y 35324 de 2005 (27 de diciembre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca SOLOX, a favor de la sociedad PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A., para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

I. LA DEMANDA THE CLOROX COMPANY, domiciliada en Oakland, Estados Unidos de América, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

en los siguientes términos: 1.1. Pretensiones  Que se declare nula la Resolución 15027 de 2005 (27 de junio), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió, a favor de PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A., el registro de la marca SOLOX, para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

 Que se declare nula la Resolución 28580 de 2005 (28 de octubre), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por el actor, confirmando lo decidido en la Resolución 15027 de 2005 (27 de junio).  Que se declare nula la Resolución 35324 de 2005 (27 de diciembre), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recuso de apelación propuesto por el actor, confirmando lo decidido en la Resolución 15027 de 2005 (27 de junio).  Que como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca SOLOX, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y proferir una nueva resolución que permita adoptar cabalmente lo ordenado en éste fallo. 1.2. Los Hechos El 4 de octubre de 2004 la sociedad PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca SOLOX, para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos” en la clase 3

de la Clasificación Internacional de Niza. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, fue objetada por el actor, quien consideró que dicha marca era confundible con el signo CLOROX, previamente registrado a su favor para distinguir productos de la misma clase. Mediante Resolución 15027 de 2005 (27 de junio) la Superintendencia de Industria y Comerció concedió a PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A. el registro de la marca SOLOX, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Inconforme con tal decisión, el actor presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 28580 de 2005 (28 de octubre) y 35324 de 2005 (27 de diciembre), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 15027 de 2005 (27 de junio). 1.3. Normas violadas y concepto de la violación El demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 1.3.1. Artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Señala que los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que “A efectos de

este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.” y “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad”. En este orden de ideas, considera que debe cancelarse el registro de la marca SOLOX, concedida a favor de la sociedad PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A. para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues es confundible con la marca CLOROX, previamente registrada a su favor para distinguir productos de la misma clase. 1.3.2. Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones Manifiesta que el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.”. Bajo el anterior contexto, sostiene que las marcas SOLOX y CLOROX son

confundibles, pues poseen semejanzas de orden ortográfico y fonético que pueden inducir a confusión al público consumidor, ya que se perciben de forma similar y generan sonidos semejantes al ser pronunciadas. Asimismo, señala que el registro de la marca SOLOX genera riesgo de confusión, ya que existe conexión competitiva entre ésta y la marca CLOROX, previamente registrada a su favor, pues ambas distinguen productos idénticos que pueden comercializarse y publicitarse por los mismos medios.

II. CONTESTACIONES 2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que las pretensiones del demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente. Agregó que los actos administrativos acusados habían sido expedidos con sujeción a la normatividad vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Indicó que la marca SOLOX era suficientemente distintiva para distinguir productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. En este sentido, advirtió que la marca poseía diferencias ortográficas y fonéticas con el signo CLOROX, que permitían a los signos coexistir pacíficamente en el mercado. 2.2. La sociedad PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A. guardó silencio.

III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Las conclusiones a las que llegó el Tribunal en la interpretación 06-IP-2013, respecto de las normas invocadas en la demanda, se citan a continuación. “1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser

susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

3. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

4. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Las marcas denominativas compuestas son las conformadas por dos o más palabras, números, etc. Para su

comparación, deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia.

5. Los signos pueden estar conformados por partículas de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles.”

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. El actor y la Superintendencia de Industria y Comercio reiteraron, respectivamente, los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma. 4.2. La sociedad PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A. guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA Corresponde a la Sala determinar si el signo SOLOX, cuyo registro se concedió a favor de la sociedad PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A. para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería,

aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, no induce al público a error, ni se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. A este respecto, se advierte que los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen lo siguiente: “Artículo 134. A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (…) Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; Artículo 136. No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” Sea lo primero advertir que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134 literal a)

de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, podrá constituir marca cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado, siempre que sea susceptible de representación gráfica. El mismo artículo establece una lista no taxativa de los signos que pueden constituir marca y, dentro de esta, incluye “las palabras o combinación de palabras”. Ahora, se tiene que la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las resoluciones acusadas, concedió el registro de la marca SOLOX, a favor de la sociedad PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A., para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que era suficientemente distintiva para distinguir dichos productos en el mercado. 5.1. Examen de Registrabilidad En relación con el examen de registrabilidad, la interpretación prejudicial rendida en este proceso, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria para efectuar el cotejo marcario. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del

comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.1” En este orden de ideas, siguiendo las orientaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala debe comenzar por advertir que la marca cuyo registro se cuestiona y la marca previamente registrada, se expresan como se señala a continuación:

MARCA CUYO REGISTRO SE MARCA PREVIAMENTE

CUESTIONA REGISTRADA

SOLOX CLOROX

(NOMINATIVA CLASE 3 ) (NOMINATIVA CLASE 3) SOLOX CLOROX Bajo el anterior, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas SOLOX y CLOROX; no sin antes advertir que las marcas no se analizarán en su conjunto, pues la partícula OX que contienen es común en el registro marcario de la clase 3 internacional, y ello constituye una de las excepciones que 1 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. Pág. 351 y ss. el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha fijado a la regla de que el cotejo marcario debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, ya que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo2. De hecho, la Sala advierte que la partícula OX es de uso común dentro del registro marcario de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues luego de observar la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio constató que más de 10 marcas registradas en dicha clase la contienen (HELIMOX,

PARADOX, FREGOX, BLANCOX, REDOX, PLATOX, WINDOX, ZENOX, WOFATOX y TERXOX). En este sentido, sobre las partículas de uso común, el Tribunal manifestó lo siguiente en la interpretación prejudicial: “Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.” 5.1.1. Comparación Ortográfica3 y Fonética4 Como primera medida, se tiene que el cotejo del elemento diferente de las marcas, en forma sucesiva, es como sigue: 2 Interpretación Prejudicial 020-IP-2009: “Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.” 3 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ortográfica se produce por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los que la secuencia de vocales, la extensión o longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden provocar que la confusión sea más palpable u

obvia.” 4 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud fonética existe entre signos que al ser pronunciados causan un sonido semejante; tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.” SOL, CLOR, SOL, CLOR, SOL, CLOR, SOL, CLOR, SOL, CLOR, SOL,

CLOR, SOL, CLOR, SOL, CLOR, SOL, CLOR, SOL, CLOR, SOL,

CLOR, SOL, CLOR, SOL, CLOR, SOL, CLOR, SOL, CLOR, SOL,

CLOR, SOL, CLOR, SOL, CLOR, SOL, CLOR, SOL, CLOR, SOL, CLOR, SOL, CLOR De la confrontación que se hace de los elementos diferentes de las marcas en conflicto, la Sala no advierte que exista similitud ortográfica entre ellas. De hecho, el elemento diferente de cada una de las marcas tiene una longitud distinta, pues el del signo cuestionado está compuesto por tres (3) letras y el del previamente registrado por cuatro (4). Aunado a lo anterior, salta a la vista que la secuencia vocálica los elementos diferentes de las marcas es completamente diferente, pues ninguno es coincidente. Asimismo, se advierte que no hay semejanza fonética entre los elementos diferentes de los signos cotejados, habida cuenta que la pronunciación de los

vocablos SOL y CLOR produce una tonalidad completamente distinta. 5.1.2. Comparación Ideológica5 Por otro lado, se encuentra que no es dable comparar ideológicamente los signos, pues mientras que SOLOX es de fantasía, ya que constituye una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores; el previamente registrado a favor del actor evoca en la mente de los consumidores lo que se entiende por la palabra CLORO, es decir, aquel elemento que “Se usa para blanquear y como plaguicida, en la desinfección de aguas y en la industria de los plásticos”. 5 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 8 de junio de 2006, Rad.: 11001032400020020027401, Actor: ALLERGAN INC., M.P. Camilo Arciniegas Andrade. “La similitud ideológica se produce entre los signos que evocan la mismas o similares ideas, que se deriva de su parecido conceptual. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” En conclusión, se observa que la marca SOLOX no es semejante al signo CLOROX porque las partículas SOL y CLOR, que constituyen el elemento diferente de las marcas, sobre el cual debe recaer el cotejo marcario, se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados. Pese a lo anterior, es necesario ahondar aun más en el análisis de confundibilidad para determinar si el registro de la marca SOLOX genera confusión en el consumidor y si ella se encuentra incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la

Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 5.2. Riesgos de Asociación y/o Confusión Así las cosas, sobre los tipos de confusión que pueden generar las marcas, el Tribunal precisó en la interpretación prejudicial 045-IP-2009 lo siguiente: ““El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP2008, marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).” En el caso sub examine el registro de la marca SOLOX se otorgó para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; y el registro que se había concedido previamente al signo CLOROX se concedió para distinguir los mismos productos en idéntica clase. Ahora, aplicando las reglas del Tribunal de Justicia, con miras a verificar el riesgo de confusión y/o asociación de las marcas en conflicto, las cuales se refieren a (i) la

identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o la identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o la semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o la semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos, la Sala encuentra que los signos SOLOX y CLOROX no son semejantes pero distinguen productos iguales. Así las cosas, debe realizarse el examen de conexión competitiva entre los signos, a fin de determinar si SOLOX es registrable o se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de las marcas SOLOX y CLOROX se otorgó para distinguir iguales productos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 3 internacional, permite constatar que la marca SOLOX es suficientemente distintiva respecto de CLOROX, pues a pesar de que identifican los mismos productos, lo cierto es que los elementos diferentes de las marcas son distintos y, por ende, no inducen al público a confusión, pues se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados. En este orden de ideas, la Sala considera que el signo SOLOX, cuyo registro se concedió para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones,

perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos” en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues posee suficiente fuerza distintiva para distinguir productos en el mercado, no siendo idéntica ni similar a la marca CLOROX. A propósito, en un caso similar, en el que se concedió el registro de la marca TOTALDENT, para distinguir productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, porque se encontró que no era semejante ni confundible con el signo COLGATE TOTAL, previamente registrado para distinguir productos de la misma clase, esta Sala manifestó: “En conclusión, se observa que la marca TOTALDENT no es semejante, ni constituye una reproducción, imitación o transcripción total o parcial del signo COLGATE TOTAL, por cuanto está compuesta por un número distinto de letras, y porque las partículas DENT y COLGATE, que constituyen el elemento diferente de las marcas sobre el cual debe recaer el cotejo marcario, se perciben de manera distinta y producen un sonido diferente al ser pronunciados. En este orden de ideas, la Sala considera que el signo TOTALDENT, cuyo registro se solicitó para distinguir productos correspondientes a la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comunidad

Andina de Naciones, pues no es idéntico ni similar a la marca COLGATE TOTAL, Aunado a lo anterior, no sobra advertir que resulta irrelevante estudiar en el caso sub examine si existe riesgo de confusión y/o asociación entre las marcas COLGATE TOTAL y TOTALDENT, pues al haber constatado que los signos son diferentes queda claro que no es posible que ninguna de estas hipótesis se presente, ya que la identidad o semejanza entre los signos constituye uno de los requisitos indispensables para el acaecimiento de estos hechos.”6 Así las cosas, de conformidad con los argumentos precedentes, la Sala no accederá a las pretensiones del demandante y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 6 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 1 de noviembre de 2012, Actor: Colgate Palmolive Company, Rad.: 110010324000200400406 01, M.P. María Claudia Rojas Lasso

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. ENVÍESE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

GUILLERMO VARGAS AYALA MARÍA ELIZABETH GARCÍA

GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA MORENO