CE-11001-03-24-000-2006-00185-00-2013

REGISTRO MARCARIO - Riesgo de confusión y de asociación. Comparación ortográfica, fonética e ideológica En efecto, en la marca solicitada se reproduce la expresión “PATROL”, la cual constituye precisamente la marca previamente registrada, sin que la expresión “PEST” que se agrega a la primera (PEST+PATROL) le imprima suficiente distintividad al signo, más aún cuando es la palabra PATROL el elemento que dota a la marca de especial eficacia caracterizante, en tanto que es aquel que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor. De otro lado, no obstante la diferente estructura de las marcas cotejadas, desde el punto de vista fonético también existe similitud entre ellas, pues su pronunciación es sustancialmente parecida, más aún si se tiene en cuenta que en ambas la sílaba tónica es la misma (TROL, que corresponde a la terminación de cada una de las expresiones confrontadas). En efecto, al pronunciar las marcas de manera sucesiva y alternativa, se observa que ellas se escuchan de una manera muy similar, En este orden, estima la Sala que entre las marcas PATROL y PESTPATROL existen similitudes desde el punto de vista ortográfico y fonético significativas para generar un riesgo de confusión en el consumidor, quien antes tales semejanzas podría eventualmente adquirir un producto en la creencia de que está comprando otro, a atribuirle, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común. Adicionalmente, las marcas en conflicto al distinguir los mismos productos (pertenecientes a la Clase 9 Internacional), emplean idénticos medios de publicidad y de comercialización, factores que

refuerzan aún más el concepto de confundibilidad.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD

ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150

NOTA DE RELATORIA: Principio de territorialidad en materia marcaria, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de 2010, Rad. 2003-00318,

MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00185-00

Actor: COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC., contra las resoluciones proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales negó a aquella el registro de la marca PESTPATROL (nominativa) solicitada para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación

demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes: 1.- Pretensiones.

1. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 025237 de 30 de septiembre de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca PESTPATROL (nominativa), solicitada por la firma COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 de la

Clasificación Internacional de Niza.

2. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 035896 de 29 de diciembre de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de un lado, resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto, en el sentido de confirmarlo, y de otro, concedió el recurso de apelación formulado subsidiariamente.

3. Declarar la nulidad de la Resolución núm. 2913 de 10 de febrero de 2006, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución núm. 025237 de 30 de septiembre de 2005.

4. Ordenar, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceda el registro de la marca PESTPATROL (nominativa) en la

Clase 9 Internacional.

5. Ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que se dicte en este proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

6. Ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio proferir la resolución administrativa mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del C.C.A. 2.- Fundamentos de hecho.

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes: El 7 de febrero de 2005, la sociedad COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC. solicitó el registro como marca de la expresión “PESTPATROL” (nominativo), para distinguir software de computador en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 550 el 31 de marzo de 2005, sin que se hubieran presentado en el trámite administrativo oposiciones a la solicitud de registro. Surtido el trámite correspondiente, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 25237 de 30 de septiembre de 2005, mediante la cual negó de oficio el registro de la marca solicitada, con fundamento en el registro previo de la marca nominativa “PATROL” a nombre de la sociedad BMC SOFTWARE, INC., que ampara soporte lógico y

programas de computador en la Clase 9ª Internacional. La sociedad COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior decisión. El 29 de diciembre de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 35896, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior, concediendo además el recurso interpuesto en forma subsidiaria. Posteriormente, el 10 de febrero de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio profirió la Resolución núm. 2913, por medio de la cual al resolver el recurso de apelación confirmó en todas sus partes la decisión contenida en la Resolución 25237 de 30 de septiembre de 2005, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. 3.- Normas violadas y concepto de la violación. Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación del artículo 136 literal a) expresó que la Administración lo aplicó indebidamente, puesto que la coexistencia pacífica de las marcas PATROL y PESTPATROL indica que las marcas son distintivas entre sí. Afirmó, igualmente, que el significado del término PATROL, que corresponde a la palabra en español patrulla o ronda, es ampliamente conocido en nuestro medio, en particular en lo referente a software, siendo comúnmente utilizado para ofrecer

en el mercado varios productos de software, tales como: PATROL, PESTPATROL, CYBER PATROL, BORDER PATROL, PICTURE PATROL, MAXPATROL, DIGITAL PATROL, PCINTERNET PATROL, PC PATROL, TOPGUARD PATROL, en las distintas connotaciones que en el medio de la tecnología de la información pueden darse a la palabra ronda o patrulla, desde juegos de video, hasta sistemas de vigilancia y manejo de información, este último el caso del producto PATROL de la firma BMC Sofware, Inc. Destacó que la marca PESTPATROL es evocativa y corresponde a la combinación caprichosa del vocablo PEST, que evoca el concepto de peste o plaga, y PATROL que evoca el concepto de patrulla en castellano, con un significado conceptual claro que refiere a la vigilancia de pestes o plagas que puedan presentarse en un sistema de información; bajo ese concepto -aclaró - la marca identifica en el mercado un producto de software ofrecido por Computer Associates dirigido a prevenir la entrada de programas espía (pestes/plagas) en un sistema de información. Precisó, así mismo, que la marca PATROL corresponde a una marca débil, en tanto coexiste en el registro y en el mercado con múltiples marcas que contienen el término PATROL, y por tal razón no se puede pretender que dicho término no se use como elemento de otra marca, si esta nueva marca en su conjunto resulta suficientemente distintiva. Estimó que la marca PESTPATROL resulta lo suficientemente distintiva para ser objeto de registro, en tanto combina de forma caprichosa el término PATROL -que se demuestra comúnmente utilizado en el mercado de softwarecon el término PEST, sin que pueda en forma alguna desmembrarse dicho conjunto marcario, tal

como se hizo en los actos acusados. Concluyó, en ese orden, que la marca PESTPATROL es suficientemente distintiva frente a la marca débil PATROL, por lo que se desestima entonces cualquier riesgo de confusión entre las mismas. De otro lado, anotó que existen hechos que corresponden a la realidad del mercado y que demuestran cómo las dos compañías dedicadas al mercado del software, Computer Associates Think, Inc. y BMC Software, Inc., han desarrollado su actividad, bajo sus respectivas marcas PESTPATROL y PATROL, sin que hasta la fecha se hubiese presentado confusión entre el público consumidor. Indicó que además de la coexistencia en el mercado, las marcas coexisten en el registro de múltiples jurisdicciones en el mundo. Finalmente, consideró que la Administración violó directamente, por falta de aplicación, el artículo 134 de la Decisión 486, en tanto que la marca PESTPATROL cumple con todos los requisitos para ser objeto de registro, pues es susceptible de ser representada gráficamente, es perceptible por los sentidos y es suficientemente distintiva. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II.1 La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, señalando las siguientes razones en defensa de los actos acusados: Precisó que con la expedición de las resoluciones demandadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Señaló que aunque el signo “PESTPATROL” es susceptible de representación gráfica, contrario a lo que afirma la parte actora, carece de fuerza distintiva, por

cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados “PESTPATROL” (solicitada) y “PATROL” (registrada) resulta indudable que presentan similitudes en los aspectos ortográfico y fonético capaces de ocasionar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado. Precisó, en relación con la referencia que hace la parte demandante de otras actuaciones administrativas, que las mismas son independientes, habida cuenta de sus circunstancias fácticas únicas y especiales. Finalmente, respecto de la presunta coexistencia de las marcas en debate a que alude la parte demandante, señaló que ello no impide el pleno ejercicio de la facultad de la oficina nacional competente (Superintendencia de Industria y Comercio) para determinar la registrabilidad o irregistrabilidad en cada caso particular del signo solicitado, con el fin de proceder a su negación o concesión. II.2 La firma BMC SOFTWARE, INC., tercero con interés directo en el proceso, no obstante que fue notificada legalmente de la demanda, no presentó contestación a la misma, según consta en el expediente. III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO En esta etapa del proceso tanto la parte actora como la demandada reiteraron, en lo fundamental, las razones expuestas en la demanda y en la contestación a ésta, respectivamente (Fls. 266 a 278). El tercero con interés directo en el proceso no presentó alegatos de conclusión.

El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio. IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial No. 119-IP-2011 de fecha 23 de noviembre de 2011, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó: 1.- Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 2.- Al comparar una marca denominativa debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia. 3.- No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los

cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.- El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 5.- En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “PESTPATROL” (denominativo), es un signo evocativo de las características, cualidades o efectos de los servicios de la clase 9 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este servicio; y, en consecuencia, si es o no registrable. 6.- En el caso del signo integrado por palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el

producto que distingue, la denominación no será registrable. 7.- Los signos pueden estar conformados por partículas o palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. 8.- Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático. 9.- La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. 10.- La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la

Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: - Debe ser de oficio. - Es integral. - Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. - Es autónomo. 11.- El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. VI.- DECISIÓN No observándose ninguna de causal de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a decidir el asunto sub examine, previas las siguientes CONSIDERACIONES Las resoluciones acusadas, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, negaron el registro de la marca PESTPATROL (nominativa), solicitado por la sociedad COMPUTER ASSOCIATES THINK, INC. para distinguir productos comprendidos en la Clase 9 Internacional de Niza. La anterior decisión fue

adoptada oficiosamente por la Superintendencia, con fundamento en la existencia previa del registro de la marca PATROL (nominativa), de la sociedad BMC SOFTWARE, INC., para distinguir también productos de la Clase 9, al estimarse que la marca solicitada es confundible con ésta y que, por ende, estaba incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En ese orden de ideas, la presente causa se encamina a determinar si la decisión administrativa adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio contradice o no las siguientes disposiciones comunitarias señaladas en la interpretación judicial emitida en este asunto: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; […]” “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o

servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; […]” “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” La normativa comunitaria es clara al señalar que cuando el signo cuyo registro se solicita es idéntico o se asemeja a una marca previamente solicitada para registro o ya registrada a nombre de un tercero, para identificar productos o servicios iguales o similares respecto de los cuales puedan presentarse riesgos de confusión o de asociación empresarial, el registro pretendido no puede ser concedido. Se quieren evitar ciertamente los riesgos de confusión o asociación en el mercado que pudieren llegar a presentarse, pues con ellos se estaría atentando contra la libertad de escogencia de los consumidores y la libre competencia, afectando por contera los derechos de propiedad industrial previamente consolidados o adquiridos por un tercero. El riesgo de confusión es la posibilidad, originada en las semejanzas entre los signos, de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas

en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. Teniendo como marco jurisprudencial comunitario la interpretación prejudicial traída al plenario, la comparación entre los signos PESTPATROL (negado) y PATROL (registrado) se ha de hacer siguiendo las reglas y criterios allí señalados, que cabe resumir así: “Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.1 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mismo tratadista ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o

clase de marcas. 1 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos

distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 2 Igualmente, en relación con la comparación de signos denominativos se expresa en la interpretación prejudicial emitida en este proceso lo siguiente: “Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01IP-2005: “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una

denominación.” “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 3 Pasando a la comparación en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico, ella debe sujetarse a las reglas que el Tribunal resume así: “La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.” Pues bien, al efectuar el cotejo de las marcas nominativas PATROL y PESTPATROL se observa que la estructura de éstas es la siguiente:

P A T R O L 1 2 3 4 5 6

Marca previamente registrada P E S T P A T R O L 3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Marca negada a la demandante La impresión de conjunto de las marcas enfrentadas permite a la Sala concluir que aunque están compuestas por un número distinto de letras y de sílabas en ellas ciertamente se observan similitudes significativas. En efecto, en la marca solicitada se reproduce la expresión “PATROL”, la cual constituye precisamente la marca previamente registrada, sin que la expresión “PEST” que se agrega a la primera (PEST+PATROL) le imprima suficiente distintividad al signo, más aún cuando es la palabra PATROL el elemento que dota a la marca de especial eficacia caracterizante, en tanto que es aquel que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor. De otro lado, no obstante la diferente estructura de las marcas cotejadas, desde el punto de vista fonético también existe similitud entre ellas, pues su pronunciación es sustancialmente parecida, más aún si se tiene en cuenta que en ambas la sílaba tónica es la misma