CE-11001-03-24-000-2006-00199-00-2013

REGISTRO MARCARIO – Examen de registrabilidad. Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Notoriedad de la marca Entre ambas se observa que tienen el mismo número de sílabas, de vocales, y su orden igualmente coincide. Tienen terminación idéntica: UPIS. Así las cosas, hay una similitud ortográfica. Referente a la similitud fonética, la Sala advierte que el acento prosódico de ambas marcas está ubicado en la primera sílaba FLUYU y los dos coinciden en sus desinencias. Luego existen semejanzas significativas, desde el punto de vista fonético. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que las marcas en conflicto son signos de fantasía, que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no pueden compararse desde este aspecto. Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos “FLUPIS” y “YUPÍS”, advierte la Sala que en este caso se presenta una similitud ortográfica y fonética. De igual modo, también se observa que dichas marcas amparan productos de la misma clase, esto es, los de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y que la finalidad de esos productos, así como los canales de comercialización y de publicidad de los mismos, son idénticos. En el caso bajo examen, considera la Sala que existe un riesgo de que el consumidor pueda confundirse al adquirir los productos, o respecto de su origen empresarial, dadas las semejanzas ortográficas y fonéticas que hay entre las marcas en conflicto, que suponen que ellos provienen del mismo

titular o productor, además de que, como ya se dijo, los productos amparados se destinan para los mismos fines, tienen los mismos canales de comercialización y medios de publicidad. Aunado a lo anterior, no puede desconocerse el hecho de que la otra marca “YUPI” de la actora, es notoriamente conocida, lo que reclama mayor protección. Lo anterior permite concluir que la marca “YUPI” de la actora, al ser considerada como notoriamente conocida, debe gozar de una protección especial respecto a las marcas comunes, sin importar la clase de producto o servicio de que se trate, que el signo solicitante pretenda distinguir en el mercado y el territorio en que haya sido registrado. De manera que si se permite la coexistencia del signo cuestionado con la marca notoriamente conocida de la actora, puede llegarse a generar un riesgo de confusión o de asociación, la dilución de su fuerza distintiva o a deteriorar sus valores comerciales y publicitarios.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL B / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL H / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 224 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 225 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 228 / DECISION

486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 229

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 4266 DE 2003 (25 de febrero) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 20915 DE 2004 (27 de agosto) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCION 01689 DE 2006 (30 de enero)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ

Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00199-00

Actor: FERRIS ENTERPRISES CORP

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 4266 de 25 de febrero de 2003, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca” y 20915 de 27 de agosto de 2004, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 01689 de 30 de enero de 2006, “Por la cual se resuelve un recurso de

apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.

I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes: 1º: El 22 de junio de 2001 la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA solicitó el registro de la marca “FLUPIS” (mixta) para identificar café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias y hielo, productos de la Clase 30 Internacional de Niza. 2º: La solicitud fue radicada bajo el expediente núm. 01 49863 y publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 506 de 30 de julio de 2001 y frente a la misma, la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., titular de la marca “YUPÍS”, para distinguir los productos comprendidos en las Clases 29 y 30, presentó oposición, debido a las semejanzas existentes entre las marcas “FLUPIS” y “YUPÍS”. 3º: Mediante la Resolución núm. 4266 de 25 de febrero de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca “FLUPIS” (mixta).

4o: La Sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la decisión anterior. 5º: Mediante la Resolución núm. 20915 de 27 de agosto de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión recurrida. 6º: A través de la Resolución núm. 01689 de 30 de enero de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión de registrar la marca solicitada y declaró infundada la oposición basada en la marca YUPÍS. I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así: 1º: Advirtió que los actos acusados violan los artículos 134, 135, literal i) y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación. Sostuvo que la causal de irregistrabilidad, comprendida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, tiene como presupuesto dos circunstancias que deben concurrir para que una marca sea negada, como son la identidad o semejanza entre la marca solicitada y la registrada y que el uso de ésta sea susceptible de causar riesgo de asociación o confusión, circunstancias que concurren al enfrentar las dos marcas en conflicto.

Indicó que para corroborar la anterior afirmación, es importante analizar las marcas “FLUPIS” y “YUPÍS”, bajo la perspectiva de los criterios contemplados por la doctrina y la Jurisprudencia, que determinan la confundibilidad entre los dos signos. Expresó que las marcas en conflicto tienen semejanzas, pues sus letras comparten número de sílabas, sílaba tónica, sílaba final y producen una sonoridad bastante parecida. Señaló que la comparación de las marcas debe centrarse en el elemento nominativo, que fue el que se estableció como predominante, razón por la cual frente a dos signos que presentan confundibilidad en su parte nominativa, no puede alegarse la diferencia en la gráfica para permitir su coexistencia. Anotó que ninguna de las marcas en conflicto tiene un significado específico. Se trata de marcas caprichosas, pues “YUPÍS” y “FLUPIS” son de fantasía. Resaltó lo señalado en la sentencia de 19 de febrero de 1998 (Expediente núm. 2820, Consejero ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa), en la cual se dijo que como en las marcas caprichosas no hay una idea o concepto que contribuya a su diferenciación, “el consumidor tiene el doble esfuerzo de aprehenderlas y enlazarlas con los productos, lo cual conlleva a que aprehendida una, la mención o lectura de la otra evoca, más cuando ambas se asocian con productos de la misma clase. La ausencia de significado propio facilita la asociación o confundibilidad entre ambas denominaciones, ya que sólo adquieren sentido solamente en el mundo del mercado, por consiguiente, la una se convierte en

referencia única de la otra”. Afirmó que la Administración al expedir las Resoluciones acusadas no tuvo en cuenta la situación antes descrita. Insistió en que la similitud entre una marca registrada y una solicitada no tiene que llevarse al punto de la identidad; solo basta con que existan elementos en común para que se genere confusión entre los consumidores, más aún cuando en el caso de los alimentos, el público objetivo son los consumidores medios, desprevenidos que de manera fácil asociarán que “YUPÍS” y “FLUPIS” tienen idéntico origen empresarial. Alegó que las marcas enfrentadas se encuentran dentro de una misma clase de productos que guardan afinidad entre sí, dado que ambas protegen productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Que ello evidentemente afecta los intereses de la actora, como quiera que la marca “YUPÍS” pierde su poder distintivo frente al público consumidor, no solo en cuanto a la facultad de la marca en identificar los productos de dicha clase, sino por la posibilidad de que ese público asocie el signo registrado con su productor. 2º: Los actos demandados quebrantan el artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación. Explicó que los consumidores en el mercado asociarán las marcas en conflicto. 3º: Los actos demandados violan el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por falta de aplicación, dado que al existir riesgo de confusión entre las marcas “YUPÍS” y “FLUPIS”, la entidad demandada no debió conceder el registro del último signo, por no contar con la

distintividad exigida para ser considerado marca. Agregó que su otra marca “YUPI” es una marca notoria, según los términos del artículo 228 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, pues es ampliamente reconocida y usada en Colombia y en varios países de Latinoamérica como un signo que identifica productos alimenticios, en particular, pasabocas de todo tipo. Ha sido altamente publicitada dentro de los medios de comunicación más importantes de Colombia y en el exterior, lo que permite que sea reconocida por el público consumidor. Se ha efectuado la inversión de altas sumas de dinero en publicidad de los productos identificados con dicha marca, en los medios de comunicación más importantes del país y en el exterior. Las cifras de ventas e ingresos de la empresa titular del referido signo, tanto a nivel nacional como internacional, demuestran su notoriedad. Además, dicha marca es una expresión de fantasía para los productos que protege, cumpliendo a cabalidad con los preceptos de distintividad requeridos por la legislación supranacional. Se encuentra registrada desde el año 1983, lo que implica que el referido signo posee gran antigüedad en el país. Manifestó que de acuerdo con los criterios tenidos en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, establecidos en el artículo 23 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, la marca “YUPI” es notoria, pues es conocida por el público consumidor al cual van dirigidos los productos; las personas que participan en la distribución y comercialización de los productos la reconocen como de gran prestigio y calidad, en especial, los supermercados y

tiendas de cadena, en los cuales se pueden encontrar los productos conocidos con la citada marca. Sus productos son reconocidos por los empresarios dedicados a la producción y comercialización de productos comestibles, en especial, de las empresas productoras de todo tipo de pasabocas y productos alimenticios en paquete.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

II.1.1.- La NaciónSuperintendencia de Industria y Comercio, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico. Aduce, en esencia, lo siguiente: Que con la expedición de los actos demandados no se ha incurrido en la violación de las normas legales contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Consideró que la expresión “FLUPIS”, para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 de la nomenclatura vigente, tiene la suficiente fuerza distintiva, dado que al efectuar el examen en conjunto de los signos “FLUPIS” y “YUPÍS”, se tiene que estas expresiones son suficientemente distintivas entre sí y, en consecuencia, no conllevan al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial, por lo que se permite la coexistencia de dichas marcas. Señaló que si bien las marcas en debate coinciden en su estructura vocálica UI, así como en las dos consonantes PS, tal coincidencia no es capaz de inducir al

público a error en cuanto a los productos que distinguen y que le permitirá al consumidor diferenciar los distintos orígenes empresariales sin confundirse, más aún si se tiene en cuenta que los prefijos FL/Y son de fuerte diferenciación fonética y visual, lo que hace que los signos en debate sean gráfica y auditivamente distintivos. Que, en consecuencia, la marca “FLUPIS” para distinguir los productos comprendidos en la Clase 30 es registrable, conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Concluyó que los actos administrativos acusados se ajustan a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter supranacional, como lo aduce la parte demandante.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó1: “PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá

proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto FLUPIS con las marcas mixtas YUPIS, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto FLUPIS con el signo denominativo FLIPS, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. 1 Proceso 168-IP-2011.

QUINTO: La Corte Consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de los signos en conflicto, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

SEXTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:  Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.  Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros.  Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los

signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. En relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar los productos o servicios que se amparen. Lo anterior, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario, es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SÉPTIMO: Como uno de los signos en conflicto ampara productos de clases diferentes, es preciso que la corte consultante, si no se ha logrado probar la notoriedad de las marcas YUPIS, matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda

establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.” V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Resolución núm. 4266 de 25 de febrero de 2003, concedió el registro de la marca “FLUPIS”, para distinguir los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que no existen semejanzas entre dicha marca y la registrada “YUPI S”. Por su parte, la actora alegó que la marca solicitada “FLUPIS” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza es confundible con la marca registrada “YUPÍS”, que ampara los productos de las de las Clases 29 y 30 de la referida Clasificación, dado que dichos signos tienen semejanzas ortográficas y fonéticas. Son de fantasía, lo que posibilita más su confusión. Adujo, además, que el signo solicitado no cuenta con la distintividad exigida para ser considerado marca, al existir riesgo de confusión entre las marcas en conflicto y que su otra marca “YUPI” es notoriamente conocida. Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el Tribunal, procedía el registro de la marca “FLUPIS” para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que distingue los siguientes productos: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería,

helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; chocolate sólo o combinado; productos del cacao; caramelos. Los textos de las normas señaladas como violadas, son los siguientes: Decisión 486. Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (...)” Artículo 136. “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo,

cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. (…) Artículo 224 “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. Artículo 225 “Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”. (…) Artículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que

respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. Artículo 229 “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”. (…)”. De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia en la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina. Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de la marcas en conflicto, es

preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso:  “La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.  En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.  Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.  Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.”2 Para efectos de realizar el cotejo, a continuación se presentan las marcas en conflicto, así:

MARCA REGISTRADA CUESTIONADA

YUPÍS MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA Ahora bien, como en el presente caso se va a cotejar una marca mixta, como lo es la cuestionada, con la marca nominativa previamente registrada, es necesario establecer el elemento que predomina, para lo cual se requiere que el examinador se ubique en el lugar del consumidor con el fin de determinar cuál de los elementos es el que capta con mayor facilidad y recuerda en el mercado.

La Sala observa que el elemento predominante en la marca mixta cuestionada es el denominativo, porque su sola lectura es la que trae en la mente del consumidor las palabras que distingue, sin que la parte gráfica sea de relevancia, amén de que los productos amparados bajo la misma son solicitados a su expendedor por su 2Ibídem denominación o tomados directamente de los estantes en el que se encuentran, donde la descripción de su parte gráfica, no es la que determina la escogencia de los mismos. Como quiera que en este caso predomina el elemento denominativo sobre el gráfico, la Sala, procederá a analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto a sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre los mismos. Con el fin de evaluar la similitud marcaria, es necesario considerar los siguientes conceptos aludidos en la precitada Interpretación Prejudicial: “La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una

idea idéntica o semejante.”3 Respecto a la similitud ortográfica entre las marcas “FLUPIS” y “YUPÍS”, es preciso indicar que la primera nombrada es una marca simple, estructurada por 6 letras, 2 vocales, 4 consonantes, 2 sílabas y la terminación UPIS y la segunda también es una marca simple, estructurada por 5 letras, 2 vocales, 3 consonantes, una apóstrofe, 2 sílabas y la terminación UPIS. 3 Ibídem Entre ambas se observa que tienen el mismo número de sílabas, de vocales, y su orden igualmente coincide. Tienen terminación idéntica: UPIS. Así las cosas, hay una similitud ortográfica. Referente a la similitud fonética, la Sala advierte que el acento prosódico de ambas marcas está ubicado en la primera sílaba FLUYU y los dos coinciden en sus desinencias. Luego existen semejanzas significativas, desde el punto de vista fonético. En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, se advierte que las marcas en conflicto son signos de fantasía, que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no pueden compararse desde este aspecto. Del análisis de los conceptos reseñados y de los signos “FLUPIS” y “YUPÍS”, advierte la Sala que en este caso se presenta una similitud ortográfica y fonética. De igual modo, también se observa que dichas marcas amparan productos de la misma clase, esto es, los de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y

que la finalidad de esos productos, así como los canales de comercialización y de publicidad de los mismos, son idénticos. En el caso bajo examen, considera la Sala que existe un riesgo de que el consumidor pueda confundirse al adquirir los productos, o respecto de su origen empresarial, dadas las semejanzas ortográficas y fonéticas que hay entre las marcas en conflicto, que suponen que ellos provienen del mismo titular o productor, además de que, como ya se dijo, los productos amparados se destinan para los mismos fines, tienen los mismos canales de comercialización y medios de publicidad. Aunado