CE-11001-03-24-000-2006-00214-00-2010

MARCAS FARMACEUTICAS – Su examen exige más rigurosidad / COTEJO MARCARIO – Entre el signo ACNIL y las marcas RETACNYL e IONIL-T / PARTICULA RET – No se incluye en el cotejo por ser de uso común en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza / PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD – Concepto / SIGNO ACNIL – Irregistrable al no reunir los requisitos de distintividad y ser confundible con la marca RETACNYL para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza En el presente caso, los sectores de mercado en que se explotan las marcas en conflicto “ACNIL” y “RETACNYL” son los mismos, aunado a ello, en que los productos que distingue la marca de la actora frente al de la marca cuestionada son de la clase 5ª Internacional. Así mismo, tienen la misma finalidad y, tanto su comercialización como su publicidad, son realizados a través de los mismos canales. Además, dado que sus semejanzas son significativas, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado farmacéutico, pues como ya se dijo, pueden generar riesgo de confusión o de asociación. Por lo tanto, el signo “ACNIL” no cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por ende, se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en la citada Decisión.

NOTA DE RELATORÍA: Ver providencias, Consejo de Estado, Sección Primera, de 24 de enero de 2008, Radicación 2002-00105, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno; de 23 de mayo de 2002, Radicación 2000-06010, C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; de 11 de marzo de 2004, Radicación 0074, C.P. Camilo Arciniegas Andrade.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Galderma S.A, titular de las marcas “IONIL-T” y “RETACNYL”, demandó en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se interpretó como de nulidad, las Resoluciones 032555 de 2004 y 021107 y 31278, ambas de 2005, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca “ACNIL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad Energía y Vida Colombia S.A., aduciendo que se vulneraron los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La Sala declaró la nulidad de las resoluciones acusadas.

FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL A NORMA DEMANDADA: RESOLUCIÓN 032555 DE 2004 (28 de diciembre) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCIÓN 021107 DE 2005 (29 de agosto) SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada) / RESOLUCIÓN 31278 DE 2005 (25 de noviembre)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (Anulada)

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil diez (2010) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00214-00

Actor: GALDERMA S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: Acción de Nulidad La sociedad GALDERMA S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como acción de nulidad, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 032555 de 28 de diciembre de 2004, 021107 de 29 de agosto de 2005 y 31278 de 25 de noviembre de 2005, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca “ACNIL” para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la

sociedad ENERGÍA Y VIDA COLOMBIA S.A.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes: I.1.1. Manifiesta que el 16 de junio de 2004, la sociedad ENERGÍA Y VIDA COLOMBIA S.A., solicitó el registro de la marca “ACNIL” para distinguir productos de la clase 5ª Internacional.

I.1.2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 542 de 30 de julio de 2004. I.1.3. Contra la anterior solicitud la sociedad GALDERMA S.A. presentó oposición con base en sus marcas “IONIL-T” y “RETACNYL” previamente registradas para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza. I.1.4. Mediante Resolución 032555 de 28 de diciembre de 2004, la División de Signos Distintivos, declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca “ACNIL” para distinguir los productos comprendidos en la clase 5ª Internacional. I.1.5. El 8 de febrero de 2005 la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. I.1.6. Mediante Resolución 021107 de 29 de agosto de 2005, la División de Signos Distintivos confirmó la resolución recurrida y concedió el recurso de apelación. I.1.7. A través de la Resolución 31278 de 25 de noviembre de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, confirmó la Resolución 032555 de 28 de diciembre de 2004. I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente: Que se violaron los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. I.2.1. Aduce que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, al considerar que el signo “ACNIL” genera una impresión totalmente similar a la que producen

las marcas “IONIL-T” y “RETACNYL”. Manifiesta que hay que tener en cuenta que la expresión “ACNIL” se encuentra totalmente comprendida dentro de la marca “RETACNYL”, así se encuentre escrita con Y y no con I latina, por lo que dentro de una apreciación general y de conjunto de ambas marcas puede claramente evidenciarse la existencia de grandes semejanzas entre las mismas, que sin duda inducirán al público a error. I.2.2. Que se violó el artículo 134 y 135 literal b) de la Decisión 486, ya que según estas normas para que un signo pueda ser registrado como marca se requiere que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, es decir, que el signo debe permitir al consumidor diferenciar, por la marca aplicada, un producto de otro de la competencia. Anota que lo anterior se constituye en la principal función de la marca, es decir, su capacidad de permitir al consumidor un medio para la total diferenciación de un producto con relación a otro. II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.

II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico. La Superintendencia señala que al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener para las marcas farmacéuticas,

es decir operando de forma fraccionada, se tiene que no existen semejanzas susceptibles de generar confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor, pues las “… marcas comparten las dos primeras letras ‘NIL’ poseen terminaciones caracterizadas por consonantes de marcada diferenciación visual y fonética…”, las cuales hacen que al apreciar cada signo en su conjunto, no se produzca una misma impresión general. Cada signo tiene una estructura general única y distintiva lo que permite que el consumidor pueda diferenciar los signos enfrentados sin que se presente riesgo de confusión o asociación. Agrega que aunque la terminación es la misma, las letras de las palabras y su prefijo no son semejantes y el elemento diferenciador, son los prefijos ‘RET’ y ‘IO’. III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Agencia del Ministerio Público, presentó alegatos de conclusión, los cuales se sintetizan: Indica que el término NIL constituye el sufijo común en las marcas objeto de debate que amparan productos farmacéuticos de la clase 5ª Internacional. Que por lo tanto, el análisis respectivo debe hacerse entre los elementos restantes de cada uno de los signos en conflicto. En el caso de la marca “IONIL-T”, al realizar una comparación con la marca “ACNIL”, afirma que no existen similitudes entre los elementos restantes de ellas, lo cual permite que los consumidores distingan los productos amparados por cada uno de los signos. En cuanto a los signos “RETACNYL” y “ACNIL”, es evidente la similitud ortográfica y fonética que se presenta entre ellas, es decir, que son mayores las

semejanzas que las diferencias, presentándose un alto riesgo de confusión que se acentúa, teniendo en cuenta que ambas marcas identifican productos de la misma clase. Finaliza, sosteniendo que las pretensiones de la actora están llamadas a prosperar. IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó: “PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos.

CUARTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

QUINTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

SEXTO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad

del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades” (folios 189 a 190). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial núm. 183-IP-2007, solicitada por esta Corporación, señaló que es procedente la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;”. “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. Al respecto, la Sala siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal Andino, procede a aplicar las reglas para efectuar el cotejo marcario e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre la marcas “ACNIL” (cuestionada) y “RETACNYL” e “IONIL-T” de la actora. En el caso sub examine, las marcas en conflicto se encuentran estructuradas de la siguiente forma: Marcas registradas Marca cuestionada

“RETACNYL”

“ACNIL” “IONIL-T” Como se tratan de marcas denominativas, se cotejarán aplicando las reglas establecidas para las marcas de tal naturaleza. Ahora bien, como el caso sub examine se refiere a marcas farmacéuticas, el análisis debe ser más riguroso, tal como lo ha sostenido el Tribunal Andino y esta Corporación en infinidad de providencias. Examen en el que debe tenerse en cuenta la posición de los consumidores medios; es decir, el examinador necesariamente debe ubicarse en el lugar en que se encuentra el público consumidor de productos farmacéuticos, para efectos de determinar el riesgo de confusión directa o indirecta entre las marcas en conflicto1. En cuanto a la identidad o similitud ortográfica, la doctrina establece que ésta existe cuando se presentan similares sucesión de vocales, identidad en la longitud de la palabra o palabras, el mismo número de sílabas, iguales raíces o

terminaciones, que pueden incrementar la confusión. “ACNIL”: compuesta de una palabra, contiene cinco letras, dos vocales, tres consonantes, dos sílabas. “IONIL-T” es una marca compuesta que contiene una palabra de cuatro letras y, la segunda, una letra T, tres vocales tres consonantes, dos sílabas. Entre “ACNIL” e “IONIL-T”, se observan grandes diferencias en sus estructuras gramaticales, excepto en la coincidencia de la última vocal I. De manera, que no puede aducirse que ortográficamente exista similitud, pues el impacto visual entre ambas marcas es disímil, lo cual, para la Sala, no genera riesgo de confusión directa o indirecta. Referente a la similitud fonética, la doctrina señala que ésta se presenta por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

ACNIL: Respecto a la sílaba tónica, dado que es una marca denominada de fantasía por no ser parte del lenguaje común y corriente ni tener significado en nuestro idioma, es difícil establecer su acento prosódico. 1 Sentencia 24 de enero de 2008. Rad. 2002-00105. Consejero Ponente: MARCO

ANTONIO VELILLA MORENO. Actor: AVENTIS PHARMA HOLDING GMBH.

IONIL-T: Si bien tampoco se encuentra definida en nuestra lengua, y es difícil establecer su sílaba tónica, es manifiesta su diferencia con el signo “ACNIL”, pues sus prefijos IO y AC y la letra T al estar separada por el guión, marcan la pauta en la pronunciación de sus denominaciones, además como ya se dijo, las raíces y

desinencias son ostensiblemente diferentes. En cuanto a la similitud ideológica, sostiene la doctrina que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Las marcas en conflicto, por no ser partes del lenguaje común y corriente, le generan al consumidor el tener que realizar un doble esfuerzo de: aprenderlas y enlazarlas con los productos de la clase 5ª que distinguen. Así las cosas, el resultado es que entre las marcas “ACNIL” e “IONIL-T” en sus estructuras ortográfica y fonética y conceptual no generan riesgo de confusión, dadas sus significativas diferencias encontradas, veamos: ACNIL-IONIL-T ACNIL-IONIL-T ACNIL-IONIL-T ACNIL-IONIL-T En consecuencia, para la Sala, es claro que entre estas dos marcas existen diferencias ostensibles, que les permite coexistir pacíficamente en el mercado, sin que las mismas generen riesgo de confusión o asociación. Por consiguiente, este cargo no tiene vocación de prosperar. Respecto a las marcas “ACNIL” y “RETACNYL”, se tendrán en cuenta los mismos parámetros empleados en el cotejo de la marca cuestionada “IONIL-T”. No obstante, se aplicará la excepción a la regla general de la visión de conjunto, toda vez que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Andino y de esta Corporación, permiten que en tratándose de marcas farmacéuticas, el análisis de sus denominaciones se efectúe fragmentando los elementos o partículas comunes, genéricas o descriptivas, es decir, no teniendo en cuenta tales partículas en el

cotejo respectivo2. Revisado el archivo digital de registros de marcas de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encontró para la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, que 17 marcas contienen el prefijo o radical RET, de las cuales, 9 figuran con anterioridad a la solicitud de la marca “ACNIL” en conflicto, así:

RETAANE de ALCON, INC., RETACNOR de GALDERMA S.A., RETACNYL de

GALDERMA S.A., RETADOL de LABORATORIOS FARMACEUTICOS

INTERNACIONALES LTDA., RETADOL mixta de LABORATORIOS

FARMACEUTICOS INTERNACIONALES LTDA., RETARDEX de JOSE ANCIZAR

GUTIERREZ RENDON, RETARFON B-1-B6 de LABORATORIOS INCOBRA S.A.,

RETARPEN de NOVARTIS AG., RETAVIT de LABORATORIOS NALEMAM

LTDA. En este orden de ideas, para efectos del cotejo entre la marca “ACNIL” y RETACNYL, se prescinde del prefijo RET, por el hecho de ser común en los productos de la clase 5ª Internacional. De manera que el análisis se efectuará entre la partícula restante de la marca RETACNYL, es decir ACNYL y la denominación de la marca cuestionada. Se observa que “ACNIL” desde el punto de vista fonético, es idéntica a ACNYL de la marca de la actora, ya que la Y al tomar el lugar de una vocal se pronuncia exactamente igual a la I latina, lo cual daría lugar a que el consumidor incurriera 2 Sentencia de 23 de mayo de 2002. Rad. 2000-6010. Consejero ponente: GABRIEL

EDUARDO MENDOZA MARTELO. Actor: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION. en error, al pensar que el titular del producto identificado con la marca “RETACNYL”, se trata del mismo de la marca “ACNIL”, en otras palabras, habría confusión indirecta, descartando la directa, ya que es muy remoto que el público consumidor caiga en error, dado que la partícula RET (a pesar de que no entra en el análisis) marca la diferencia, frente al medio verbal utilizado.

Referente a los productos que respectivamente distinguen las dos marcas, esta Corporación en reiteradas oportunidades ha manifestado que la protección de la marca tiene su razón de ser única y exclusivamente en relación con los productos o servicios que identifica. En otras palabras, la marca protege sólo a los productos o servicios relacionados en la solicitud de registro para la clase respectiva de la Clasificación Internacional de Niza, y cumple con la función distintiva entre unos productos o servicios de otros, sólo en aquellos que han sido registrados. El argumento anterior, que no es otro que el presupuesto jurídico denominado por la doctrina como “el principio de la especialidad”, puede romperse, en la medida en que exista una conexión competitiva entre los productos o servicios, así estos no sean idénticos y pertenezcan a clases diferentes, que generen o induzcan al público consumidor a error respecto de su origen empresarial por el hecho de identificarlos con la misma marca y/o cuando perjudiquen al titular de la marca prioritaria, al desviar su clientela hacia el titular de la marca rival, idéntica o semejante. No obstante, la Sala observa que el error en que podría verse avocado el consumidor sobre el origen empresarial o que el titular de la marca prioritaria se perjudique

económicamente por el desvío de su clientela, sería si las empresas titulares de las marcas semejantes en conflicto actuaran o compitieran dentro de un mismo mercado y si los productos o servicios tuvieren algún grado de similitud o estuvieran de alguna manera relacionados3. En el presente caso, los sectores de mercado en que se explotan las marcas en conflicto “ACNIL” y “RETACNYL” son los mismos, aunado a ello, en que los productos que distingue la marca de la actora frente al de la marca cuestionada son de la clase 5ª Internacional. Así mismo, tienen la misma finalidad y, tanto su comercialización como su publicidad, son realizados a través de los mismos canales. Además, dado que sus semejanzas son significativas, debe concluirse que ambas marcas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado farmacéutico, pues como ya se dijo, pueden generar riesgo de confusión o de asociación. Por lo tanto, el signo “ACNIL” no cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por ende, se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en la citada Decisión. En consecuencia, la Sala decretará la nulidad de los actos administrativos, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, F A L L A : PRIMERO.- DECLÁRESE la nulidad de las Resoluciones números 032555 de 28 de

diciembre de 2004, 021107 de 29 de agosto de 2005 y 31278 de 25 de noviembre 3 Sentencia de 11 de marzo de 2004. Rad. 0074. C.P.: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. Actor: CAFÉ BRISA LTDA. de 2005 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior se ordena a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro de la marca “ACNIL”, clase 5ª, otorgado a favor de la sociedad Energía y Vida Colombiana S.A. TERCERO.- ORDÉNASE a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la parte resolutiva de esta sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. CUARTO.- DEVUÉLVASE a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del proceso que no fue utilizada.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de agosto de 2010.

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Presidente

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO