CE-11001-03-24-000-2006-00224-00-2014

REGISTRO MARCARIO – Caducidad de la acción de nulidad relativa Según lo plasmado en la interpretación prejudicial el término de caducidad previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 para la acción de nulidad relativa también se predica de la acción que se interponga contra actos de registro de marcas expedidos en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante, el término se contará a partir de la entrada en vigencia de la Decisión y no desde la expedición del acto de registro. A la par de la interpretación hecha por el Tribunal Supranacional se debe precisar que la aplicación del término de caducidad contemplado en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 sólo se predica de la nulidad relativa, siendo imposible aplicar la caducidad en tratándose del ejercicio de la nulidad absoluta. Siguiendo los derroteros trazados por la Sala se encuentra que la acción impetrada por la actora es la de nulidad relativa en tanto que el concepto de violación expuesto en el líbelo de la demanda se dirige a señalar que el registro de la marca “PREVENTOR” fue conseguido de mala fe. En cuanto el cómputo del término el resultado es incontrovertible, la demanda fue presentada el 26 de julio de 2006, esto es, seis años después de la entrada en vigencia de la Decisión 486 de 2000.

FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 172

NORMA DEMANDADA: RESOLUCION 39313 DE 2004 (27 de septiembre)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada) /

RESOLUCION 39314 DE 2004 (27 de septiembre) SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO (No anulada).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00224-00

Actor: REMED PHARMA S. A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD RELATIVA La Sala decide el presente proceso de única instancia promovido por la actora en acción de nulidad contra las resoluciones 39313 Y 39314 de 27 de septiembre de 1994 proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se otorgó el registro como marca del signo “PREVENTOR” (denominativo) para distinguir productos de la clases 5 Y 10 de la clasificación internacional de Niza.

I.- LA DEMANDA La actora en ejercicio de la acción de nulidad solicita a la Sala que acceda a las siguientes:

1. Pretensiones Primera.- Declarar la nulidad de las Resoluciones No 39313 y 39314 de 27 de septiembre de 2004 proferidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las cuales se concedió el registro de la marca “PREVENTOR” (denominativa) para distinguir productos las clases 10 y 25 de la clasificación internacional.

Segunda.- Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación de los certificados de registro No. 163260 y 163261 correspondientes a la marca “PREVENTOR” en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional. Tercera.- Que se ordene a la entidad demandada la publicación de sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

2. Hechos y omisiones expuestos en la demanda.

Según relata la actora en el año 1963 la sociedad REMED PHARMA S.A., empresa con domicilio en Bruselas, empezó su actividad empresarial para la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos dentro de los cuales se encuentra el producto identificado con la marca “PREVENTOR” para distinguir preservativos y otros productos comprendidos en las clases 5 y 10 de la clasificación internacional, marca que se encuentra registrada a su nombre en varios países de Latinoamérica como Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre otros. En aras de introducir sus productos en el mercado colombiano la sociedad REMED PHARMA S.A. empezó a distribuirlos amparados bajo el signo “PREVENTOR”, para tal fin fueron distribuidos por LABORATORIOS GALEZ LTDA., luego por SERMA FARMACÉUTICA LTDA. y finalmente por TRIDEX

FARMACÉUTICA S.A.

El 9 de mayo de 1994 LABORATORIOS GALEZ LTDA. solicitó a nombre propio el registro del signo “PREVENTOR” (denominativo) para distinguir productos comprendidos en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que le fue concedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de las Resoluciones 39313 y

39314 de 27 de septiembre de 1994. A pesar de que el 26 de octubre de 1994 LABORATORIOS GALEZ LTDA. reconoció que debía transferir la marca “PREVENTOR” a REMED PHARMA S.A. no lo hizo. Contrariamente constituyó varias sociedades dentro de las cuales se encuentra TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., actual titular de la marca. La sociedad actora solicitó el registro de los signos “PREVENTOR” (mixto) y “PREVENTOR REMED PHARMA” (mixto) para distinguir productos comprendidos en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza, ante dicha solicitud la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. formuló oposición a la solicitud de registro por lo cual la Superintendencia negó la petición. Contra esta decisión se interpusieron los recursos gubernativos cuya resolución se encontraba pendiente al momento de presentar la demanda. Por otra parte REMED PHARMA S.A. presentó acción de cancelación en contra de los registros de las marcas “PREVENTOR” en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza que se encontraban a nombre de TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. REMED PHARMA S.A. obteniendo la cancelación de la marca “PREVENTOR” en la clase 5. Contra esta decisión la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. presentó los recursos de ley cuya resolución no había sido proferida al momento de presentar la demanda. Posteriormente la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. empezó a comercializar el producto “PREVENTOR” de procedencia de la empresa MEDEX BEIJING para lo cual consiguió que el INVIMA concediera la modificación del

registro sanitario y autorizara tanto el cambio de titular del registro como el del fabricante a favor de las mencionadas personas jurídicas.

3. Normas violadas y concepto de la violación.

Señala la demandante que el registro de la marca “PREVENTOR” fue concedido a favor de “TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.” incurriendo en actos que constituye mala fe toda vez que tanto LABORATORIOS GALEZ como SERMA FARMACÉUTICA y, por último, TRIDEX FARMACÉUTICA (actual titular de la marca) fueron distribuidores y representantes de REMED PHARMA en Colombia para la distribución del producto distinguido con la marca denominativa

“PREVENTOR”.

Advierte que la titular actual de la marca se sirvió de su condición de distribuidora autorizada para registrar el signo y explotar la reputación y reconocimiento que este había adquirido en el mercado, a pesar que conocía claramente el origen empresarial del mismo. En consecuencia atribuye una conducta de mala fe que perjudica la marca de su propiedad y que constituye una causa para que se anule el registro marcario según lo dispone el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En cuanto la norma aplicable al caso concreto estima que es la Decisión 344 teniendo en cuenta que esa era la disposición que se encontraba vigente al momento en que se otorgó el registro de la marca cuestionada, tal y como lo consagra la disposición transitoria primera de la Decisión 486. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 1.- La Superintendencia de Industria y Comercio. Según la entidad demandada las cuestiones referidas a conductas que comportan competencia desleal y mala fe no fueron acreditadas dentro del trámite

administrativo mediante el cual se otorgó el registro marcario, así las cosas la Administración no tenía elementos de juicios para negar el la solicitud de registro. Excepciona indebida acumulación de pretensiones habida cuenta de que se demandan dos actos administrativos que fueron proferidos en distintas actuaciones administrativas contenidas en expedientes administrativos disímiles. 2.- Tercero interesado – TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. El tercero interesado en las resultas del proceso se opuso a las pretensiones de la demanda y planteo la excepción de caducidad de la acción. Al respectó puso de presente que si bien las normas sustanciales vigentes al momento de la expedición del registro son aquellas contenidas en la decisión 344, lo cierto es que se aplica el término de caducidad introducido en el artículo 172 de la Decisión 486 para la nulidad relativa. Como el acto de registro demandado se expidió el 27 de septiembre de 1994 y la demanda fue presentada el 26 de julio de 2006, transcurrieron más de 12 años entre una y otra actuación acaeciendo la caducidad de la acción. III.- PRUEBAS Se allegaron como tales al proceso los antecedentes administrativos de los actos administrativos demandados y las que aportaron las partes en el momento procesal correspondiente. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION La parte demandada sostuvo que en virtud del acuerdo extra proceso que realizó con el titular de la marca en la cual esta fue cedida a su nombre, solicita que los actos acusados sean declarados ajustados a la legalidad. Por su parte la entidad demandada reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta respectivamente.

El tercero interesado no alegó de conclusión.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL1

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias que la demandante señala como vulneradas, mediante escrito de radicación 87-IP-2012 recibido en esta corporación el 11 de septiembre de 2012 concluyó: “PRIMERO: En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 1 Folios 403 a 420 del Cuaderno Principal. Si la norma sustancial o material vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La solicitud relativa al registro del signo “PREVENTOR” (denominativo), fue presentada el 9 de mayo de 1994, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los

requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada

Decisión.

TERCERO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

CUARTO: El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial.

QUINTO: El examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso.

SEXTO: La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones.

Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del

acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La mala fe debe ser probada por quien alega que ésta existió. Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.

SÉPTIMO: La sanción de nulidad del registro contemplada en el literal c), numeral 1) del artículo 113 considera como un caso de mala fe el hecho de que el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, y se solicite su registro sin el consentimiento expreso del titular de la misma.

OCTAVO: El juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por

un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas. En consecuencia, y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto es regulado por la normativa comunitaria sobre la materia. La prescripción de la acción de nulidad relativa consagrada en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es aplicable en relación con los registros marcarios solicitados en vigencia de la mencionada Decisión. Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486. Este criterio también se aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, en tanto que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas.

NOVENO: El examen de registrabilidad del signo solicitado para registro comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión

344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las observaciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:  Debe ser de oficio.  Es integral.  Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.  Es autónomo.

DÉCIMO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

DÉCIMO PRIMERO: La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin embargo no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo

172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2006-00224 deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.” VI.- CONSIDERACIONES 1.- Los actos administrativos enjuiciados Están conformados por las Resoluciones 28542 de 24 de noviembre de 2004, 2204 de 7 de febrero de 2005, 11894 de 25 de mayo de 2005, 28540 de 24 de noviembre de 2004, 2205 de 7 de febrero de 2005, 10194 de 12 de mayo de 2005, 28536 de 24 de noviembre de 2004, 2206 de 7 de febrero de 2005, 11937 de 25

de mayo de 2005, 28538 de 24 de noviembre de 2004, 2742 de 11 de febrero de 2005 y 15180 de 28 de junio de 2005, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del trámite administrativo mediante el cual se negó el registro como marcas de los signos “TELCEL” (denominativo), “TELCEL” (mixta), “TELCEL MOVIL” (denominativa) “TELCEL MOVILES” (denominativa), para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza. 2.- Examen de los cargos 2.1La excepción de indebida acumulación de pretensiones El apoderado de la entidad demandada propuso la excepción de indebida acumulación de pretensiones, el fundamento de esta radica en que se demandaron actos administrativos que fueron expedidos en distintas actuaciones administrativas lo que impide, según su criterio, que se puedan demandar conjuntamente los actos administrativos. La Sala no encuentra fundamento legal alguno para que la excepción prospere, a esa conclusión se llega luego de verificar los requisitos para acumular pretensiones según lo dispone el artículo 82 del C.P.C. al cual se acude por remisión conforme lo consagra el artículo 267 del C.C.A. El artículo 82 del C.P.C. permite que se acumulen pretensiones siempre que: (i) El Juez sea competente para conocer de todas. (ii) Que no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias. (iii) Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. Como se puede apreciar, el hecho de que los actos demandados no fueran expedidos en una misma actuación administrativa no constituye impedimento alguno

para la acumulación, sumado a ello se tiene que los actos acusados fueron expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio siendo una autoridad del orden nacional, circunstancia que radica la competencia del asunto en esta Corporación según lo ordena el numeral 1 del artículo 128 del C.C.A. a lo que se agrega el que las pretensiones no se excluyen entre sí. Habida cuenta de lo anterior la Sala estima que la excepción de indebida acumulación de pretensiones no se encuentra llamada a prosperar. 2.2La excepción de caducidad El tercero interesado en el resultado del proceso estima que la acción interpuesta se encuentra caducada porque han pasado más de cinco años desde que se profirió el acto demandado hasta que se presentó la demanda. La Sala encuentra que le asiste razón al tercero y en consecuencia declarará probada la excepción de caducidad. Para arribar a esta conclusión se hace necesario acudir a las conclusiones que sobre este punto expuso el Tribunal Andino en la interpretación prejudicial dada para este asunto: “La prescripción de la acción de nulidad relativa consagrada en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es aplicable en relación con los registros marcarios solicitados en vigencia de la mencionada Decisión. Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486. Este criterio también se aplica a los registros marcarios otorgados al amparo

de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, en tanto que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas.” Según lo plasmado en la interpretación prejudicial el término de caducidad previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 para la acción de nulidad relativa también se predica de la acción que se interponga contra actos de registro de marcas expedidos en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No obstante, el término se contará a partir de la entrada en vigencia de la Decisión y no desde la expedición del acto de registro. A la par de la interpretación hecha por el Tribunal Supranacional se debe precisar que la aplicación del término de caducidad contemplado en el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 4862 sólo se predica de la nulidad relativa, siendo imposible aplicar la caducidad en tratándose del ejercicio de la nulidad absoluta. Ahora bien, como la Decisión 344 no distinguía entre acción de nulidad absoluta y relativa, para efectos de determinar la caducidad de la segunda cuando el registro fue concedido en vigencia de aquella se debe verificar el tipo de causales o vicios de nulidad invocados en la demanda, de forma tal que si estos se dirigen la mala fe

empleada para conseguir el registro o la afectación de derechos de terceros, se interpretará como nulidad relativa habida consideración de que esas son las causas que identifican a esta acción en el marco de la Decisión 486 Siguiendo los derroteros trazados por la Sala se encuentra que la acción impetrada por la actora es la de nulidad relativa en tanto que el concepto de violación expuesto en el líbelo de la demanda se dirige a señalar que el registro de la marca “PREVENTOR” fue conseguido de mala fe. En cuanto el cómputo del término el resultado es incontrovertible, la demanda fue presentada el 26 de julio de 20063, esto es, seis años después de la entrada en vigencia de la Decisión 486 de 20004 En razón de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, F A L L A: PRIMERO: Declarar probada la excepción de caducidad de la acción.

SEGUNDO: En firme la preste providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 2 Artículo 172. (…) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 3 Reverso folio 247 4 Decisión 486. Artículo 274. La Presente Decisión entrará en vigencia el 1º de diciembre de 2000.

GUILLERMO VARGAS AYALA MARÍA ELIZABETH GARCÍA

GONZÁLEZ

Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO MARCO ANTONIO VELILLA

MORENO