CE-11001-03-24-000-2006-00228-00-2013

PATENTE DE INVENCION – Novedad. Nivel inventivo Así las cosas, y teniendo en cuenta que no existen diferencias reconocidas entre las enzimas de IMI 134756 y las producidas por una mutante derivada de ellas, como es la cepa IMI 378536, este Despacho estima que dichas enzimas existentes en el estado de la técnica no son novedosas por el hecho que se produzcan a partir del cultivo de una nueva cepa. En consecuencia, no cabe duda que la invención de las reivindicaciones 2, 4 a 9 carece de novedad, pues se ha encontrado que ya había sido divulgada por la anterioridad D1 desde mucho antes de la presentación de la solicitud prioritaria. La actora no demostró en el curso de la actuación administrativa la diferencia que pueda existir entre la cepa Penicillium funiculosum, que existe en el estado de la técnica, y la reclamada en la solicitud de patente, esto es la IMI 378536, pues las únicas informaciones que sobre ellas se encuentran en el proceso son las meras afirmaciones contenidas en la demanda, en la medida en que no allegó ante la S.I.C. el documento que, anunciado como fue, permitiera demostrar y probar la cadena de mutación y la selección de cepa partiendo de la primera de ellas para generar el microorganismo de producción final de la segunda. En suma, la Sala no encuentra probados los cargos que se formulan a los actos acusados, pues éstos se adecúan a las normas superiores que se invocan en la demanda, en especial a los artículos 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, a cuyo tenor la creación de productos o de procedimientos son patentables sólo, cuando además

de su aplicabilidad industrial, tengan nivel inventivo en la medida en que no resulten obvias ni se deriven de manera evidente del estado de la técnica para una persona versada en la respectiva materia técnica.

FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 2 / DECISION 344 DE LA COMISION DEL

ACUERDO DE CARTAGENA – ARTICULO 4.

NOTA DE RELATORIA: Prevalencia del elemento denominativo o gráfico, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de agosto de 2009, Rad.

2003-00111, MP. María Claudia Rojas Lasso.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00228-00

Actor: ADISSEO FRANCE S.A.S

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en referencia interpuesta contra la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio, por haber negado una patente de invención a la actora.

I.- LA DEMANDA La sociedad ADISSEO FRANCE S.A.S, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C. C. A., solicita a esta Corporación que en proceso de única

instancia acceda a las siguientes

1. Pretensiones: 1. 1. Declarar la nulidad de las resoluciones núms. 32488, de 30 de noviembre de 2005, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio decidió negar la patente de invención que solicitó, y 7006, de 27 de marzo de 2006, con la que el mismo funcionario resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la primera de esas resoluciones. 1. 2. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la entidad demandada concederle la patente de privilegio de invención titulada como adelante se indica y ordenar su registro por cumplir con los requisitos para ello, así como la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial para los efectos pertinentes.

2. Los hechos En resumen, se exponen como tales, los siguientes: La sociedad ADISSEO FRANCE S.A.S. solicitó el 5 de mayo de 1999 ante la División de Nuevas Creaciones de la S.I.C. la solicitud de la patente de invención titulada “NUEVA MEZCLA DE ENZIMAS”, a la cual le correspondió el expediente administrativo 99.027.548, y en ella se reivindicó prioridad de la solicitud de la patente núm. EP98401101 de fecha 6 de mayo de 1998.

Por auto núm. 1450 de 19 de mayo de 1999, la S.I.C. puso en conocimiento del solicitante el resultado del primer examen de forma en los aspectos técnicos y

jurídicos y le otorgó un plazo de 30 días para formular sus observaciones o completar o aclarar los antecedentes allí señalados, luego de lo cual, mediante concepto técnico núm. 650 de 10 de mayo de 1999, se indicó que practicado en examen de forma de conformidad con el artículo 21 de la Decisión 344 vigente para ese momento, la solicitud no cumplía con los siguientes requisitos: a) No contenía el título o nombre de la invención, por lo que se solicitó modificarlo acorde con el capítulo reivindicatorio y descriptivo conforme al objeto real de la invención. b) No se utilizaron los términos de las unidades permitidas en el Sistema Internacional de Unidades. c) Falta de claridad en las reivindicaciones 2-6. d) La reivindicación 9 carece de unidad de invención. e) Las reivindicaciones 14 a 17 definen un uso. El 19 de agosto de 1999, el apoderado de RHODIA CHIMIE S.A. Y RHONE POULENC NUTRITION ANIMALE atendió todas las observaciones formuladas. La solicitud núm. 99.027.548 para la invención denominada “NUEVO PENICILIUM FUNICULOSUM, NUEVA MEZCLA DE ENZIMAS OBTENIBLE DEL MISMO Y COMPOSICIONES DE LA MEZCLA DE ENZIMAS” fue publicada en la Gaceta de la propiedad Industrial y no se presentaron oposiciones. La División de Nuevas Creaciones de la S.I.C., mediante oficio Nº 8123 de 2 de octubre de 2003, informó al solicitante el resultado del examen de patentabilidad, de acuerdo con las previsiones del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión

de la Comunidad Andina, y el 29 de diciembre del mismo año se dio respuesta a las observaciones formuladas en dicho oficio y se presentaron nuevos argumentos para sustentar la novedad y el nivel inventivo del objeto de la patente solicitada respecto a la anterior citada en el examen de patentabilidad. El 27 de enero de 1995 se presentó formulario Único de Correcciones y Modificaciones en el que se solicitó la inscripción del traspaso del derecho de patente de la sociedad RHODIA CHIMIE S.A. a ADISSEO FRANCE S.A.S., anotando en los libros de propiedad Intelectual como solicitante de la patente a ésta última. Mediante el primero de los actos acusados se denegó el privilegio de patente de invención solicitado, y mediante el segundo se confirmó dicha decisión.

3. Las normas violadas y el concepto de violación Se indican como violados por los actos acusados, por interpretación errónea, los artículos 2° y 4° de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante Decisión 344), por razones que se resumen así: Si bien la ley vigente al momento de expedirse los actos demandados era la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la ley aplicable en este caso es la Decisión 344 de la misma Comisión, que era la vigente en el momento en que se presentó la solicitud de patente.

Según el artículo 2° de la Decisión 344, para que una invención pueda ser patentada se requiere que sea novedosa, y para que sea considerada novedosa es necesario que no se encuentre dentro del estado de la técnica. De acuerdo con la S.I.C., el documento FR. 2.017.514 afectaba la novedad de la

invención solicitada, porque evidenciaba que el microorganismo Penicillium Funiculosum IMI 134556 mejoraba la digestión del alimento vegetal en los animales, pero olvida que si bien la patente de invención solicitada toma como punto de partida la cepa IMI 134756, la misma reivindica una cepa diferente, esto es, la cepa IMI 378536, cuyo mayor grado de pureza aparece demostrado por la evidente sobreproducción de enzimas y por el perfil de actividad enzimática alterado. Además, la patente solicitada reivindica una cepa diferente a la reivindicada en el documento que cita la S.I.C. como anterioridad, lo que demuestra que la misma no podía afectar la novedad de la invención solicitada, y se deriva que la cepa reivindicada sobre expresa de manera específica las actividades de las enzimas - glucasana y xilanasa, por lo cual el complejo de enzimas de esta cepa que incluye enzimas de los grupos celulasas, celobihodrolasas, glucosidasas entre otras, es especialmente apropiada para aplicación en alimento animal ya que degrada con mayor eficacia la celulosa debido a que al ser producidas por un mismo microorganismo son compatibles y se complementan para romper los fuertes y altamente cohesivos enlaces que conforman la molécula, lo que conlleva a optimizar el aprovechamiento de esta fuente de energía vegetal. Por lo anterior es claro, dice la demandante, que las dos invenciones (la solicitada y la de que da cuenta el documento FR 2.017.514) son diferentes, debido a que no reivindican la misma materia y a que la reivindicada en cada una de ellas tiene

características diferentes, por cuanto la primera demuestra un incremento en la producción enzimática de manera característica en un exceso de 15000 U/ml de actividad de celulosa, principalmente -glucasana, lo que conlleva a una degradación optimizada de la celulosa contenida en el alimento animal de origen vegetal y por ende un incremento sustancial en el aprovechamiento del alimento. Sostiene la actora que el examen de novedad es el primero que debe hacer el técnico en el estudio de fondo de la solicitud de patente de invención y se convierte en primer filtro para determinar si la invención puede ser patentable o no. Si el estudio supera el examen de novedad, el técnico, como paso siguiente deberá determinar si la invención tiene o no nivel inventivo. Por lo tanto, por el solo hecho que el técnico entre a examinar el nivel inventivo de la invención se entiende que la invención materia de estudio goza de novedad, como lo enseña el manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención1. Así, entonces, por el hecho de que la S.I.C. haya efectuado el estudio del nivel inventivo de la invención, se debe concluir que la misma ya había superado el examen de novedad y por lo tanto la invención cuya patente se solicitó gozaba de novedad. Por la anotada razón, las conclusiones de la S.I.C. del examen de nivel inventivo llevado a cabo es que para ella la invención de la demandante gozaba de 1 OMPI. “MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLCITUDES DE PATENTES DE INVENCIÓN EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA”. 2004.

Pág. 77. novedad, cuando manifestó en la Resolución núm. 32448 de 30 de noviembre de 2006: “Por consiguiente, se establece que tanto la cepa 378536, como los procedimientos de fermentación para la producción de enzimas, las enzimas mismas y las composiciones que las contienen, son obvias para una persona del oficio normalmente versada en la materia en virtud del documento D1 y por ende, se considera que las reivindicaciones 1, 3 y 10 a 17 no cumplen con el requisito de nivel inventivo exigido por el artículo 14 y definido en el artículo 18 de la Decisión 486.” De la lectura de este aparte, dice la demandante, es claro que para la S.I.C. la materia objeto de la invención solicitada no es idéntica a la materia revelada en el documento citada como anterioridad, sino que simplemente aquella podía derivarse de manera obvia de éste último, y demuestra el reconocimiento tácito de la novedad de la invención. Sobre la violación por interpretación errónea del artículo 4° de la Decisión 344, sostiene que conforme a dicha norma una invención tiene nivel inventivo cuando para un técnico con conocimientos medios en la materia la misma no se derive de manera obvia o evidente del estado de la técnica, por lo cual debe determinarse el alcance de las palabras obvio y evidente. A continuación se refiere al concepto que de dichos palabras ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para concluir que una invención tiene nivel inventivo cuando a partir de los conocimientos medios de un técnico versado en la materia no se pueda concluir que la misma resulta obvia o evidente.

Luego desarrolla frente a la invención cuya patente solicitó las etapas y el método que se establecen en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención sobre la forma en que se debe examinar si una reivindicación resulta obvia o evidente frente al estado de la técnica y determinar si una invención tiene nivel inventivo, luego de lo cual concluye que siguiendo los pasos del método “problema-solución”, es posible concluir que solamente gracias a la experimentación y análisis fue posible establecer los pasos y las condiciones óptimas del procedimiento y la reproducibilidad de un mutante con incremento en la actividad enzimática y además estable con sucesivos tratamientos con irradiación UV y de una cepa determinada y que por ende es una creación que implica un aporte intelectual significativo que no puede ser considerada ni obvia ni evidente para un técnico en la materia. II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La S.I.C., en su contestación a la demanda solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente de sustento legal para que prosperen. Como razones de la defensa expone: De conformidad con el examen de fondo se demostró que la solicitud no reunía los requisitos legales para conceder una patente de invención. La solicitud adolecía de los requisitos de novedad y nivel inventivo. Su objeto reivindicado se encuentra comprendido en el estado de la técnica de conformidad con el estudio realizado del objeto de la solicitud y la anterioridad IMI 134756. Por lo tanto, para una persona normalmente versada en la materia técnica, el objeto reivindicado se deriva en forma evidente del estado de la técnica anterior a

la solicitud, por cuanto el procedimiento de inducción de mutaciones por radiaciones ha sido conocido “por décadas”, y el proceso de obtención de la cepa IMI 378536 reclamada en la solicitud a partir de IMI 134756 (divulgada en D1) para ser utilizadas en la misma actividad resulta obvio para una persona versada en la materia técnica y se resalta que la nueva cepa no demostró efectos sorprendentes respecto de su cepa parental, por lo cual no se demostró que la invención reclamada además de no ser nueva no provenía de la actividad inventiva del solicitante. III.- PRUEBAS DEL PROCESO Como tales se trajeron los antecedentes administrativos de las resoluciones acusadas, varios documentos aportados por las partes y un testimonio que se practicó en el proceso a solicitud de la parte actora, visible en traducción oficial a folios 115 a 120. IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Dentro del término para alegar se pronunciaron las partes, así: 1.- La actora, amén de reiterar sus acusaciones contra el acto acusado, sostiene que la prueba testimonial demuestra que la cepa mutada IMI 378536 tenía una actividad xilanasa dos veces superior y las actividades de celulosa y glucanasa una actividad 6 a 7 veces superior que la cepa inicial, que demuestra que las cepas son diferentes.

2. La parte demandada, mediante su apoderado, se reafirma en sus argumentos expuestos en la contestación de la misma, e indica que en este caso la creación para cuya patente se solicitó no supone un adelanto en la materia, pues se deriva lógicamente de composiciones reveladas en el estado de la técnica para la fecha de

presentación de la solicitud, como lo fue el documento FR2.017.514 (D1), titulado “PENICILLUM FUNICULOSUM MUTANT STRAIN”, en el que se indica que el penicillium funiculosum IMI 134756 producía un complejo enzimático utilizado exitosamente para incrementar la digestionabilidad de alimentos animales, el cual comprendía xilanasa, enzimas que atacan la celulosa cristalina en los enlaces beta1, 4 glucano, y que produce los mismos complejos enzimáticos que los de la invención cuya patente se solicita. Señala que, contrario a lo que afirma la demandante, una cepa no es diferente de otra porque esté más pura o porque tenga un nombre y un numero de depósito diferente, sino que el requisito de novedad se evalúa respecto de sus características técnicas principalmente a partir de las diferencias en el genoma y la demandante en ningún momento del trámite administrativo realizó una diferenciación genética de la cepa parental y de su derivada. V.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Dentro del término de traslado, el señor agente del Ministerio Público guardó silencio. VI.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sentencia de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas en los cargos, de 31 de julio de 2012, proceso Núm. 172-IP2011, concluyó lo siguiente: “PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de título de patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la

derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la expedición de la patente de invención. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido.

SEGUNDO: El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos y procedimientos en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de

los Países Miembros.

TERCERO: La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud de la prioridad reconocida.

CUARTO: El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.

QUINTO: Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma

especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y / o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial. VII.- DECISION No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. La normatividad sustancial a que está sujeta la cuestión planteada Al punto, dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que “…el Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 2 y 4 de la Decisión 344 y los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486. Sin embargo, la solicitud de registro de la patente de invención fue presentada el 05 de mayo de 1999, en vigencia de la Decisión 344, por lo que será esta normativa a interpretarse…[por lo que]….en consecuencia se interpretarán los artículos 2 y 4 de la Decisión 344 y de la Disposición Transitoria primera de la Decisión 486.” El tenor de las normas interpretadas por el Tribunal es el siguiente: 1.1. DECISIÓN 344

CAPÍTULO I

DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

SECCIÓN I

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “(…) “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al

público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”. (…) “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. (…) 1.2. DECISIÓN 486 “DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 2.- Las razones expuestas en el acto acusado para negar la patente

2.1. En la Resolución 32488 se delimita el objeto de la invención así: La invención propone un nuevo Penicillium Funicolosum depositado bajo el número IMI 378536, una mezcla de enzimas obtenibles de cultivo de dicho microorganismo, la cual presenta actividad xilanasa y -glucanasa, con un pH óptimo de 2,0 a 5,5 donde la proporción entre xilanasas y -glucanasas está entre 10/1 y 1/4. También es parte de la invención cada una de estas enzimas por separado, una composición líquida obtenible del Penicillium funiculosum IMI 378536 que contiene productos microbianos con sólidos orgánicos totales 4 a 10% agente antimicrobiano 0,0005% a 0,35%, sorbitol de 20% a 50%, agente anticongelante 0 a 40%, caldo de fermentación filtrada y concentrada 0.3 a 76% y amortiguado y ajustado a pH 3 a 5, y una composición en polvo que tiene la siguiente composición: productos microbianos como total de sólidos orgánicos de 16 a 40%, portador de 59 a 83%, otros componentes del caldo de cultivo 1%. 2.2. El estado de la técnica se determinó así en dicha resolución: La fecha para determinar el estado de la técnica es el 6 de mayo de 1998, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada con respecto de la solicitud EP 98401101.5. La prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 160, 271 y 327 del expediente administrativo.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontró el documento FR 2.017.514, que se relaciona con complejos enzimáticos obtenidos de Penicillium funiculosum, titulado “Complexes enzymatiques, leur composant, ainsi que leur prepartayión”, publicado el 5 de septiembre de 1969, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionada con la materia reclamada. 2.3. De la novedad de la solicitud, tomando como punto de referencia lo consignado en el artículo 16 de la Decisión 486 que establece que “una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”, precisa lo siguiente: Efectuado el estudio técnico de acuerdo con las reglas establecidas para el estudio de novedad por la sentencia de interpretación citada2, se encontró que la invención reclamada en las reivindicaciones 2 y 4 a 9 no merece el amparo por patente, toda vez que no cumple con la condición sine qua non para la obtención de dicho privilegio, esto es, carecen de novedad. Ahora bien, las reivindicaciones 2 y 4 a 9 se dirigen a una mezcla de enzimas con actividad celulasa obtenidas a partir de una nueva cepa de Penicilliun funiculosum depositado bajo en número IMI 378536. Más exactamente, a una mezcla de enzimas que exhiben al menos 1 actividad de tipo: celulasa, celubiohidrolsa, -glucosidasa, -glucanasa, laminarasa, xilanasa, -xilosidasa, arabinosidasa, faruloil esterasa y

xilanasa, provenientes de dicho microorganismo, que son mantenidas a un rango de pH de 2.0 a 5.5 y que son útiles en la alimentación de animales. Por su parte, la anterioridad FR 2.017.514 (en adelante D1) evidencia en todo el documento, en especial en la página 14, que era conocido el microorganismo Penicillium funiculosum IMI 134756 y establece que era sabido que dicho hongo producía un complejo de enzimas que ayudan a mejorar la actividad de la celulasa, útil para la alimentación animal. Además indica que dichos compuestos están conformados por enzimas como xilanasa y enzimas con actividad carboximetilcelulasa y celubiosa, entre las que se encuentran enzimas que atacan la estructura cristalina -1 4-glucano. En la presente solicitud, se menciona que la cepa Penicillium funiculosum IMI 378536 se obtiene a partir del Penicilliun funiculosum IMI 134756, después de sucesivos tratamientos UV y de - irradiaciones de esporas que incluyen tamizado sobre medio selectivo, y sin ninguna modificación genética que involucren ADN foráneo. Teniendo en cuenta que D1 indica claramente que era conocido que dicho Penicillium funiculosum IMI 134756 producía un complejo enzimático utilizado exitosamente para para incrementar la digestionabilidad de alimentos animales, el cual comprendía xilanasa, enzimas que atacan la celulosa cristalina en los enlaces -1 4-glucano, y que las mutaciones inducidas mediante radiaciones pudieron no afectar el fenotipo responsable de la expresión del complejo enzimático, este

Despacho encuentra, como ya se había advertido en el Oficio 12812 del 19 de mayo de 2005, que no existe una diferencia concreta entre la cepa IMI 134756 existente en el estado de la técnica y la cepa IMI 378536 reclamada por la solicitud en estudio, razón por la cual los complejos enzimáticos producidos por ellas son los mismos. 2 Sentencia de Interpretación prejudicial 26-IP.2003 de 2 de mayo de 2002. En respuesta del 16 de agosto del 2005, el solicitante menciona que con el objeto de distinguir la cepa de la invención de su parental, adjunta un documento en donde se encuentra la cadena de selección y mutación realizada partiendo de IMI 134756 para general la cepa PF8/403SD101 o IMI 378536, Sin embargo dicho documentos nunca fue adjuntado, de tal suerte que para este Despacho aún no existe diferencia entre las cepas IMI 134756 e IMI 378536, ni entre los complejos producidos por ellas. Por otra parte, en el mismo memorial el solicitante argumenta que el nivel de producción enzimático de la cepa IMI 378536 reclamada es 2 a 3 veces más alta que la de la cepa denominada PF3094, la cual a su vez presenta un incremento “muy significativo” en su producción enzimática comparada con el punto de partida IMI 134756, Así mismo se menciona que las enzimas producidas por la cepa de la presente invención tienen un exceso de 1500Um/L en actividad principalmente en  glucanasa y xilanasa, respecto de las mencionadas en D1. Sin embargo a lo largo de la solicitud o en las respuestas del solicitante no se encuentran

documentos que sustenten las anteriores afirmaciones. Así las cosas, y teniendo en cuenta que no existen diferencias reconocidas entre las enzimas de IMI 134756 y las producidas por una mutante derivada de ellas, como es la cepa IMI 378536, este Despacho estima que dichas enzimas existentes en el estado de la técnica no son novedosas por el hecho que se produzcan a partir del cultivo de una nueva cepa. En consecuencia, no cabe duda que la invención de las reivindicaciones 2, 4 a 9 carece de novedad, pues se ha encontrado que ya había sido divulgada por la anterioridad D1 desde mucho antes de la presentación de la solicitud prioritaria. 2.4. Finalmente, sobre el nivel inventivo, y partiendo de lo dispuesto sobre el mismo el artículo 18 de la Decisión 486, expresa: Así, pues, el nivel inventivo se evaluó comparando lo solicitado y encontrado en el “estado del arte previo” que se relaciona con el objeto reivindicado, teniendo en cuenta para ello no solo de definición del nivel inventivo que se señala en el artículo 18 de la Decisión andina, sino los parámetros que fija sobre la valoración del nivel inventivo la jurisprudencia andina. Las reivindicaciones 1 y 10 a 17 se refieren a un nuevo Penicillium funiculosum depositado bajo el IMI 378536, una mezcla de enzimas obtenibles del cultivo de dicho microorganismo, y una composición líquida obtenible del Penicillium funiculosum IMI 378536 que contiene productos microbianos como sólidos orgánicos totales 4 a 10%, agente microbiano 20 a 50%, agente anticongelantes 0

a 40%, coscaldo de fermentación filtrada y concentrada 0.3 a 76% y amortiguado y ajustado a pH 3 a 5. Así mismo se reclama la composición en polvo obtenida a partir del Penicillium funiculosum IMI 378536 que contiene productos microbianos expresados como TOS 16 al 40%, portador 59-83% y otros componentes del caldo de cultivo 1%. Y, tal como se advirtió al solicitante en el oficio 12812 del 19 de mayo de 2005, las mutaciones inducidas por radicaciones pueden resultar en diferentes fenotipos, incluyendo cepas que no presentan ningún cambio detectable a nivel bio químico, por esta razón se encuentra que al parecer la cepa IMI 378536 puede ser diferente a la cepa IMI 134756 en características secundarias, aún no reportadas o mencionadas en la solicitud en estudio. Así que, al no observar ninguna diferencia en la producción del complejo enzimático, s